La Demandante es Wowza Media Systems LLC, con domicilio en Evergreen, Colorado, Estados Unidos de América, representada por DLA Piper Spain, España.
El Demandado es Javier Gras, con domicilio en Gerona, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wowza.es> (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es Red.es y el Agente Registrador es 1&1.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2013. El 27 de septiembre de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de septiembre de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 7 de octubre de 2013. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de octubre de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de octubre de 2013.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 6 de noviembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es titular registral de la marca comunitaria No. 6374045 para WOWZA (clase 9) solicitada el 17 de octubre de 2007 y concedida el 30 de julio de 2008, la cual está actualmente en vigor.
WOWZA es la marca que distingue e identifica en el mercado a uno de los programas de ordenador líderes en el sector de servicios de servidores multimedia, en concreto en streaming.
La Demandante es una empresa especializada en el desarrollo de software de mejora de servicios interactivos, llegando a ser el líder mundial del sector siendo utilizado su software a través de más de 150.000 licencias en más de 150 países. La Demandante ha sido reconocida en diversas ocasiones al obtener prestigiosos premios de entidades de referencia en el sector.
El Demandado es D. Javier Gras quien registró el Nombre de Dominio <wowza.es> el 22 de marzo de 2012.
- La Demandante afirma disponer de derechos prioritarios sobre la palabra que compone el Nombre de Dominio, sobre la base de su titularidad sobre la marca comunitaria No. 6374045 (registrada en la clase 9) cuya composición es idéntica al Nombre de Dominio, es decir, WOWZA. La Demandante aporta la impresión de la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) así como copia del registro marcario de la referida marca comunitaria.
La Demandante alega que entre el Nombre de Dominio y la marca cuya titularidad ostenta la única diferencia es el sufijo “.es” y afirma que dicha diferencia no debe considerarse relevante habida cuenta de que se trata de la propia configuración técnica actual de los dominios tal y como han dictaminado numerosas resoluciones adoptadas bajo el Reglamento.
- La Demandante alega en definitiva, que es titular de la marca WOWZA, que ésta es una marca de reconocido prestigio y que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca registrada prioritaria.
- La Demandante alega que el Demandado carece de autorización por su parte para el uso de su marca registrada.
- La Demandante alega también la imposibilidad de que el Demandado desconociera la existencia del derecho previo que ostenta la Demandante, pues considerando que el Demandado se dedica a la programación y diseño de páginas web así como a la gestión del soporte de servidores, debía conocerla.
- La Demandante considera que el único interés del Demandado en el Nombre de Dominio es su clara identidad con la marca WOWZA, mundialmente reconocida, para crear confusión entre los consumidores, haciendo uso incluso del “look and feel” de la página web de la Demandante, de los logos característicos de WOWZA así como de un listado de los principales clientes de la Demandante que el Demandado incluye en su sitio web.
- La Demandante considera que de lo expuesto se desprende claramente que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio ya que el Demandado no ha hecho un uso legítimo y leal del mismo.
- Dada la presencia, difusión y popularidad en el mercado mundial, la Demandante afirma que no cabe pensar que en este caso se haya podido producir una desafortunada casualidad.
- La Demandante afirma asimismo que habida cuenta que el Demandado es especialista en el ámbito de la gestión de páginas web y soporte de servidores streaming, a la hora del registro del Nombre de Dominio era plenamente consciente de la notoriedad de la marca, concluyendo que se trata de un registro de mala fe al intentar aprovecharse del prestigio y reputación de la marca WOWZA para obtener beneficios económicos.
- La Demandante alega que se evidencia la existencia de mala fe, atendiendo a que el Demandado se ha dedicado a la prestación de servicios de servidores streaming haciéndose pasar por la Demandante en España ejercitando un uso comercial, careciendo de derecho alguno y en consecuencia el registro supone un aprovecho injusto y de mala fe que ocasiona un grave perjuicio económico a la Demandante.
- Además, la Demandante dice que requirió al Demandado para que desistiese del Nombre de Dominio, en base a sus derechos marcarios y le ofreció la posibilidad de transferir el Nombre de Dominio, pero el Demandado hizo caso omiso al requerimiento realizado.
A la vista de los precitados argumentos, la Demandante solicita que dicte una resolución por la que el Nombre de Dominio <wowza.es> le sea transferido.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del Nombre de Dominio es de carácter especulativo o abusivo.
El Experto considera que el Nombre de Dominio <wowza.es>, para cuyo análisis puede sustraerse la partícula correspondiente al dominio de primer nivel “.es”, es idéntico y en todo caso confundible con el alegado Derecho Previo de la Demandante, es decir, la marca comunitaria No. 6374045 para WOWZA registrada en la clase 9 de la Clasificación de Niza. Esta marca contiene la misma palabra de la que se compone el Nombre de Dominio, y es presentada de la misma forma.
Es evidente que el Nombre de Dominio <wowza.es> guarda una identidad capaz de crear confusión con la marca de la Demandante que está actualmente en vigor, habiéndose solicitado el 17 de octubre de 2007 y habiéndose concedido el 30 de julio de 2008, es decir, con bastante anterioridad al registro del Nombre de Dominio, que tiene lugar en 22 de marzo de 2012.
Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
La Demandante ha alegado como base del presente procedimiento la presencia, difusión y notoriedad de la marca registrada cuya titularidad ostenta en el mercado mundial, extremos que configuran su Derecho Previo plenamente acreditado. Cabe indicar que el Derecho Previo referido ha sido registrado antes de la fecha de registro del Nombre de Dominio.
Para evitar que la Demandante tenga que probar hechos negativos, esto es, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, lo que supondría una verdadera probatio diabólica, en multitud de ocasiones las decisiones del Centro han sentado que se considera suficiente que la Demandante, con los medios a su alcance, aporte indicios que demuestren prima facie que el Demandado carece de aquéllos (véase, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001).
En este caso, existen indicios claros de que el Demandado se sirve del citado Derecho Previo de la Demandante como reclamo para beneficiarse económicamente del prestigio mundial que ostenta la marca infringida, prestigio que este Experto da por bueno. No cabe duda que el uso de la marca notoria en el Nombre de Dominio en cuestión puede generar una posible asociación o confusión por parte de los usuarios en cuanto a una eventual relación, en el presente caso, entre la Demandante y el Demandado, causando así un claro perjuicio a la Demandante y un indudable beneficio al Demandado. Es más, no es cuestión baladí que el Nombre de Dominio es utilizado para el diseño de páginas web y a la gestión y soporte de servicios de streaming, es decir, al mismo objeto social que se dedica que la Demandante, aumentando este hecho exponencialmente el riesgo de asociación o confusión.
Por último, es necesario remarcar que el Demandado es quien podría tener pruebas relevantes para justificar, en su caso, sus derechos y/o intereses legítimos. En consecuencia, si la Demandante aporta suficientes principios de prueba, el Demandado sería quien debería acreditar sus derechos o intereses legítimos. Pero la ausencia de contestación a la Demanda, impide que el Demandado haya desvirtuado las alegaciones de la Demandante (en este sentido, véase, por ejemplo, el caso Telefonaktienbolaget LM Ericsson v. José Antonio Parrés y García, Caso OMPI No. DES2006-0029).
De tal forma, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no acumulativas.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
a) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
b) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
c) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
d) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
e) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
La Demandante ha aportado prueba de su Derecho Previo materializado en la marca comunitaria registrada como WOWZA, así como su popularidad en el sector. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de WOWZA, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado, máxime cuando el Nombre de Dominio es utilizado para la prestación de servicios en un entorno de servidores en streaming.
La mala fe en el registro o en el uso de un dominio idéntico o confundible con el Derecho Previo alegado por el Demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dicho Derecho Previo.
De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones se deduce la existencia de indicios más que suficientes para alcanzar la conclusión de que, antes y tras el registro del Nombre de Dominio, el Demandado tenía conocimiento de la marca de la Demandante WOWZA. Como este Experto ha señalado, y sobre todo por la característica configuración de la denominación, una coincidencia fruto de la casualidad (no alegada por el Demandado) habría sido altamente improbable. El Demandado, de otra parte, en ningún momento manifestó, desconocimiento alguno de la notoriedad que ostenta la Demandante.
Como este Experto ha citado anteriormente, el Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en conflicto se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye el hecho de que al utilizar el nombre de dominio, se haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
Este experto considera que el Demandado tiene una clara intención de atraer a usuarios de Internet a su página web, con ánimo de lucro, y como define el apartado d) del artículo 2 del Reglamento, “creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web”. A este Experto no le parece creíble que el Demandado pudiese desconocer la marca WOWZA, cuya popularidad podría atraer muchos accesos al dominio en disputa y, eventualmente, muchos ingresos. La existencia, en el contenido del Nombre de Dominio, de la prestación de servicios de streaming, muy similar al servicio que ofrece el software ofertado por la Demandante, prueba sobremanera el hecho de que la intención del Demandado era crear confusión a los usuarios con la identidad de la Demandante con un claro ánimo de lucro, causando así un perjuicio a la Demandante.
Adicionalmente, la ausencia de prueba en contrario debido a la falta de presentación de contestación a la Demanda, en la misma línea que la falta de contestación a las comunicaciones que la Demandante intentó, llevan a este Experto a considerar que el registro de <wowza.es> ha sido realizado de mala fe. Asimismo ha quedado acreditado por parte de la Demandante que el registro del Nombre de Dominio ha sido utilizado de mala fe, en aras a beneficiarse del prestigio que ostentan las marcas en cuestión.
A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose con los apartados primero, tercero y cuarto del artículo 2 del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <wowza.es> sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 21 de noviembre de 2013