Las Demandantes son Opel Eisenach Gmbh y General Motors España, S.L., con domicilio en Rüsselsheim, Alemania y Figueruelas, Zaragoza, España, representadas por Elzaburu, España.
El Demandado es Sucres. De Jose M. Mesa Diago S.L, con domicilio en Malon, Zaragoza, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <motoresopel.es>.
El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Hostmaster – ONEANDONE.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de octubre de 2013. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de octubre de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de aclaración del Centro, las Demandantes presentaron una Demanda modificada el 4 de noviembre de 2013.
El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de noviembre de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de noviembre de 2013.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 2 de diciembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Las Demadantes forman parte del grupo internacional dedicado a la automoción, conocido como GM, siendo su marca lider en Europa OPEL.
Las Demandantes son titulares o beneficiarias por cesión de otras filiales del grupo de numerosos signos distintivos consistentes o compuestos por la marca OPEL que confieren a las Demandantes derechos exclusivos sobre la denominación “opel” en España. Entre otros:
- Registro de marca comunitaria nº 004596631 OPEL en clase 35, de la Clasificación Internacional;
- Registro de marca comunitaria nº 002323954 OPEL en clase 35, de la Clasificación Internacional;
- Registro de marca comunitaria nº 001008182 OPEL en clases 4, 7, 8, 9,12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41 y 42, de la Clasificación Internacional;
- Registro de marca comunitaria nº 000990077 OPEL en clases 12, 35 y 37, de la Clasificación Internacional;
- Registro de marca internacional 453592 OPEL en clase 37, de la Clasificación Internacional;
- Registro de marca española nº 2650777 OPEL CORSA SILVERLINE en clase 12, de la Clasificación Internacional.
La marca OPEL tiene el valor de renombrada en España y muy especialmente en Aragón de donde son residentes las partes de la presente controversia.
El nombre de dominio en disputa <motoresopel.es> fue registrado el 15 de junio de 2013.
Alegan las Demandantes ser titulares de derechos previos de marca sobre el término “opel”, signo distintivo que goza del valor de marca renombrada.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa incorpore el término “motores” no evita una identidad absoluta con la marca OPEL. Insiste que el término “motores” no sólo es genérico sino es descriptivo de uno de los sectores en los que las Demandantes son conocidas por el público.
Por ello, considera que es evidente que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento, esto es, identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las Demandantes.
Respecto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa aporta documental extractada de las bases de datos de la Oficinal Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), la Oficina de Armonización para el Mercado Interior (“OAMI”) y la OMPI en base a las cuales manifiesta que el Demandado carece de marca nacional, comunitaria o internacional o diseño nacional sobre el término “motoresopel.es”
Que asimismo, manifiestan las Demandantes que la falta de contestación del Demandado a los requerimientos efectuados en fecha de 3 y 27 de septiembre de 2013 es prueba clara de la ausencia de interés legítimo.
Por lo demás, aporta impresión del resultado de sendos intentos de acceso a la Web a la que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa, que en ambos casos ha sido imposible. Por ello, concluye que el Demandado no realiza actividad alguna por lo que dificilmente puede demostrar interés legítimo, sobre el nombre de dominio en disputa.
Y, en cuanto al tercer requisito, manifiestan las Demandantes que por ser la marca OPEL un distintivo muy conocido por el público en general es claro que el Demandado era perfecto conocedor de la existencia de las Demandantes y de sus marcas como identificadores de los vehículos que comercializa.
Finalmente, manifiesta que el Demandado incurre en “tenencia pasiva” del nombre de dominio en disputa conforme puede concluirse con la documentación que acompaña a la Demanda.
El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y 3) que el nombres de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a las Demandantes de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de las Demandantes y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que las Demandantes hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (Ver William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0004).
El Artículo 2 del Reglamento define como “Derechos Previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. En el presente caso, las Demandantes son titulares de la marca consistentes o compuestos por la denominación OPEL. Siendo esto, así debe procederse al examen comparativo entre este derecho previo y el nombre de dominio en disputa cuyo resultado es que existe similitud hasta el punto de causar confusión.
Por lo tanto, este Experto entiende que queda cumplido este requisito establecido en el Reglamento dada la similitud entre el nombre de dominio en disputa con las marcas de las Demandantes.
La falta de respuesta del Demandado tanto a los requerimientos remitidos por las Demadantes antes de la inciación de este procedimiento como a la propia Demanda, notificada correctamente, hacen imposible conocer la versión de los hechos desde el punto de vista del Demandado así como la posible existencia de derechos o intereses legítimos a su favor.
En todo caso, las Demandantes sí han aportado indicios y evidencias prima facie que permiten apoyar su pretensión de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Efectivamente, la inexistencia de marca alguna a nombre del Demandado sobre el término “motoresopel.es”, la falta de respuesta a los requerimientos efectuados así como a la Demanda y, finalmente la inoperatividad del nombre de dominio en disputa, permiten en su conjunto atender la petición de cumplimiento de este segundo requisito.
Por todo ello, el Experto entiende que concurre el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.
Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
De conformidad con los artículos 2 y 13b) vii) 3 del Reglamento la mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por el demandante para lo que podrá alegar todos los extremos que estime relevantes. Ello, sin perjuicio de la fijación de una serie de circunstancias fijadas en el artículo 2 del Reglamento que suponen, cuando son debidamente acreditadas, prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Pues bien, en el presente caso, ha quedado probado el carácter renombrado de la marca OPEL. Nótese que tanto las partes de este procedimiento como el propio Experto residen y son de Aragón, tierra donde es público y notorio el dicho “Si la OPEL(GM) estornuda, Aragón se costipa”. Expresión que refleja la enorme importancia de las Demandantes en la economía aragonesa y española. Por tanto, sería ajeno a la realidad no reconocer la importancia económica de los Demandantes en esta tierra así como el enorme esfuerzo en tiempo y dinero en el cuidado, promoción y defensa de su portafolio de signos distintivos. En conclusión, el conocimiento de la marca OPEL es total en Aragón y España por lo que, consecuentemente, sólo cabe entender que el Demandado cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa <motoresopel.es> tenía presente a las Demandantes y sus marcas y que con dicho registro pretendía algún tipo de beneficio directo o indirecto.
Finalmente, la falta de uso del nombre de dominio en disputa, el fuerte valor de la marca de las Demandantes, el lugar de residencia de las Demandantes permitiría, además, reconocer la “mera tenencia pasiva” del nombre de dominio en disputa por el Demandado como un uso de mala fe.
Por cuanto antecede, este Experto entiende que queda probado el cumplimiento del tercer requisito que fija el artículo 2 del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <motoresopel.es> sea transferido a las Demandantes.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 13 de diciembre de 2013