La Demandante es eBay Inc. con domicilio en San José, California, Estados Unidos de América, representada por Hogan Lovells International LLP, Francia.
El Demandado es Omar Garcia Gonzalez, con domicilio Sant Cugat del Valles, Barcelona, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <miebay.es> y <myebay.es> (los "Nombres de Dominio").
El Registro de los Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 Internet España S.L.U.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de marzo de 2014. El 14 de marzo de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombre de Dominio. El 17 de marzo de 2014, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el "Reglamento").
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de marzo de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de abril de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de abril de 2014.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 28 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante, eBay Inc., posee derechos sobre las siguientes marcas que se encuentran a día de hoy en vigor:
- La marca comunitaria número 1029198 EBAY, registrada en las clases 14, 16, 25 y 35 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 22 de junio de 2000.
- La marca comunitaria número 825802 EBAY, registrada en la clase 42 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 4 de enero de 2000.
- La marca comunitaria número 1238617 EBAY, registrada en las clases 9, 28 y 41 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 24 de octubre de 2000.
- La marca comunitaria número 1499599 EBAY, registrada el 6 de junio de 2001 para las clases 16, 38 y 41 de la Clasificación de Niza.
- La marca comunitaria número 2392223 EBAY, registrada el 21 de marzo de 2005 para las clases 18, 20 y 21 de la Clasificación de Niza.
- La marca comunitaria número 2392264 EBAY, registrada el 31 de enero de 2003 para las clases 21 y 30 de la Clasificación de Niza.
- La marca comunitaria número 2392801 EBAY, registrada el 18 de marzo de 2005 para las clases 18, 20 y 21 de la Clasificación de Niza.
- La marca comunitaria número 006538623 EBAY, registrada el 4 de diciembre de 2008 para las clases 35, 38 y 45 de la Clasificación de Niza.
La Demandante es la titular de las marcas antes referidas con las que identifica su actividad principal, consistente en un negocio en Internet de subastas en particular y comercio electrónico de todo tipo de productos y artículos en general. Ha logrado ser una empresa líder mundial en su sector habiendo alcanzado sus marcas la calificación de marcas notorias sino renombradas. Es una empresa presente en 39 mercados diferentes y lidera los principales rankings de las páginas Webs más visitadas tanto de manera internacional como en España.
La Demandante ofrece dentro de sus servicios la herramienta denominada "Mi eBay" que permite a sus clientes controlar su cuenta y sus actividades de compra y venta.
Asimismo, la Demandante dispone de numerosos nombres de dominio que reproducen las marcas antes referidas, entre los que están <ebay.com> y <ebay.es>. De la misma manera, la Demandante tiene una sólida presencia en Internet y en las redes sociales, que son sus espacios naturales, habiendo sufrido ya en muchas ocasiones acosos de "ciberocupas" interesados en aprovecharse ilícitamente de la reputación de la Demandante.
El Demandado es Omar García González, quien registró los Nombres de Dominio <miebay.es> y <myebay.es> el 19 de julio de 2010. La página Web vinculada a los Nombres de Dominio se dedica al comercio electrónico al por menor, usando el logotipo "miebay(.es)" y también provee servicios de dropshipping aconsejando el uso de plataformas de subastas competencia de la Demandante.
La Demandante, mediante correo electrónico de fecha 6 de enero de 2014, requirió al Demandado para que desistiese de los Nombres de Dominio con base en sus derechos marcarios y le ofreció la posibilidad de transferirlos pero el Demandado hizo caso omiso al requerimiento realizado.
La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la voz principal de los Nombres de Dominio <miebay.es> y <myebay.es>. Deduce sus Derechos Previos de su titularidad sobre las ocho marcas comunitarias expuestas en el relato fáctico, y cuya composición es muy parecida a los Nombres de Dominio que integra en su totalidad el término "ebay". La Demandante aporta la impresión de la base de datos de la Oficina de Armonización de Mercado Interior señalando su titularidad sobre las referidas marcas.
La Demandante alega que sus marcas son similares a los Nombres de Dominio, ya que retirando la extensión correspondiente al código de país ".es", la cual carece de trascendencia, y retirando el pronombre posesivo "mi", o "my" en inglés, (vinculándose así a la herramienta "Mi eBay") existe total identidad entre las marcas y los Nombres de Dominio (citando abundantes decisiones emitidas en este sentido en base a la Política y a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP")).
El Demandante alega en conclusión, que es la titular de las marcas EBAY y que los Nombres de Dominio son similares a sus marcas registradas.
La Demandante sostiene que el Demandado nunca ha sido autorizado ni ha recibido licencia o permiso para explotar sus marcas y el Demandado no puede invocar alguna de las circunstancias previstas para demostrar sus derechos o intereses legítimos.
En este sentido la Demandante afirma que el Demandado:
No es conocido comúnmente por la denominación "ebay". No es titular de la marca MYEBAY.ES o MIEBAY.ES. Tampoco puede afirmar un uso de buena fe ya que usa en los Nombres de Dominio un logotipo muy similar a la marca figurativa de EBAY, los Nombres de Dominio tienen una apariencia similar a la Web de la Demandante y se utilizan en un ámbito idéntico al de la Demandante (mercado en línea) así como anima a los usuarios de Internet a utilizar los servicios de "dropshipping". No hace un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, ya que su página Web ofrece un mercado en línea claramente comercial con ánimo de lucro.
La Demandante concluye que la intención del Demandado era inducir al usuario a creer erróneamente que había llegado a la página oficial de la Demandante en aras a generar tráfico en su página Web que compite directamente con la suya, creando un riesgo de confusión.
Por último, la Demandante hace referencia a que el Demandado era plenamente conocedor de los Derechos Previos titularidad de la Demandante.
Dada su presencia, difusión y popularidad en el mercado tanto internacional como español, la Demandante afirma que existe un conocimiento notorio de la marca EBAY y por lo tanto no es posible que el Demandado desconociera los Derechos Previos de la Demandante en el momento del registro de los Nombres de Dominio. La notoriedad de las marcas y el previsible conocimiento de alguien que opera exactamente en el mismo sector es un indicio claro de registro o uso de mala fe.
La Demandante considera que la elección por parte del Demandado de los Nombres de Dominio no es irrelevante ya que el Demandado era plenamente consciente de las marcas de la Demandante, de la herramienta del Demandante "Mi eBay", así como de sus servicios.
La Demandante alega en cuanto al uso de mala fe que, se evidencia su existencia en el hecho de que el interés del Demandado en los Nombres de Dominio es lucrarse, para atraer usuarios que buscan los servicios de la Demandante creando riesgo de confusión acerca del origen y patrocinio de los Nombres de Dominio debido a la notoriedad y renombre de las marcas EBAY.
La Demandante basa la mala fe asimismo en el hecho de que en los Nombres de Dominio haya un logotipo y una apariencia similar a la marca de la Demandante tratándose del mismo tipo de actividad comercial, ocasionando confusión de manera intencionada ya que no contiene ninguna indicación o advertencia distinguiendo el origen o patrocinio.
La Demandante afirma que los datos que aparecen en los Nombres de Dominio en cuanto a la denominación de la sociedad, la dirección física, los miembros del equipo y los logotipos de compañías de crédito son todos falsos en el marco de intentar dotar la página Web de legitimidad y crear la impresión de que se trata de una actividad importante y a gran escala.
Finalmente, la Demandante concluye considerando que existe uso de mala fe de los Nombres de Dominio, ya que la única intención del Demandado es atraer usuarios y beneficiarse económicamente de la confusión provocada aprovechándose indebidamente del fondo de comercio y renombre de las marcas EBAY.
A la vista de los precitados argumentos, la Demandante solicita que dicte una resolución por la que los Nombres de Dominio <miebay.es> y <myebay.es> le sean transferidos.
El Demandado ha contestado a la Demanda en tiempo y forma realizando las siguientes alegaciones:
B.1. El Demandado considera que los Nombres de Dominios no son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante, por los siguientes motivos:
El Demandado afirma que el nombre "myebayes" se corresponde con el acrónimo de la actividad desarrollada: "Material Y Equipamiento para Bazares Y Establecimientos".
En cuanto al nombre "miebayes" incluyendo "i" latina tiene que ver con su correspondencia fonética en el ámbito territorial donde se desarrolla la actividad.
Afirma que la Demandante no es titular de las marcas MYEBAYES y/o MIEBAYES y que se distingue significativamente de EBAY al tener cuatro caracteres de diferencia, así como que ambos términos se leen y pronuncian de manera diferente.
Considera que no existe ningún riesgo de confusión, ya que los Nombres de Dominio son distintos a las marcas.
Considera relevante el hecho de que la Demandante no haya registrado otros nombres de dominio de primer nivel ("gTLD") como <miebay.net>, <miebay.org> o <miebay.biz>.
En cuanto a la herramienta de la Demandante "Mi eBay" alega que se trata de un subdominio y no posee la Demandante ningún nombre de dominio registrado con ese mismo nombre y por lo tanto el objeto de controversia debe ser la herramienta y no los Nombres de Domino.
B.2. El Demandado considera que ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, por los siguientes motivos:
El Demandado considera que posee derechos legítimos sobre los nombres de dominio ya que lleva utilizándolos para desarrollar su actividad de venta de artículos nuevos, material y equipamiento para bazares y establecimiento, y por lo tanto que existe una manifiesta diferencia con los servicios prestados por la Demandante.
A su vez, afirma que ha invertido importantes recursos en el desarrollo original de su "tienda online" que nada tiene que ver con el portal operado por la Demandante, ya que tiene una composición, un colorido, una navegabilidad y una forma de mostrar los productos diferente.
El Demandado considera que el logotipo al que se refiere la Demandante en su escrito de Demanda no se trata del logotipo actual que lleva utilizando desde septiembre de 2012, habiendo aportado un análisis diferencial entre ambos logotipos.
En respuesta a la alegación de la Demandante, el Demandado confirma que la información que aparece en su página Web es totalmente veraz, ostentando igualmente el certificado SSL.
Por último, el Demandado expone que registró los Nombres de Domino una vez transcurrido el plazo de tiempo para que los legítimos titulares de derechos pudieran registrar nombres de dominio ".es".
B.3. El Demandado considera que los Nombres de dominio no han sido registrados o se utilizan de mala fe, por los siguientes motivos:
Reitera el hecho de que "myebayes" se trata de un acrónimo derivado en <myebay.es> y <miebay.es> es la correspondencia fonética en el ámbito territorial (citando decisiones emitidas por el Centro en este sentido).
Confirma que en momento alguno se ha intentado vender, ceder o alquilar los Nombres de Dominio al Demandante.
En cuanto a los diferentes Nombres de Dominio que la Demandante en su escrito de Demanda reconoce tener registrados, el Demandado afirma que ninguno se compone de los términos "miebay", acompañando un listado de nombres de dominio libres y disponibles.
Asimismo, el Demandado establece que no consta que la Demandante tenga marcas registradas en cuanto a su herramienta "Mi eBay".
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de ambas Partes, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
El Experto considera oportuno hacer referencia en su decisión a decisiones anteriores emitidas bajo la Política UDRP ya que esta ha sido la base sobre la que se ha construido el Reglamento.
El Experto considera que para analizar el parecido entre los Nombres de Dominio <myebay.es> y <miebay.es> con las marcas de la Demandante, es oportuno en este caso sustraerse la partícula correspondiente al dominio de primer nivel correspondiente al código territorial ".es", pese a las alegaciones del Demandado. Siendo el resultado que ambos Nombres de Dominio son similares y en todo caso confundibles con los alegados Derechos Previos del Demandante, a saber, con las ocho marcas comunitarias: marca número 1029198 EBAY, registrada en las clases 14, 16, 25 y 35 de la Clasificación de Niza; marca número 1238617 EBAY, registrada en las clases 9, 28 y 41; marca número 825802 EBAY, registrada en la clase 42; marca número 1499599 EBAY, registrada para las clases 16, 38 y 41; marca número 2392223 EBAY, registrada para las clases 18, 20 y 21; marca número 2392264 EBAY, registrada para las clases 21 y 30; marca número 2392801 EBAY, registrada para las clases 18, 20 y 21 y marca número 006538623 EBAY, registrada para las clases 35, 38 y 45.
El Experto considera que los Nombres de Dominio se componen de la marca EBAY más los términos genéricos "my" y "mi" respectivamente. Por lo tanto, la parte prominente de estos Nombres de Dominio es la que se corresponde con la marca de EBAY de la Demandante. Debido a que los Nombres de Dominio incorporan la marca EBAY en su totalidad, acompañado de un simple pronombre posesivo, un usuario de Internet es muy probable que asuma que los sitios Web de alguna manera están patrocinadas por, o afiliados a eBay, cuando no lo están
A este Experto no le cabe ninguna duda de que EBAY es una marca ampliamente conocida por el público en general, habiendo sido calificada como notoria en diversas decisiones previas. Además, estas marcas se componen de la misma palabra de la que se compone los Nombres de Dominio, y son presentadas de la misma forma.
Es evidente que los Nombres de Dominio guardan una identidad capaz de crear confusión con las marcas del Demandante que están actualmente en vigor y que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio, que tiene lugar el 19 de julio de 2010. A mayor abundamiento, los Nombres de Dominio también son fonéticamente similares y se representan visualmente de forma similar a la marca EBAY (tal y se establece en eBay Inc. v. SGR Enterprises and Joyce Ayers, Caso OMPI No. D2001-0259).
Así pues, el Experto estima que el Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
El Experto considera que el Demandado no ha demostrado tener ningún otro derecho para la inscripción de los Nombres de Dominio <myebay.es> y <miebay.es> que no sea el que pueda desprenderse del propio registro y de su consecuente uso. No ha probado tener inscrita marca alguna, ni disponer de autorización o licencia de quien la tuviera. Tampoco ha probado que antes de la adquisición de los Nombres de Dominio había sido conocido o identificada con tal nombre y no ofrece producto o servicio relacionado con tal denominación.
Para evitar que la Demandante tenga que probar hechos negativos, esto es, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, lo que supondría una verdadera probatio diabólica, en multitud de ocasiones las decisiones emitidas con base en el Reglamento han sentado que se considera suficiente que la Demandante, con los medios a su alcance, aporte indicios que demuestren prima facie que el Demandado carece de aquéllos (véase, por ejemplo, Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001). Pese a ello, el Experto considera que en este caso ha quedado claramente acreditado la carencia de derechos previos o intereses legítimos por parte del Demandado.
El Demandado no ha probado que tenga derechos o intereses legítimos que puedan justificar el registro de una denominación que colisiona con una marca notoria. Tan solo alega que sus Nombres de Dominio responden a un acrónimo y la posibilidad de que esta denominación haya sido creada de buena fe, con la intención de distinguir el servicio que ofrece el Demandado, es muy poco creíble para el Experto. Más bien, la alegación según la cual la denominación "myebayes" se corresponde con el acrónimo de la actividad desarrollada: "Material Y Equipamiento para Bazares Y Establecimientos", es más un alegato expresado animus iocandi que una justificación sería.
la Demandante ha alegado el pleno conocimiento y la mala fe del Demandado para con los Derechos Previos titularidad del Demandante habida cuenta tanto la notoriedad de las marcas de la Demandante, que usa los Nombres de Dominio para prestar los mismos servicios que la Demandante y ha intentado dotar a las páginas Web de una apariencia similar a la de la Demandante. Cabe indicar que los Derechos Previos referidos han sido registrados antes de la fecha de registro de los Nombres de Dominio.
También afirma el Demandado que cuando adquirió los Nombres de Dominio ya había pasado el plazo para que los legítimos titulares lo registraran. Es difícil precisar el sentido que se le quiere dar a esa legalidad o legitimidad. Pero lo que es claro es que lo que es ilegal o ilegitimo fuera de la red también es ilegal o ilegitimo en la red. Y la usurpación de un signo distintivo, ya sea dentro o fuera de la red, es ilícita ahora y lo era al tiempo de la adquisición de los Nombres Dominio.
Además, el propio Demandado reconoce en su Escrito de Contestación a la Demanda la existencia de los alegados Derechos Previos sobre la denominación objeto de este procedimiento, y además reconoce a la Demandante como el legítimo titular de los Derechos Previos.
Existen indicios claros para este Experto que el Demandado se sirve de los citados Derechos Previos de la Demandante como reclamo para beneficiarse económicamente de las marcas infringidas, que además en este caso son notorias. No cabe duda que el uso de las marcas en los Nombres de Dominio puede generar una posible asociación o confusión por parte de los usuarios de Internet en cuanto a una supuesta relación, en el presente caso, entre la Demandante y el Demandado, causando así un claro perjuicio a la Demandante y un indudable beneficio al Demandado. Es más, no es cuestión baladí que los Nombres de Dominio sean utilizados exactamente en el mismo sector en que opera la Demandante, aumentando este hecho exponencialmente el riesgo de asociación o confusión.
De tal forma, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
a) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
b) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
c) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
d) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
e) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas registradas como EBAY. En un caso como el presente, en el que el Demandado se enfrenta a una reclamación efectuada por el titular de una marca notoria, la necesidad de que el interés y la buena fe del Demandado queden perfectamente demostrados es más necesario que nunca. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la existencia de estos derechos hubiera podido escapar al previsible conocimiento de alguien que opera en el mismo sector habida cuenta, además, de la evidente notoriedad de las marcas de la Demandante.
Además, de la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones se deduce la existencia de indicios más que suficientes para que el Experto alcance la conclusión de que, antes y tras el registro del Nombre de Dominio, el Demandado tenía conocimiento de la marca EBAY de la Demandante. El Demandado, de otra parte, en ningún momento manifestó, desconocimiento alguno de la notoriedad que ostenta la Demandante.
La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por un demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos.
Como se ha citado anteriormente, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en conflicto se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye los casos en los que un demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web. La similitud entre la página Web y los logos de la Demandante con el contenido de los Nombres de Dominio prueba sobremanera el hecho de que la intención del Demandado era crear confusión a los usuarios con la identidad de la Demandante con un claro ánimo de lucro, causando así un perjuicio a la Demandante. Sin duda, el Demandado, que debía conocer perfectamente las marcas de la Demandante, a través de la explotación de los Nombres de Dominio ha tratado de obtener un beneficio económico generando confusión entre los usuarios de Internet.
La necesidad que el Demandado ha sentido de dotar de significado a posteriori a la denominación que utilizaba como nombres de dominio a través de las siglas, no es sino una prueba de mala fe. De la misma manera resulta irrelevante el hecho de que la Demandante no sea titular de la marca MYEBAY o MIEBAY o disponga de nombres de dominio con dicho término, ya que los Derechos Previos sobre los que se basa este procedimiento es la marca EBAY la cual es notoria y además figura en los Nombres de Dominio.
A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar las alegaciones de la Demandante, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado los Nombres de Dominio de mala fe, cumpliéndose con los apartados primero, tercero y cuarto del artículo 2 del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <miebay.es> y <myebay.es> sean transferidos a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 13 de Mayo de 2014