La Demandante es Alibaba Group Holding Limited, con domicilio en Islas Cayman, Territorio de Ultramar del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Mayer Brown JSM, China (en adelante, “Demandante”).
El Demandado es LinAiBang, con domicilio en ShengShen, Guangdong, China (en adelante, el “Demandado”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <aliexpres.com.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1API.
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 4 de junio de 2014. El mismos día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 5 de junio de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda modificada el 2 de julio de 2014.
El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de julio de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de julio de 2014. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. El 12 de julio de 2014 y el 6 de agosto de 2014, el Centro recibió comunicaciones informales en castellano y en ingles por parte del Demandado.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 13 de agosto de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento ha de ser el castellano. Sin embargo, dicho artículo faculta al Experto para acordar, de forma motivada, que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo (bwin Interactive Entertainment AG v. wp, Caso OMPI No. DES2009-0018).
La Demanda fue presentada en inglés, solicitando la Demandante que el procedimiento se llevara a cabo en idioma inglés, a lo que no hubo objeción por parte del Demandado. El procedimiento se sustanció en castellano e inglés. Si bien las partes en este procedimiento aparentemente residen en China, el Experto hace notar que tanto la Demandante (al presentar la Demanda) como el Demandado (al registrar el Nombre de Dominio) han aceptado someterse al régimen legal vinculado a los dominios .ES, régimen que se encuentra enteramente redactado en castellano.
El Experto además toma en cuenta las comunicaciones informales en castellano y en ingles por parte del Demandado recibida el 12 de julio de 2014 y el 6 de agosto de 2014.
En virtud de ello, y de acuerdo con las facultades del Experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, este Experto, acepta la Demanda en inglés y las comunicaciones informales en castellano y en ingles del Demandado, y emite la presente Decisión en castellano.
La Demandante es la sociedad matriz de un grupo internacional de empresas fundado en Hangzhou, China, en 1999. Actualmente cuenta con delegaciones en más de 70 ciudades en China, República de Corea, India, Japón, Singapur, Estados Unidos y Europa.
Las actividades de la Demandante se centran en el sector del comercio electrónico, dentro del cual explota – entre otras - dos plataformas de gran éxito: “ALIBABA” (una plataforma online internacional específicamente dirigida a las actividades de importación y exportación a China), “ALIBABA.COM.CN” (plataforma de adquisición de productos y servicios chinos) y “ALIEXPRESS” (un sitio web de comercio electrónico que permite a usuarios de cualquier país adquirir productos directamente de distribuidores y fabricantes chinos). Asimismo, la Demandante explota por medio de su grupo de empresas otras actividades como el desarrollo de software, de infraestructuras técnicas para proyectos de comercio electrónico además de incubar numerosos proyectos de empresas nuevas centradas en el ámbito tecnológico.
La Demandante es titular de numerosos registros marcarios basados en el nombre ALIEXPRESS. No obstante, a los efectos del presente procedimiento, deben destacarse las dos siguiente marcas comunitarias:
- Marca comunitaria denominativa ALIEXPRESS (registro no. 008508566), inscrita con efectos desde el 25 de agosto de 2009 en las clases 9, 35, 36, 38, 41, 42 del Nomenclátor Internacional; y
- Marca comunitaria mixta ALIEXPRESS (registro no. 008783011), inscrita con efectos desde el 24 de diciembre de 2009 en las clases 9, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.
La Demandante ha aportado numerosa documentación acreditando el carácter notorio de la marca ALIEXPRESS en el sector del comercio electrónico, así como del carácter indudablemente vinculado de dicha marca a la Demandante.
El Demandado parece ser un ciudadano chino, aparentemente residente en la ciudad de Zhanjiang (provincia de Guangdong). No obstante, el Experto no ha podido obtener más información sobre el mismo y sus actividades, dado que no se ha personado formalmente en el presente procedimiento. En este sentido, lo único que ha podido averiguar el Experto respecto al Demandado es que es titular de diversos nombres de dominio, además del propio Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio fue registrado el 14 de abril de 2014.
Al momento de emitir esta Decisión, el Nombre de Dominio se encontraba conectado a una página web en la que se incluye una multitud de enlaces a sitios web referidos tanto a tiendas online competidoras de la Demandante como a de la propia Demandante.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es una empresa que pertenece a un grupo multinacional de compañías especializado en la explotación de actividades de comercio electrónico. En este sentido, destaca especialmente el portal “www.aliexpress.com”, que se ha convertido en una referencia internacional para la compra a través de Internet a empresas y distribuidores de China.
- Que es titular de numerosos registros marcarios a nivel internacional y comunitario de la denominación ALIEXPRESS que, como consecuencia del éxito cosechado por la Demandante en sus actividades, se ha convertido en un referente global en el sector del comercio electrónico;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en “Aliexpress”. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Aliexpres” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio Web que ofrece enlaces a sitios web tanto de entidades competidoras de la Demandante como operados por la propia Demandante). Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet así como para obtener un enriquecimiento injusto derivado de la publicidad publicada en la página web asociada al Nombre de Dominio;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para promocionar productos y servicios de competidores de la Demandante e incluso de la propia Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante en el marco del presente procedimiento. En este sentido, el Demandado se limitó a remitir al Centro dos mensajes de correo electrónico:
- En el primero de ellos, recibido el 12 de julio de 2014 en inglés, el Demandado indicó que consideraba que la Demandante no ostenta una marca notoria en la “región española” (sic) y que, a la vez no se había producido un uso malicioso del Nombre de Dominio.
- El segundo, recibido el 6 de agosto de 2014, es simplemente incomprensible para el Experto. El texto literal del mismo es el siguiente: “Lo sentimos, el correo en la basura, simplemente no encuentran un uso malicioso de los nombre de dominio, y yo quería que ellos resuelven el problema a través de la mediación entre sí, más razonable!”.
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
(2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(3) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP” en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en Citigroup, Inc., Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.
En este sentido, cabe recordar que la Demandante es titular de la marca comunitaria ALIEXPRESS, la cual es prácticamente idéntica al Nombre de Dominio. La ausencia de una “s” en el Nombre de Dominio así como la inclusión del sufijo “.com.es” en el mismo no deben ser consideradas como diferencias relevantes.
En efecto, los términos “Aliexpress” (en el que se basan las marcas alegadas por la Demandante) y “Aliexpres” (en el que se basa el Nombre de Dominio) son muy parecidos (si no casi idénticos) y, sin lugar a dudas, no son lo suficientemente diferentes como para descartar una potencial confusión entre ambos.
Por otra parte, la inclusión en el Nombre de Dominio del sufijo “.com.es” tampoco parece relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP para la resolución de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; en A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos de carácter meramente enunciativo en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “Aliexpress” o “Aliexpres” ni la ha utilizado en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial. En este sentido cabe indicar que el carácter del Nombre de Dominio evidentemente vinculado a la Demandante y a su marca, el Experto considera que el Demandado difícilmente podría ostentar un genuino derecho o interés legítimo válido a los efectos de este procedimiento.
El hecho de que el Demandado no haya contestado formalmente a la Demanda en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada. Las comunicaciones informales del Demandado no rebaten de manera suficiente las alegaciones presentadas por parte de la Demandante.
Considerando lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la segunda de las condiciones requeridas por el Reglamento.
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas y de que ambas partes son originarias de China.
Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, Union des Associations Européenes de Football (UEFA) c. Ángel de la Fuente Lascorz, Caso OMPI No. DES2006-0012; Gas Gas Motos, S.A. c. Luis Nieto Montero, Caso OMPI No. DES2006-0013; Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.
Por lo que respecta al uso del mismo por parte del Demandado, la conclusión debe ser parecida. En efecto, tanto la inclusión de enlaces de productos de terceros competidores de los de la Demandante como a sitios web operados por la propia Demandante han sido considerados de forma recurrente como supuestos de obvia mala fe en el uso de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas resoluciones como, por ejemplo, MatchNet plc c. MAC Trading, Caso OMPI No. D2000-0205; Rita Rudner c. Internetco Corp., Caso OMPI No. D2000-0581; Miroglio S.p.A. c. Mr. Alexander Albert W. Gore, Caso OMPI No. D2003-0557; o Gestmusic Endemol, S.A. c. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560.
Como ya se señaló, las comunicaciones informales del Demandado no rebaten de manera suficiente las alegaciones presentadas por parte de la Demandante.
De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <aliexpres.com.es> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 25 de agosto de 2014