La Demandante es Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V. con domicilio en Zug, Suiza, representada por Elzaburu, España (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es Muñoz Milén con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <telcell.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Ascio Technologies Inc.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de noviembre de 2015. El 2 de noviembre de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de noviembre de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y contacto administrativo, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de diciembre de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de diciembre de 2015.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 28 de diciembre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto extendió la fecha para rendir la decisión hasta el 28 de enero de 2016.
La Demandante es una sociedad titular de los registros marcarios TELCEL que se exponen a continuación, utilizados en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, telefonía fija y otros servicios de telecomunicaciones.
A los efectos del presente procedimiento, cabe destacar que la Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
- Marca española nº 3110391 TELCEL, registrada el 12 de marzo de 2014 en las clases 9, 16, 25, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española nº 3108069 TELCEL, registrada el 4 de marzo de 2014 en las clases 9, 16, 25, 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 4244612 TELCEL, registrada el 29 de marzo de 2006 en las clases 9, 16, 25, 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 4384921 TELCEL, registrada el 2 de mayo de 2006 en las clases 9, 16, 25, 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 4384939 TELCEL, registrada el 2 de mayo de 2006 en las clases 9, 16, 25, 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.
El Demandado no ha contestado a la Demanda, de modo que el Experto no ha podido conocer sus actividades y circunstancias referidas al Nombre de Dominio.
Atendiendo al contenido del sitio web conectado al Nombre de Dominio, parecería que el Demandado se dedicaría a la distribución a través de Internet de equipos de telefonía móvil, teniendo su sede en Vilanova del Camí (Barcelona, España).
El Nombre de Dominio se encuentra vinculado a un sitio web desde el que se ofrecen a la venta una amplia variedad de teléfonos móviles. En Nombre de Dominio fue registrado el 26 de febrero de 2015.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es una empresa que pertenece a un grupo multinacional de compañías de telecomunicaciones, con especial relevancia en el ámbito de la telefonía móvil.
- Que es titular de numerosos registros marcarios a nivel internacional y comunitario de la denominación “Telcel” que, como consecuencia del éxito cosechado por la Demandante en sus actividades, se ha convertido en un referente global en el sector del comercio electrónico;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en “Telcel”. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Telcel” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio web desde el que se venden equipos de telefonía móvil). Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet así como para obtener un enriquecimiento injusto derivado de ello;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para comercializar teléfonos móviles, sector en el que la Demandante es un operador internacionalmente conocido; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
(2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
(3) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP” en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en Citigroup, Inc., Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001; en Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003).
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.
En este sentido, cabe recordar que la Demandante es titular de diversas marcas consistentes en el término “Telcel”, las cuales son prácticamente idénticas al Nombre de Dominio. La ausencia de una letra “l” en el Nombre de Dominio en comparación con la marca TELCEL así como la inclusión del dominio de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” en el mismo no deben ser consideradas como diferencias relevantes.
En efecto, los términos “Telcel” (en el que consisten las marcas titularidad de la Demandante) y “Telcell” (en el que se basa el Nombre de Dominio) son muy parecidos (si no casi idénticos) y, sin lugar a dudas, no son lo suficientemente diferentes como para descartar una potencial confusión entre ambos.
Por otra parte, la inclusión en el Nombre de Dominio del ccTLD “.es” tampoco parece relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP para la resolución de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; en A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos de carácter meramente enunciativo en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “Telcell” ni la ha utilizado en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial.
En este sentido cabe indicar que el carácter del Nombre de Dominio está vinculado a la Demandante y a su marca, de modo que el Experto considera que el Demandado difícilmente podría ostentar un genuino derecho o interés legítimo válido a los efectos de este procedimiento.
El hecho de que el Demandado no haya contestado formalmente a la Demanda en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.
Considerando lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la segunda de las condiciones requeridas por el Reglamento.
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la similitud entre la marca TELCEL y el Nombre de Dominio.. Asimismo, hay que considerar que el Demandado parece dedicarse a la comercialización de teléfonos móviles, de modo que el Experto no puede evitar confirmar la sospecha de que el Demandado probablemente era consciente de que el Nombre de Dominio estaba vinculado a la Demandante y sus marcas que operan en el mismo sector industrial.
De hecho, teniendo en cuenta la similitud existente entre las marcas TELCEL titularidad de la Demandante (basadas en una denominación que no tiene un significado genérico) y el Nombre de Dominio, atendiendo al uso que lleva a cabo el Demandado del Nombre de Dominio y a la ausencia de contestación a la Demanda que permita conocer al Experto otros motivos por los que el Demandado podría haber registrado el Nombre de Dominio, resulta difícil imaginar una conducta de buena fe en el registro del Nombre de Dominio que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Ángel de la Fuente Lascorz, Caso OMPI No. DES2006-0012; Gas Gas Motos, S.A. v. Luis Nieto Montero, Caso OMPI No. DES2006-0013; Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.
Por lo que respecta al uso del mismo por parte del Demandado, la conclusión debe ser parecida. En efecto, la comercialización de equipos de telefonía móvil a través de Internet y por medio del Nombre de Dominio que incluye y resulta prácticamente idéntico a la marca TELCEL titularidad de un operador multinacional de servicios precisamente de telefonía móvil parece alejado a un uso de buena fe.
De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <telcell.es> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 29 de enero de 2016