La Demandante es OKI Europe Limited, Sucursal en España, con domicilio en Alcobendas, Madrid, España, representada por Intangibles Legal, S.L.P., España.
La Demandada es Anzana Tendencias S.L., con domicilio en Gijón, Asturias, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <okidirecto.es> (el “Nombre de Dominio”)
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador es Hostmaster ONEANDONE.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de enero de 2016. El 19 de enero de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 22 de enero de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de enero de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de febrero de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de febrero de 2016.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 26 de febrero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto emitió una Orden de Procedimiento el 8 de marzo de 2016 por la que solicitaba a la Demandante la presentación de documentación adicional. Esta Orden de Procedimiento fue debidamente notificada a las Partes habiendo contestado la Demandante como luego se verá, dentro del plazo señalado. La Demandada no ha presentado contestación alguna.
El presente procedimiento se ha tramitado de forma paralela a otro, cuya demanda ha sido presentada por la misma Demandante en la misma fecha, coincidiendo asimismo la parte Demandada. Dicho caso está relacionado con el presente, como se verá más abajo, habiendo nombrado el Centro al mismo Experto, quien igualmente ha aceptado, conforme queda dicho anteriormente.
La Demandante pertenece a un grupo de empresas cuya matriz es la entidad japonesa Oki Electric Industry Co., Ltd., dedicadas a desarrollar y comercializar soluciones de impresión profesional (equipos multifunción, impresoras de gran formato, impresoras de color, etc.) durante las últimas décadas y a nivel mundial.
La Demandante ha acreditado la vigencia de una serie de registros de la marca OKI que pertenecen a la citada entidad japonesa, a saber: marcas españolas números 956322, con prioridad del 28 de octubre de 1980 (clase 9); 981.998, con prioridad del 31 de julio de 1981 (clase 10); 1191998, con prioridad del 28 de abril de 1987 (clase 9) y 3027149, con prioridad del 4 de mayo de 1992 (clases 2 y 16); y marca de la Unión Europea número 31666, con prioridad del 1 de abril de 1996 (clases 2, 9 y 16).
El Nombre de Dominio fue registrado el 13 de enero de 2010 y consta a nombre de la Demandada.
El Nombre de Dominio se encuentra actualmente activo, redirigiendo a la página Web “www.okidirecto.com” perteneciente a la Demandada. A través de dicha página Web se comercializa un denominado “sistema de venta electrónica en tiempo real” de productos OKI.
La Demandante, en resumen, alega:
- Que su compañía matriz, OKI Electric Industry Co., Ltd., es titular de diversos registros de la marca OKI, refiriéndose concretamente a las marcas españolas números 956322, 981.998, 1191998 y 3027149; y a la marca de la Unión Europea número 31666; aportando datos de estos registros.
- Que tiene suscrito un contrato con su citada compañía matriz (cuya copia aporta) por el que se le concede licencia de uso de la citada marca OKI, añadiendo que, como consecuencia de dicho contrato, ostenta derechos sobre ella y que, por tanto, está legitimada para interponer la Demanda.
- Que la Demandada gestiona una página Web en la que ofrece, de forma exclusiva, la comercialización de productos OKI fabricados por compañías del grupo de la Demandante.
- Que ambas Partes mantuvieron relaciones contractuales en el pasado, si bien la Demandante nunca autorizó a la Demandada el uso del Nombre de Dominio, y que en la actualidad no existe ningún tipo de relación contractual entre las Partes.
- Que la Demandante ha sido contactada durante los últimos años por decenas de clientes de la página Web de la Demandada, a raíz de denuncias por falta de entrega de productos adquiridos y pagados, entregas de productos defectuosos y falta de atención al consumidor, entre otros motivos.
- Que la Demandada ha sido denunciada en numerosas ocasiones e investigada por fraude y estafa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español.
- Que la Demanda ha sido presentada en paralelo junto con otra que también se ha presentado ante el Centro, en relación con el nombre de dominio <okidirecto.com> del que también es titular la Demandada.
- Que el Nombre de Dominio incorpora la denominación “oki” junto al término “directo”, siendo éste un elemento que carece de carácter distintivo, considerando que el registro y uso del Nombre de Dominio constituye un uso ilegítimo, no autorizado, de la marca OKI que está generando confusión entre el público.
- Que la Demandada no ostenta derechos de marca sobre el Nombre de Dominio ni cualquier otro derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
- Que la Demandada tenía pleno conocimiento de la marca OKI por lo que actuó de mala fe al registrar el Nombre de Dominio y asimismo lo usa de mala fe.
- Que la Demandada fue advertida, mediante un requerimiento (fechado el 22 de noviembre de 2011) de que el uso no autorizado de la marca OKI a través del Nombre de Dominio en disputa y del nombre de dominio <okidirecto.com> era considerado por el titular de la marca como desleal y contrario a las políticas de uso de dicha marca, con el consiguiente riesgo de confusión y de asociación con los titulares de la repetida marca, instándole a transferir o renunciar voluntariamente a ellos.
- Que el Nombre de Dominio se encuentra activo como página Web y que redirige el tráfico a la página Web “www.okidirecto.com”, añadiendo que fue registrado el 13 de enero de 2010 y que el 11 de enero de 2008 la Demandada registró el nombre de dominio <okidirecto.com>, es decir, mucho antes de que se iniciasen las relaciones entre ambas Partes, entendiendo que la posterior adquisición fue efectuada con una aparente intención de captar más clientes.
- Que, en definitiva, el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, llamando la atención sobre algunos hechos relevantes, entre otros: i) en la página Web correspondiente se hace un uso no autorizado de la marca OKI, sin desvelar la procedencia y con información engañosa; ii) la Demandada ha realizado actividades fraudulentas a través del Nombre de Dominio; y iii) la Demandada ha registrado otros nombres de dominio que incorporan marcas de terceros.
Por todo ello, solicita la transferencia del Nombre de Dominio.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, en vista de que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en inglés), el Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP.
Como se ha indicado anteriormente, la Demandada no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. El Experto también ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodega Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Movil S. A. v. Miguel Menéndez, Caso OMPI No. D2001-1479; y, NIKE Internacional, Ltd v. Dª. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).
El Experto, haciendo uso de sus facultades, puede exigir a cualquiera de las partes la presentación de aclaraciones o documentación adicional. La discrecionalidad del Experto para decidir sobre estas cuestiones, valorando las circunstancias de cada caso, queda reflejada en numerosas decisiones del Centro (Auto-C, LLC v. MustNeed.com, Caso OMPI No. D2004-0025, o Metro Sportswear Limited (trading as Canada Goose) v. Vertical Axis Inc. and Canadagoose.com c/o Whois Identity Shield, Caso OMPI No. D2008-0754, entre otras). De acuerdo con lo anterior y dadas las circunstancias del presente caso, este Experto ha considerado procedente emitir una Orden de Procedimiento y otorgar las extensiones de plazo correspondientes.
En efecto, después de examinar el escrito de Demanda y sus anexos, este Experto llegó a la conclusión de que la Demandante no había acreditado suficientemente su derecho para ser la única Demandante en el presente procedimiento y para solicitar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio. Por este motivo, solicitó a la Demandante la aportación del consentimiento expreso de su empresa matriz y titular de las marcas que sirven de base a la Demanda.
La Demandante ha presentado dentro del plazo señalado una autorización de la citada empresa, OKI Electric Industry, Co., Ltd., confirmando que está autorizada para actuar, en su nombre, como Demandante en este procedimiento y dando su conformidad para que le sea transferido el Nombre de Dominio, caso de que resulte estimada la Demanda. En consecuencia, este Experto considera debidamente acreditada la legitimación de la Demandante.
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante tiene Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.4.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.
En el presente procedimiento la Demandante ha acreditado tales derechos sobre la marca OKI, como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).
El Nombre de Dominio está formado por la denominación “oki” seguida del término genérico “directo”, claramente descriptivo o evocativo. Es decir, la Demandada ha incorporado la marca OKI de la Demandante en el Nombre de Dominio de tal modo que el consumidor puede confundirlo con dicha marca, dada la falta de distintividad de la palabra “directo”. Más aun, el consumidor también podría asociar el Nombre de Dominio a la Demandante e interpretar que existe algún vínculo con ella o que se trata de un establecimiento oficial on-line (o directo) de la marca OKI.
En consecuencia, se puede afirmar la existencia de riesgo de confusión objetivo y también un riesgo de confusión por asociación. Por último, en este caso resulta irrelevante a efectos comparativos el código de país o dominio de primer nivel (“.es”).
En numerosas decisiones del Centro se llega a esta misma conclusión en casos parecidos, afirmando que si un nombre de dominio integra en su totalidad la marca del demandante existe riesgo de confusión, en particular cuando los términos añadidos al mismo carecen de distintividad. En este sentido véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP (ver Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme “Sinopsis de la OMPI 2.0”) párrafo 1.9.
En consecuencia el Experto considera cumplido este primer requisito.
6.4.B. Derechos o intereses legítimos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde a la Demandante probar que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda a la Demandante la carga de la prueba, basta que ésta haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso - para que dependa de la Demandada demostrar lo contrario. Recordemos asimismo lo dicho anteriormente, en el sentido de que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que “caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.
Se ha venido señalando una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito. Así, en numerosas decisiones anteriores emitidas bajo el Reglamento, se hace referencia a los siguientes criterios o circunstancias:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.
La Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, señalando que cuando efectuó su registro tenía pleno conocimiento de la marca OKI y que ambas Partes mantuvieron relaciones contractuales en el pasado, si bien la Demandante nunca autorizó a la Demandada el uso del Nombre de Dominio, afirmando asimismo que en la actualidad no existe ningún tipo de relación contractual entre ellas.
En efecto, la Demandada ha sido distribuidora de la marca OKI. Sin embargo, por el mero hecho de haber sido distribuidora no puede considerarse que ostente algún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no está realizando una oferta de buena fe de los productos comercializados en la página Web donde se redirige el Nombre de Dominio (“www.okidirecto.com”). En este punto procede recordar los criterios fijados por la decisión del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, en la cual se fijaron los requisitos que un distribuidor debe cumplir para que la utilización de la marca como nombre de dominio pueda calificarse como legítima. Entre dichos requisitos figura que el demandado ha de reflejar en el sitio Web al que dirige el nombre de dominio la relación existente con el titular de la marca sin que pueda causar la impresión de que es el titular de la misma o de que es el sitio Web oficial del titular. En el presente procedimiento el Demandado no cumple con este requisito. Así, en el apartado “¿Quiénes somos?” de dicho sitio Web se ofrece información engañosa o confusa, como por ejemplo la siguiente afirmación: “(…) ahora cualquier persona en España podrá acceder a los productos de OKI a través del canal oficial, aunque viva en zonas geográficas con poca densidad de población, o en las que no existan puntos de venta oficiales.”
Además, la Demandada utiliza en dicho sitio Web el logo de la Demandante sin contar con autorización para ello. De este modo, se da lugar a posibles confusiones, ya que aparenta que nos encontramos ante un sitio oficial o, como mínimo, ante un sitio Web que cuenta con la autorización de los titulares de la marca OKI, cuando en realidad no lo es.
Por otra parte, en el apartado “Aviso legal” del citado sitio Web y bajo el epígrafe “Derechos de Autor y Marca” se puede leer: “OKIDirecto es una marca registrada (…)”. Sin embargo, este Experto ha realizado la correspondiente búsqueda y no consta tal registro a nombre de la Demandada y tampoco a nombre de la Demandante, por lo que se podría calificar esta información de engañosa.
En definitiva y en opinión de este Experto, el sitio Web de la Demandada al que se redirecciona el Nombre de Dominio no cumple con los requisitos exigidos por la doctrina instaurada por el citado caso Oki Data para que se pueda considerar que existen derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada. A mayor abundamiento, véase el párrafo 2.3 de la Sinopsis de OMPI 2.0.
Por todo ello, este Experto reitera que no se da ninguna de las circunstancias que podrían haber servido a la Demandada para acreditar algún derecho o interés legítimo. Por el contrario, habiendo sido advertida por la Demandante de que debía cesar en la utilización del Nombre de Dominio, ha mantenido el uso ilegítimo y desleal del mismo, con una clara intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la Demandante con ánimo de lucro.
Por todo lo que antecede, este Experto considera que se cumple el segundo requisito del Reglamento.
6.4.C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
En primer lugar procede recordar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo, de modo que no se le puede exigir a la Demandante una prueba plena acerca de su existencia, pues se le estaría exigiendo una suerte de probatio diabolica. No obstante, el Reglamento alude de forma no exhaustiva o limitativa a determinadas “pruebas” indicando que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe cuando:
1. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar, o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. El demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.
En consecuencia, la buena o mala fe de la Demandada se ha de deducir de determinados elementos externos y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el caso. En este punto también cabe recordar que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), sirve de guía para determinar si un signo ha sido usado o si un derecho ha sido adquirido de mala fe, recomendando que se tenga en cuenta cualquier circunstancia pertinente y, en particular los siguientes aspectos:
“(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.”
Al aplicar estos criterios al presente caso, el Experto llega a la conclusión de que la Demandada ha actuado de mala fe.
En efecto, por el mero hecho de que la marca OKI es, desde hace décadas, una marca notoria en el sector, cabe presumir que la Demandada registró el Nombre de Dominio conociendo perfectamente la existencia de dicha marca. Además, la Demandada, a pesar de haber mantenido relaciones contractuales con la Demandante, nunca fue autorizada por ésta o por cualquier otra empresa del Grupo al que pertenece la Demandante para registrar o usar la marca OKI como nombre de dominio o formando parte de un nombre de dominio. Por el contrario, ha probado la Demandante que la Demandada fue advertida de forma fehaciente, mediante un requerimiento notarial, de que el uso no autorizado de la marca OKI a través del Nombre de Dominio podría ser considerado como desleal y contrario a las políticas de uso de dicha marca, con el consiguiente riesgo de confusión y de asociación con los titulares de la repetida marca, instándole a transferir o renunciar voluntariamente al Nombre de Dominio.
Sin embargo, la Demandada ha mantenido un uso de mala fe del Nombre de Dominio, uso que incluso ha podido perjudicar la imagen y prestigio de la marca OKI, dado que la Demandante ha probado que durante los últimos años se han producido denuncias de clientes de la Demandada contra ésta, por falta de entrega de productos adquiridos y pagados, entregas de productos defectuosos y falta de atención al consumidor, entre otros motivos. La Demandada incluso ha sido denunciada e investigada por fraude y estafa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español.
Recordemos que la Demandada también ha registrado el nombre de dominio <okidirecto.com> (como queda dicho en el párrafo 3, por este motivo la Demandante ha presentado otra demanda ante el Centro, cuyo procedimiento se ha tramitado de forma paralela al presente). Este hecho es relevante para el Experto, pues cabría considerar que el Titular ha acaparado indebidamente nombres de dominio que impiden a la Demandante (o al titular de la marca OKI) registrarlos y usarlos. En cualquier caso, recordemos que la Demandada los ha registrado de forma ilegítima y no autorizada por el titular de la citada marca.
Asimismo se ha de tener en cuenta que, conforme a las pruebas aportadas por la Demandante, la Demandada también ha registrado, a su propio nombre, otros nombres de dominio que incluyen marcas de terceros, demostrando así un determinado patrón de conducta, contrario a la buena fe.
En consecuencia, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <okidirecto.es> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 5 de abril de 2016