La Demandante es The Cocktail Experience, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Roeb y Cia., S.L., España.
El Demandado es Antonio Aranda Vazquez, con domicilio en Madrid, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <lacoctelera.com.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de diciembre de 2016. El 12 de diciembre de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de diciembre de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de enero de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de enero de 2017.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 19 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es titular de la Marca española No. 2.761.096, LA COCTELERA, representada en un rectángulo dentro del cual figura dicha denominación con una especial tipografía y con la peculiaridad de que está escrita sin separación entre los dos vocablos; es decir, al consultar el registro de la Marca se lee LACOCTELERA. Esta Marca se solicitó el 15 de marzo de 2007 y fue concedida el 18 de febrero de 2008, para las clases 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional (que incluyen entre otros servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial).
La Demandante es también titular de las Marcas españolas No. 2.761.098, THE COCKTAIL, No. 2.761.413, THE COCKTAIL ANALYSIS y No. 2.803.572 COCKTAILDIGITAL.COM MI PYME EN INTERNET, Marca Internacional No. 1.277.471, THE COCKTAIL y Marcas de la Unión Europea No. 11.191.641, THE COCKTAIL y No. 14.570.261, THE COCKTAIL ANALYSIS.
El nombre de dominio en disputa <lacoctelera.com.es> fue registrado el 29 de julio de 2016. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página Web de parking de nombres de dominio, denominada DonDominio que es una de las marcas pertenecientes al Agente Registrador del Demandado, SCIP, en la que se indican distintos precios por los servicios que ofrece el Agente Registrador del Demandado.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su Marca española No. 2.761.096, LA COCTELERA, señalando la peculiaridad de que en la representación gráfica de esta Marca ambos términos aparecen sin separación, como antes se ha indicado.
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es similar a su propia denominación social, The Cocktail Experience, S.L. y que también lo son las diversas Marcas Internacionales y dos Marcas de la Unión Europea de las que es titular, porque todas ellas comparten la raíz “coctel/cocktail” con el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, indica que es titular del nombre de dominio <lacoctelera.es> desde el 11 de noviembre de 2005.
Y finalmente, argumenta que las terminaciones “.com” y “.es” que contiene el nombre de dominio en disputa son irrelevantes a efectos comparativos.
Por todas estas razones, concluye que se cumple el primer requisito del Reglamento.
En cuanto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos la Demandante alega que el Demandado no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni se conoce vinculación alguna del Demandado con la Demandante ni con las Marcas de las que es titular.
También se refiere al requerimiento que el representante de la Demandante envió al Demandado el 18 de octubre de 2016, advirtiéndole de la titularidad de la Marca LA COCTELERA y del nombre de dominio <lacoctelera.es>, invitándole a que cediera el nombre de dominio en disputa por ser idéntico a la Marca y por carecer de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <lacoctelera.com.es> que había registrado con la denominación “lacoctelera”.
La Demandante indica que el Demandado contestó a este requerimiento manifestando que había comprado sin impedimento el nombre de dominio en disputa porque su “controlador de dominios” (sic) le ofreció esa posibilidad para sus intereses comerciales, añadiendo que si su proveedor se había equivocado cedería el nombre de dominio en disputa pero que, en otro caso, tendrían que llegar a un acuerdo.
El 8 de noviembre de 2016 la Demandante envío un nuevo correo electrónico al Demandado insistiendo en el anterior requerimiento y anunciando la presentación de una Demanda, si no cedía el nombre de dominio en disputa.
Manifiesta la Demandante que a raíz de este requerimiento el Demandado fue plenamente consciente de la identidad del nombre de dominio en disputa con la Marca de la Demandante y de su ausencia de derechos o intereses legítimos, correspondiendo al Demandado aportar las razones oportunas para defender la existencia de los mismos.
En cuanto al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, la Demandante afirma que, si hubiese alguna duda, dicha mala fe es manifiesta a partir de la fecha del requerimiento (18 de octubre de 2016). Y que también la contestación del Demandado de que si el registro del nombre de dominio en disputa era correcto “tendrían que llegar a un acuerdo” pone aún más de manifiesto la mala fe del Demandado.
También afirma que la ausencia de respuesta al segundo requerimiento evidencia la mala fe del Demandado en la utilización del nombre de dominio en disputa.
Por último, alega que numerosas decisiones del Centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como circunstancia acreditativa de mala fe.
Por todo ello, solicita que el nombre de dominio en disputa <lacoctelera.com.es> sea transferido a la Demandante.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés) para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la “Política”, como así lo han afirmado ya numerosas decisiones (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014).
Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
Existiendo la Marca española LA COCTELERA, citada en primer lugar, el Experto entiende que se deben centrar los derechos de la Demandante en esta Marca por ser suficientemente esclarecedora del conflicto que surge con el nombre de dominio en disputa.
En los Antecedentes de Hecho este Experto ha dejado constancia de que la Demandante es titular de la Marca española No. 2.761.096, LA COCTELERA, denominativa y gráfica, en la que se representa la denominación sin separación entre los dos vocablos. Esta Marca se solicitó el 15 de marzo de 2007 y fue concedida el 18 de febrero de 2008, para las clases 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional. Por tanto, es evidente que la Demandante ostenta “Derecho Previos” en el sentido del Reglamento.
El nombre de dominio en disputa consiste en <lacoctelera.com.es> que con su simple visión es evidente que ha de considerarse idéntico con la parte denominativa de la Marca de la Demandante que viene constituida por la expresión “LA COCTELERA”.
La inclusión del sufijo “.com.es” en el nombre de dominio en disputa no puede considerarse como una diferencia relevante ya que “.es” es el indicativo del dominio de nivel superior geográfico correspondiente a España que, en este caso, indica un nombre de dominio de tercer nivel. La inexistencia de relevancia en la comparación entre un nombre de dominio y una marca, respecto al sufijo que necesariamente han de tener éstos viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting, S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la Marca LA COCTELERA de la Demandante a los efectos del Reglamento, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
Para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario.
En este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandante alega que el Demandado no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni tiene vinculación alguna con la Demandante ni con sus Marcas. Además, argumenta que cuando fue requerido y advertido de la existencia de las Marcas de la Demandante y los derechos sobre las mismas e instado a transferir el nombre de dominio en disputa, el Demandado no manifestó otro derecho que el de haberlo comprado sin impedimento y para sus intereses económicos, de manera que si se había equivocado cedería el nombre de dominio en disputa pero que en caso contrario tendrían que llegar a un acuerdo.
El Experto considera que la Demandante ha aportado prueba suficiente para concluir prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que lo anterior no ha sido rebatido. Así, lo considera también la decisión Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio’s y P. Weijenberg, Caso OMPI No. DES2015-0016, que afirma que: “En el presente caso, no habiendo contestado formalmente los Demandados a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés de los Demandados”.
El Experto conviene con la Demandante en que de la respuesta del Demandado al requerimiento enviado no puede concluir el Experto a favor de la existencia de derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa. No se entiende bien lo que quiere expresar el Demandado al afirmar que compró el nombre de dominio en disputa por haberle dado esa posibilidad su “controlador de dominios” para sus intereses comerciales. En cualquier caso, el Demandado no aclara cuáles son esos intereses comerciales que, desde luego, no se han visto desarrollados puesto que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página Web de parking de nombres de dominio, como ya se ha indicado. Además, el Demandado no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus derechos o intereses legítimos. Adicionalmente, el Demandado señaló que si su “proveedor” se hubiera equivocado tendrían el nombre de dominio en disputa si no tendrían que llegar a un acuerdo, de lo que no puede desprenderse en opinión del Experto un uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado para sus propios fines.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.
Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la Marca de la Demandante antes de dicho registro. El Experto considera que a la vista de las alegaciones de la Demandante no está clara esta cuestión. La Demandante concluye que la mala fe existe, en todo caso, al menos a partir de la fecha del requerimiento (18 de octubre de 2016). Sin embargo, entiende el Experto que la mala fe en el registro no puede derivarse de una advertencia de la Demandante que ocurre con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, como sucede en este caso.
En el presente caso el nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de julio de 2016, fecha, por tanto, anterior al citado requerimiento. Si bien, el registro del nombre de dominio en disputa es muy posterior al registro de la marca española LA COCTELERA de la Demandante que fue registrada el 18 de febrero de 2008, siendo idéntico el nombre de dominio en disputa a la marca de la Demandante. En opinión del Experto y a la vista del expediente, la Demandante no ha acreditado que la Marca de la Demandante sea una marca notoria. No obstante lo anterior, el Experto considera que en el balance de las probabilidades es posible que el Demandado encontrase que estaba registrado el nombre de dominio <lacoctelera.es> de la Demandante (del cual la Demandante indica que es titular desde el 11 de noviembre de 2005) y en consecuencia optase el Demandado por registrar esta expresión en un nombre de dominio de tercer nivel. Así, atendiendo a las circunstancias del presente procedimiento, el Experto considera razonable pensar que en el balance de las probabilidades el Demandado habría conocido la existencia de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
En la respuesta que ofrece el Demandado al requerimiento del representante de la Demandante se limita básicamente a señalar que su “controlador de dominios” le ofreció la posibilidad de registrar el nombre de dominio en disputa <lacoctelera.com.es> para sus intereses comerciales y que si su “proveedor se se ha equivocado tendrá su cliente sus dominios sino tendremos que llegar a un acuerdo”. El Experto entiende que la referencia al “proveedor” en la comunicación del Demandado se refiere probablemente a un intermediario con el Agente Registrador o bien al propio Agente Registrador. En opinión del Experto el Demandado no puede escudarse en que su “proveedor” le había permitido el registro del nombre de dominio en disputa ya que dicho registro fue posible por encontrarse el mismo libre (es decir no registrado con anterioridad). Del correo electrónico del Demandado sólo se desprende que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa para sus intereses comerciales y que de haberse registrado erróneamente estaba abierto a alcanzar un acuerdo con la Demandante. Sin embargo, el Demandado no aporta ninguna explicación en relación con los motivos por los que habría registrado el nombre de dominio en disputa, cuál es el futuro uso al que va a destinar el nombre de dominio en disputa, cuáles son sus “intereses comerciales” y qué tipo de acuerdo estaría dispuesto a alcanzar respecto del nombre de dominio en disputa. Además, que el Demandado ofrezca a la Demandante la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto al nombre de dominio en disputa tampoco permite al Experto considerar que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa para utilizarlo para su propia actividad (sea cuál sea ésta).
Sin perjuicio de lo anterior, el Experto nota que el Centro notificó la Demanda a la dirección de correo electrónico del Demandado que figura en el WhoIs del nombre de dominio en disputa y que había sido utilizada por el Demandado en las conversaciones con la Demandante previas a la presentación de la Demanda (conforme se desprende de la evidencia aportada por la Demandante). En consecuencia, el Demandado tuvo la oportunidad para defenderse frente a las alegaciones y evidencias de mala fe aportadas por la Demandante sin que presentase ninguna comunicación en este sentido.
El Reglamento señala en su artículo 20 que el Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al Reglamento le corresponden a las Partes.
Anteriores expertos bajo el Reglamento han considerado que la ausencia de contestación perjudica al Demandado frente al indicio de prueba aportado por la Demandante (en este sentido se pronuncian las decisiones en los procedimientos Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal v. Frank Mjos, Caso OMPI No. DES2010-0047; Profida v. Yu Xing Xie, Caso OMPI No. DES2011-0016; Oneworld Alliance LLC v. Carla Sants Perez, Caso OMPI No. DES2011-0047).
Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa no resuelve a una página web con contenido propio del Demandado sino a una página web de parking del Agente Registrador del nombre de dominio en disputa en la que se ofrecen comercialmente los servicios del Agente Registrador. Expertos en decisiones previas bajo el Reglamento han llegado a concluir que la utilización de un nombre de dominio en disputa que resuelve a la página web de un registrador constituye un uso de mala fe en tanto que del mismo se puede desprender que existe un ánimo de lucro (así, respecto del uso de un nombre de dominio en disputa que dirige a una página web de parking del mismo Agente Registrador que en este procedimiento, puede consultarse la decisión Manufacturas Ibarra, S.L. c. Tomás Diez Sanjuán, Caso OMPI No. DES2012-0015). Sin perjuicio de que en el presente procedimiento no ha quedado demostrado que el Demandado obtenga ningún tipo de lucro por dicho uso, numerosas decisiones previas bajo la UDRP han reconocido que es indiferente que los beneficios de una página web de parking vayan a parar al demandado, a un tercero que aloja la web o a ambos (Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273). En el presente procedimiento el Experto nota que tampoco se puede concluir con certeza que fuera decisión del Demandado que el nombre de dominio en disputa resuelva a la página web de parking del Agente Registrador, no obstante numerosas decisiones bajo la UDRP han reconocido que el demandado es responsable de los contenidos ofrecidos en la web ubicada bajo el nombre de dominio en disputa (véase por ejemplo Vorwerk España Management, S.L. S.Com v. Minarro Robles, Caso OMPI No. D2010-0486). En opinión del Experto, el uso del nombre de dominio en disputa tiene una finalidad comercial consistente en anunciar los precios de los servicios que ofrece el Agente Registrador, este uso del nombre de dominio en disputa impide considerar que el Demandado lo venga utilizando en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios a los efectos del Reglamento.
A la vista del expediente, atendiendo a todas las circunstancias del presente procedimiento y las alegaciones y pruebas de la Demandante respecto de la mala fe del Demandado, siendo que la Demandante es titular de la marca LA COCTELERA en España (lugar en el que se ubica el Demandado) desde 8 años antes del registro del nombre de dominio en disputa que es idéntico a dicha marca y la Demandante es titular del nombre de dominio <lacoctelera.es> desde 2005 (es decir, casi 11 años antes del registro del nombre de dominio en disputa), ante la ausencia de contestación del Demandado a pesar de haber sido debidamente notificado del presente procedimiento, a la vista de la falta de una justificación por parte del Demandado y atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa, resulta razonable inferir que en el balance de las probabilidades el Demandado actúo de mala fe a los efectos del Reglamento.
En consecuencia, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, considerando así cumplido por la Demandante el tercer requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lacoctelera.com.es> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 2 de febrero de 2017