La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
La Demandada es Ana Doncel Granados, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <hellogoogle.es>. El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Ionos.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de diciembre de 2020. El 24 de diciembre de 2020, el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de diciembre de 2020, el Registro envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de febrero de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de febrero de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de marzo de 2021.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 12 de marzo de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante, Google LLC (“Google”) es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware. Sus fundadores (Larry Page y Sergey Brin) desarrollaron un motor de búsqueda en Internet y comenzaron a utilizarlo en 1998, revolucionando en pocos años el acceso de cualquier persona a la información en cualquier lugar en más de cien idiomas. También ofrece otras utilidades como Google Maps, Google Books, Google News y Google Assistant entre otras.
La Demandante es titular de numerosas marcas con protección en España, como pasa a relacionarse a continuación:
Marca de la Unión Europea (MUE) No. 1104306, GOOGLE, denominativa, solicitada el 12 de marzo de 1999 y concedida el 7 de octubre de 2005, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42.
MUE No. 4316642, GOOGLE, denominativa, solicitada el 29 de marzo de 2005 y concedida el 18 de abril de 2006, para distinguir productos y servicios de las clases 16, 25 y 35.
MUE No. 10080455, GOOGLE, figurativa, solicitada el 28 de junio de 2011 y concedida el 8 de noviembre de 2011, para distinguir productos de las clases 3 y 20.
MUE No. 10081073, GOOGLE, figurativa, solicitada el 28 de junio de 2011 y concedida el 16 de diciembre de 2011, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 36 y 42.
MUE No. 15085152, GOOGLE, figurativa, solicitada el 8 de febrero de 2016 y concedida el 24 de junio de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45.
MUE No. 15033211, GOOGLE, figurativa, solicitada el 25 de enero de 2016 y concedida el 20 de junio de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45.
MUE No.17997875, GOOGLE FI, denominativa, solicitada el 10 de diciembre de 2018 y concedida el 25 de abril de 2019, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 38.
MUE No. 18024849, GOOGLE FI, denominativa, solicitada el 20 de febrero de 2019 y concedida el 15 de junio de 2019, para distinguir servicios de la clase 38.
MUE No. 14910202, GOOGLE FIT, denominativa, solicitada el 15 de diciembre de 2015 y concedida el 19 de abril de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 42.
MUE No. 16998643, GOOGLE LENS, denominativa, solicitada el 19 de julio de 2017 y concedida el 14 de febrero de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases 9,35 y 42.
MUE No. 18063678, GOOGLE NEST, denominativa, solicitada el 13 de mayo de 2019 y concedida el 24 de octubre de 2019, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 37, 38 y 42.
Marca Internacional (MI) No. 881006, google, figurativa, que designa España y la Unión Europea (“UE”), con fecha de solicitud/registro el 12 de enero de 2006, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 38 y 42.
MI No. 1145934, GOOGLE, denominativa, que designa la UE, con fecha de solicitud/registro el 1 de agosto de 2012, para distinguir servicios de la clase 42.
MI No. 1348453, GOOGLE HOME, denominativa, que designa la UE, con fecha de solicitud/registro el 10 de noviembre de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 37, 38 y 42.
MI, No. 1423108, GOOGLE PAY, denominativa, que designa la UE, con fecha de solicitud/registro el 19 de julio de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 36.
MI, No. 1411752, GOOGLE PLAY, denominativa, que designa la UE, con fecha de solicitud/registro el 16 de abril de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 42.
La Demandante registró el nombre de dominio <google.com> en 1997.
El nombre de dominio en disputa <hellogoogle.es> se registró el 7 de julio de 2020 y no resuelve a una página web activa. De acuerdo con la evidencia remitida junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía anteriormente a una página web conteniendo una plantilla de WordPress.
La Demandante expone las circunstancias de su constitución así como la creación por sus fundadores de un eficiente motor para mejorar la búsqueda en Internet de cualquier información desde cualquier lugar del mundo que se puede encontrar en más de cien idiomas. Además, la Demandante refiere otros instrumentos o utilidades que también ofrece y que han sido expuestas en los Antecedentes de esta decisión.
Alega la titularidad de numerosas marcas registradas y con protección en España que han sido ya relacionadas en los presentes Antecedentes.
La Demandante aporta numerosa documentación en la que se acredita el renombre de la empresa y su marca que aparecen en las primeras posiciones de los rankings de informadores como Alexa, Best Global Brands, Branz TOP 100, Ramking Rep trak, Meaningful Brands 2013 y 2017, siendo España uno de los países que figura en los primeros lugares.
Afirma que ésta es la razón por la que numerosos piratas cibernéticos han tratado de explotar la fama de la Demandante y su marca, su fondo de comercio, así como el reconocimiento de los consumidores. Esta circunstancia ha sido reconocida en decisiones bajo el Reglamento y bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP” por sus siglas en inglés) en casos de nombres de dominio en disputa que consistían o contenían el término “google” acordando la transferencia de los mismos a la Demandante. Del mismo modo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha procedido a la denegación de solicitudes de marcas que contenían dicho término, reconociendo la reputación de la marca de la Demandante.
En cuanto a la identidad o similitud confusa entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, ésta afirma que dicho nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad el término que caracteriza las marcas de la Demandante. Respecto al vocablo “hello” considera que esta adición incrementa la similitud dado que los internautas relacionarán el nombre de dominio en disputa con la herramienta de la Demandante denominada Google Assistant que requiere la utilización de la expresión en voz alta “Hey Google” para ser activado como asistente virtual. Y, por último, afirma que el dominio genérico de primer nivel “.es” no establece diferenciación alguna.
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa induce a creer a los consumidores que éste o su titular están afiliados o tienen relación comercial con la Demandante.
De todo lo cual la Demandante concluye que la intención de la Demandada es apropiarse indebidamente de la fama adquirida por aquélla.
Continúa la Demandante afirmando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque ésta no ha sido autorizada ni licenciada para usar la marca de la Demandante; tampoco ha habido ni hay relación alguna entre ambas ni existe prueba alguna de que la Demandada sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa ni ha realizado preparativos para usar dicho nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de servicios de buena fe.
Por todo lo cual, considera que ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada.
Para examinar si el registro del nombre de dominio en disputa fue realizado de mala fe, la Demandante entra a considerar la existencia de conocimiento previo de su marca por la Demandada, concluyendo que, dada la importante difusión de la Demandante y su marca tanto en España como en la Unión Europea como en el mundo entero, es bastante evidente la existencia de dicho conocimiento previo al registro del nombre de dominio en disputa. Además, la inexistencia prima facie de derechos o intereses legítimos de la Demandada permiten llegar a la misma conclusión.
A mayor abundamiento, el nombre de dominio en disputa se registró mucho después de que la Demandante inscribiera sus marcas sobre las que tiene Derechos Previos.
Por último, la Demandada no ha desarrollado una web activa a partir del nombre de dominio en disputa y aunque las decisiones del Centro consideran que este hecho no es determinante de la mala fe en el registro, es una circunstancia a tener en cuenta examinando otros factores que puedan determinar dicha mala fe.
Termina la Demandante solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
El artículo 2 del Reglamento establece que para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política.
Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
La Demandante es titular de numerosas marcas con protección en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten o contienen la denominación GOOGLE. Todas las marcas de la Demandante son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.
En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 , sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
En este caso, la marca de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. Las marcas de la Demandante que añaden a la renombrada marca GOOGLE una expresión como “fi”, “fit”, “home”, “lens”, nest”, “pay” o “play” no impiden realizar esta afirmación.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa añada un término de diccionario, como es “hello”, no evita encontrar esta similitud, como se indica en la sección 1.8 de la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a esta última.
Así, la Demandante afirma que la Demandada no ha sido autorizada ni licenciada para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocida por el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha realizado preparativos para usar dicho nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.
Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito cuando incorpora la marca de la Demandante aunque incluso añada un vocablo adicional. Así se explica en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.
Para ello es fundamental determinar si la Demandada conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.
Como ya se ha apuntado, los Derechos Previos de la Demandante datan de 1999 mientras que el registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa es de 7 de julio de 2020. Además, la marca de la Demandante goza de alto renombre, de lo cual no puede caber duda en el año del registro de dicho nombre de dominio en disputa y no parece deberse al azar que la Demandada haya escogido precisamente ese término para formar el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que la Demandada conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.
Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa, al que se le ha añadido el término “hello” (“hola” en español). También se pueden citar las decisiones The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la marca de la Demandante. Por otra parte, es cierto, como afirma la Demandante, que la adición del vocablo “hello” pueda dar lugar a que el consumidor asocie esta expresión con la característica forma de conectarse a la herramienta de la Demandante,Google Assistant, como es “Hey Google”. Además, el nombre de dominio en disputa jamás ha sido usado ni se han realizado preparativos serios para su uso mediante una oferta de bienes o servicios de buena fe.
Estas circunstancias permiten al Experto, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que la Demandada haya aportado nada que permita al Experto concluir de otra manera.
Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que, a pesar de que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no es base suficiente para afirmar un uso de mala fe, como han declarado diversas decisiones del Centro, las circunstancias del alto renombre de la marca de la Demandante así como la falta de personación y contestación de la Demandada, permiten concluir que su uso es también de mala fe.
De todo lo anterior que el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <hellogoogle.es > sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 27 de marzo de 2021