Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies LLC c. Alberto Jos� Molina Gugino

Caso N� DMX2007-0007

1. Las Partes

El Promovente es Shurtape Technologies LLC, con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de Am�rica, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., Distrito Federal, M�xico.

El Titular es Alberto Jos� Molina Gugino, con domicilio en M�rida, Yucat�n, M�xico, representado por Alejandra L. Brito Rojas, M�rida, Yucat�n, M�xico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-M�xico.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2007. El 19 de junio de 2007 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo d�a, NIC-M�xico remiti� al Centro por igual v�a su confirmaci�n de que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto t�cnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localizaci�n. En respuesta a una prevenci�n del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Promovente present� una modificaci�n a la Solicitud el 25 de junio de 2007. El Centro verific� que la Demanda junto con la subsanaci�n de referencia cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro emplaz� formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 10 de julio de 2007. Al recibir la Solicitud, el Titular dirigi� el 16 de julio de 2007 una comunicaci�n electr�nica al Centro con copia para el Registrador, manifestando que el Titular no es m�s que el contacto administrativo y t�cnico del nombre de dominio controvertido cuando el verdadero propietario del mismo es la Organizaci�n Profesional Packaging, S.A. de C.V., alegando por tanto que la Solicitud era improcedente o bien que deb�a reponerse el procedimiento. A esta comunicaci�n recay� la respuesta del Registrador el 17 de julio de 2007, indicando al Titular que de acuerdo a las Pol�ticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-M�xico, los Titulares de un nombre de dominio son el contacto administrativo y t�cnico del mismo, siendo la Organizaci�n meramente un dato informativo. En virtud de lo anterior y con arreglo al art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 30 de julio de 2007. El Escrito de Contestaci�n a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2007. El 1 de agosto de 2007, el Promovente se dirigi� v�a correo electr�nico al Centro para solicitarle una copia de los documentos ofrecidos como prueba por el Titular a fin de revisarlos y en su caso manifestar lo que su derecho conviniere, toda vez que hasta esa fecha no los hab�a recibido. A pesar de no tener a la vista los anexos en comento, el Promovente expresa ciertas consideraciones en la misma comunicaci�n a manera de r�plica al Escrito de Contestaci�n del Titular.

El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 6 de agosto de 2007, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que tiene su sede en Carolina del Norte y cuenta con activos en Alemania, Canad�, Emiratos �rabes Unidos, M�xico, Per�, China y Singapur, dedicada a la fabricaci�n y venta de una gran variedad de cintas adhesivas de presi�n para uso lo mismo en hogares que oficinas, comercios o en relaci�n con m�ltiples ramas industriales.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano espec�ficamente, el Promovente tiene registrada la marca N� 445837 para la denominaci�n SHURETAPE ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha legal 8 de junio de 1993, en la clase 17 internacional con relaci�n a “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases: productos en materias pl�sticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no met�licos”.

Para brindar informaci�n corporativa y sobre su l�nea de cintas adhesivas que comercializa tanto dentro como fuera de Estados Unidos de Am�rica, el Promovente mantiene un Portal vinculado al nombre de dominio <shurtape.com> que a su vez registr� el 5 de septiembre de 1996.

El Titular por su parte registr� el nombre de dominio en controversia el 27 de julio de 2006, luego de perder frente al propio Promovente la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com.mx> por efecto de la Decisi�n del Experto Pedro W. Buchanan Smith en Shurtape Technologies, LLC. c. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI N� DMX2006-0005.

En el Portal adscrito al nombre de dominio en litigio se ofrece al p�blico consumidor una diversidad de cintas adhesivas bajo la marca registrada SHURTAPE atribuida a una empresa de nombre Shurtape M�xico seg�n se aprecia en la barra superior que identifica al sitio Web aunque sin se�alarse dentro del mismo ni la denominaci�n social completa de la empresa ni su domicilio postal

Por �ltimo es importante mencionar que a la presente controversia le precedi� el procedimiento contencioso-administrativo P.C. 416/2006 (N-121) 3915 incoado por el Promovente en contra del Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como resultado del mismo, el 27 de febrero de 2007 se declar� administrativamente la nulidad del registro marcario 700226 SHURTAPE que hab�a sido concedido con efectos a partir del 12 de marzo de 2001 en relaci�n con la clase 16 internacional para amparar “cintas adhesivas para empaque y otras”, en favor de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., la cual figura junto al Titular en los datos de registro del nombre de dominio en litigio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> reproduce todas y cada una de las caracter�sticas gr�ficas de la marca N� 445,837 SHURTAPE registrada en favor del Promovente, por lo que se concluye que existe semejanza en grado de confusi�n entre ambos;

(ii) La inclusi�n de las palabras “de M�xico” en el nombre de dominio en disputa no debe ser obst�culo para determinar la confusi�n a que se refiere el p�rrafo anterior, pues tales vocablos no son reservables en t�rminos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que pueden agregarse libremente a cualquier signo distintivo, siendo evidente que la palabra “shurtape” que caracteriza el nombre de dominio controvertido es precisamente aquella que conforma la marca registrada del Promovente;

(iii) Lejos de dotar de distintividad al nombre de dominio controvertido frente a la marca del Promovente, la inclusi�n de las palabras “de M�xico”, revelan la intenci�n de su Titular de atraer il�citamente y confundir de nueva cuenta a los usuarios, al sugerir que el sitio al que conduce es una filial en M�xico del Promovente perturbando as� las actividades comerciales de este �ltimo;

(iv) El nombre de dominio del Titular tambi�n es semejante en grado de crear confusi�n con el nombre de dominio <shurtape.com>, del que es titular el Promovente desde el 5 de septiembre de 1996, como han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Pol�tica, la adici�n de los dominios de nivel secundario “.com” y/o del c�digo del pa�s “.mx”, resulta igualmente intrascendente para los fines de una an�lisis de confusi�n al amparo de la Pol�tica;

(v) Del resultado de la b�squeda de antecedentes realizada en el Sistema de Consulta Externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de junio de 2007, se desprende que no existe ning�n derecho de propiedad industrial respecto de la denominaci�n “shurtape de Mexico” en tr�mite o concedido, en favor del Titular;

(vi) Adem�s del Promovente, Profesional Packaging, S.A. de C.V. obtuvo un registro marcario en M�xico bajo la denominaci�n “shurtape” en diversa clase, cuya nulidad fue oportunamente declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial toda vez que el registro de la marca del Titular fue concedido en contravenci�n a la Ley de la Propiedad Industrial, al encontrarse en ese momento vigente y surtiendo plenos efectos legales la marca del Promovente;

(vii) Aun y cuando el Titular pretendiera atribuirse como propios los derechos marcarios de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. como intent� hacerlo en el Procedimiento DMX2006-0005, ello resultar�a inaplicable en virtud de que la resoluci�n del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en momento alguno reconoci� derechos sobre la marca anulada en beneficio del Titular;

(viii) El Titular no puede alegar que ha usado el nombre de dominio en conflicto en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios pues del expediente DMX2006-0005 se acredita que no solamente conoc�a la marca del Promovente sino que pese a haber perdido el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, solicit� de nueva cuenta un nombre de dominio en el que pretende enga�ar a los consumidores haci�ndoles creer que acceden a un sitio Web auspiciado por el Promovente;

(ix) La menci�n de una empresa denominada Shurtape de M�xico en el Portal auspiciado por el Titular demuestra su intenci�n de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuesti�n es operado por una sucursal mexicana del Promovente y por consiguiente que los productos que ah� se ofrecen son los mismos que este �ltimo ha posicionado en mercado mexicano a lo largo de catorce a�os;

(x) De entre los motivos por los que deber�a considerarse que el nombre de dominio en litigio fue registrado y ha sido usado de mala fe destaca el hecho de que �ste fue creado catorce a�os despu�s del otorgamiento de la marca del Promovente, casi once a�os despu�s del registro del nombre de dominio <shurtape.com.mx> y tan s�lo tres d�as despu�s de la Decisi�n del Experto favoreciendo al Promovente en el Procedimiento DMX2006-0005;

(xi) Despu�s de contar con un pronunciamiento expreso en el Procedimiento DMX2006-0005 en el sentido de que el Titular registr� y us� el nombre de dominio <shurtape.com.mx> con el fin de empa�ar el buen nombre de la marca SHURTAPE del Promovente y atraer con �nimo de lucro usuarios de Internet confundi�ndolos intencionalmente con respecto a los productos ofrecidos en el mismo, es evidente que con el registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Titular persigue los mismos prop�sitos;

(xii) Numerosas semejanzas relativas a la tipograf�a, el color, las im�genes y los textos tomados del Portal bajo el nombre de dominio <shurtape.com> y reproducidos en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuesti�n, denotan la mal fe de la Titular;

(xiii) Es importante subrayar que en el dominio de referencia, el Titular del mismo se ostenta como una empresa denominada Shurtape de M�xico, cuando ni la organizaci�n, ni los contactos t�cnico o administrativo figuran bajo ese nombre;

(xiv) Con la existencia del nombre de dominio controvertido se perturba de manera intencional la actividad comercial del Promovente pues los consumidores visitan el mismo con el af�n de conseguir productos leg�timos, sin embargo son inducidos a contactar al Titular, quien no cuenta con la autorizaci�n respectiva para comercializar las �nicas cintas protegidas mediante la marca registrada N� 445, 837 SHURTAPE.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jur�dicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular es accionista y administrador de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., titular de la marca 700226 “Shurtape” que aunque fue anulada, tal resoluci�n no ha causado estado en virtud de que se encuentra pendiente de resolver un Recurso de Revisi�n interpuesto por el Titular con fecha 9 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que fue admitido a tr�mite el 2 de mayo de 2007;

(ii) El nombre de dominio objeto de la controversia es similar, pero en ning�n momento el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> fue creado para enga�ar al p�blico consumidor puesto que el Titular se apoy� en el derecho que tiene para seguir usando su marca SHURTAPE hasta en tanto no se agoten todos los medios de defensa que la Ley le permite en contra de la resoluci�n de nulidad de marca decretada;

(iii) La adici�n de las palabras “de M�xico” al nombre de dominio en controversia obedece a que el principal asiento de trabajo del Titular se localiza precisamente en M�xico;

(iv) En este momento el Titular cuenta con los mismos derechos que el Promovente sobre la marca SHURTAPE y por tanto el art�culo 1.a) i de la Pol�tica resulta inaplicable al caso particular;

(v) Debido a que el Recurso de Revisi�n interpuesto por el Titular en contra de la resoluci�n del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anulando su marca se encuentra pendiente de resolver, no corresponde al Promovente invocar adelantadamente un derecho exclusivo de marca bajo la denominaci�n “shurtape”;

(vi) La Decisi�n del Experto en el Procedimiento DMX2006-0005 respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx> estuvo indebidamente fundada y motivada, resultando carente de sustento l�gico-jur�dico, adem�s de estar plagada de irregularidades, por lo que percibiendo la parcialidad y falta de �tica con que se resolvi� dicho expediente y considerando que el derecho del Titular no pod�a ser violado tan flagrantemente, este �ltimo cre� su nuevo y legal nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>;

(vii) El Titular niega contundentemente por ser incriminoso y falso que en momento alguno se haya tratado de posicionar al amparo de la marca N� 445837 SHURTAPE registrada por el Promovente en la clase 17, ya que el Titular todav�a cuenta con el derecho de ostentar la marca N� 700226 SHURTAPE registrada en la clase 16, bajo la cual realiza actividades comerciales de distribuci�n y venta de sus productos de manera pac�fica, p�blica y continua;

(viii) El Titular niega igualmente de manera tajante que su sitio de Internet sea operado por una empresa denominada Shurtape de M�xico, puesto que en ning�n lugar del sitio Web vinculado al nombre de dominio aparece o se ostenta la empresa de m�rito;

(ix) Los productos amparados por la marca del Promovente no son espec�ficos sino muy generales, contrario a lo que realiz� el Titular al registrar su marca con respecto a las cintas que comercializa, que adem�s son muy diferentes a las que fabrica el Promovente, por lo que en todo caso es este �ltimo quien trata de mala fe de entorpecer las actividades comerciales del Titular;

(x) Por lo que hace a las semejanzas entre los Portales de Internet de las partes, el Titular manifiesta que el dise�o de su sitio Web lo encomend� a un tercero, que las im�genes supuestamente tomadas del Portal del Promovente no son propiedad exclusiva de este �ltimo, as� como que las ilustraciones de las cintas son gen�ricas si se toma en cuenta que todas ellas vienen enrolladas;

(xi) La conducta del Titular no puede configurar mal fe en raz�n de que su actividad comercial se desarrolla dentro del �mbito de la libre competencia y es por lo tanto legal;

(xii) El Promovente pretende posicionarse ante la clientela del Titular, por lo que recurre a conjeturas subjetivas y tendenciosas para confundir al Experto y lograr sus pretensiones.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Pol�tica se basa en su gran mayor�a en la Pol�tica de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, es pertinente recalcar que el procedimiento administrativo regulado por la Pol�tica y su Reglamento es de car�cter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal conformada por la Solicitud y el Escrito de Contestaci�n. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a t�tulo de r�plica y d�plica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. V�ase Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI N� D2000-1490 (manifest�ndose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo); en el mismo sentido Viacom Internacional Inc. and MTV Networks Europe c. Rattan Singh Mahon, Caso OMPI N� D2000-1440; Documents Technologies, Inc. c. Internacional Electronic Communications Inc., Caso OMPI N� D2000-0270; Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N� D2000-1151; y Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI N� D2000-1698.

En este sentido, las manifestaciones que hace motu proprio el Promovente con fecha 1 de agosto de 2007 en relaci�n al Escrito de Contestaci�n del Titular, no son atendibles por el Experto en raz�n de la sumariedad del procedimiento antes apuntada, adem�s de que de admitirse aqu�llas sin solicitar la contrarr�plica del Titular, se vulnerar�a en perjuicio de este �ltimo el principio de igualdad procesal contemplado en el art�culo 12.B del Reglamento.

General

De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es id�ntico o similar en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Pol�tica no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusi�n entre los usuarios de Internet en la forma a que est�n expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusi�n en cuanto a la fuente de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaci�n con un portal de Internet) Nicole Kidman c. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N� D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por s� mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica.

De lo anterior se desprende que la identidad o similitud en grado de confusi�n que alega el Promovente entre los nombres de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y <shurtape.com>, resulta intrascendente en el contexto de la Pol�tica.

Ahora bien, de una comparaci�n puramente objetiva del nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> frente a la marca registrada SHURTAPE, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora �ntegramente la marca del Promovente, propiciando inevitablemente la posibilidad de que ambos signos se confundan entre s� debido a que la fisonom�a del nombre de dominio controvertido se construye primordialmente de la marca que sirve de sustento a la Solicitud, sin importar la presencia de la indicaci�n geogr�fica “de M�xico”, que es interpretada por el p�blico como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresi�n general. Ver Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI N� D2000-1245 (determinando similitud en grado de confusi�n entre los nombres de dominio <osakauniversalstudios.com> y <universalstudiosjapan.com> por un lado y la marca Universal Studios por el otro); Yahoo! Inc. c. Eitan Zviely, et al., Caso OMPI N� D2000-0273 (resolviendo confusi�n entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca Yahoo); y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI N� D2000-0819 (donde el Experto se�al� que la adici�n de un t�rmino puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para impedir una determinaci�n de similitud en grado de confusi�n entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca Canon).

A mayor abundamiento, es inconcuso que una leyenda como “de M�xico” no apta para formar parte de una marca registrada o bien que si�ndolo exista impedimento legal para reservar su uso en exclusiva, no puede servir para desvirtuar una determinaci�n de identidad o confusi�n bajo la Pol�tica. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Ver�nica Aquino Cruz, Caso OMPI N� D2004-0724 (donde este mismo Experto excluy� de su an�lisis el vocablo “banco” por ser un t�rmino gen�rico en el sector de los servicios que presta el Promovente, estimando la confundibilidad entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hip�tesis prevista en el art�culo 1.a.i) de la Pol�tica.

B. Derechos o intereses leg�timos

La cuesti�n principal en este caso consiste en analizar la viabilidad de que el Titular pueda prevalerse de un registro marcario anulado por resoluci�n administrativa sujeta actualmente a revisi�n, para demostrar derechos o intereses leg�timos seg�n la Pol�tica.

En este sentido conviene destacar que que el art�culo 1.c de la Pol�tica no contempla expresamente entre las causales para demostrar ipso jure derechos o intereses leg�timos sobre un nombre de dominio, la existencia lisa y llana de derechos de marca por parte de su Titular. No obstante lo anterior, generalmente se acepta la proposici�n de que una marca sirva para fundar derechos o intereses leg�timos al amparo de la Pol�tica, siempre y cuando las circunstancias en que se haya producido su registro y el uso que se haga de la misma en el comercio as� lo justifiquen. Ver Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and Madonna.com, Caso OMPI N� D2000-0847 (ser�a un error concluir que el simple registro de una marca d� origen a un inter�s leg�timo en t�rminos de la Pol�tica… para establecer derechos reconocibles, el conjunto de circunstancias debe demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe con el prop�sito de hacer un uso leg�timo de �sta en el pa�s donde se concedi�); BECA Inc. c. CanAm Health Source, Inc., Caso OMPI N� D2004-0298 (la conclusi�n de que el registro de una marca sin importar donde o c�mo haya sido obtenido constituya base suficiente para acreditar derechos o intereses leg�timos a la luz de la Pol�tica simplemente no es atractiva).

Bajo esta tesitura, el Experto estima que las siguientes circunstancias documentadas en el expediente imponen al Experto concluir que la marca 700226 SHURTAPE no puede actualmente servir de sustento al Titular para justificar derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en controversia:

(i) El antecedente de una Decisi�n en diverso procedimiento administrativo respecto de otro nombre de dominio incorporando �nica y exclusivamente la marca del Promovente, mediante la que se determin� mala fe de parte del Titular en perjuicio del propio Promovente;

(ii) La circunstancia de que la marca en que apoya su defensa el Titular ha sido ya declarada nula por autoridad competente;

(iii) El hecho de que la empresa de que forma parte el Titular registrara su marca con posterioridad a la fecha de concesi�n de la marca del Promovente, teniendo ambas partes id�ntica actividad comercial, supone que el Titular registr� su marca con pleno conocimiento de los derechos anteriores que le asist�an al Promovente;

(iv) El m�rito de la fundamentaci�n y motivaci�n de la declaraci�n administrativa de nulidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, as� como la reducida posibilidad de que el �nico agravio esgrimido por el Titular tenga �xito en su Recurso de Revisi�n que se encuentra sub j�dice;

(v) La falta de comprobaci�n del uso que se ha dado en el comercio a la marca de que se vale el Titular con relaci�n a una oferta de buena fe de productos;

(vi) El uso enga�oso y desleal que se hace en el Portal del Titular de la marca del Promovente, tal y como este �ltimo la usa en el comercio;

Por otra parte, en relaci�n al argumento principal del Titular en el sentido de que la resoluci�n decretando la nulidad de su marca no ha causado estado y por ello el Titular goza a�n de derechos exclusivos al amparo de la misma, cabe se�alar que contrario a lo aducido por el Titular, jur�dicamente la resoluci�n administrativa de nulidad se encuentra surtiendo plenos efectos, mismos que no fueron suspendidos por virtud de la sola interposici�n del Recurso de Revisi�n, como pudo haberse acordado por la autoridad de cumplirse con los requisitos que precisa el art�culo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo tanto se concluye que a�n cuando sea legalmente posible en un futuro al Titular, aunque por dem�s incierto, dejar insubsistente la resoluci�n administrativa de nulidad que lo desposey� de su marca, atento a las condiciones en que se produjo el registro del nombre de dominio controvertido y al uso que se ha dado a este �ltimo mediante el Portal correspondiente, el Experto resuelve que en este momento, el Titular no cuenta con derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en cuesti�n.

En consecuencia se determina que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria en relaci�n al art�culo 1.a.ii) de la Pol�tica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En opini�n del Experto, los siguientes factores constituyen indicios de la mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular:

(i) La circunstancia de haber registrado el nombre de dominio controvertido luego de dictarse resoluci�n en contra del Titular en distinto procedimiento administrativo sujeto a la Pol�tica, determinando su mala fe para haber registrado y usado sin derecho la marca del Promovente en un nombre de dominio id�ntico;

(ii) La intenci�n de inducir a error a los visitantes de su Portal sobre el origen comercial de los productos que ah� se ofrecen bajo la marca SHURTAPE, derivado de la incorporaci�n de textos e im�genes tomados directamente del sitio Web del Promovente, con independencia de que dichos materiales sean obras originales del Promovente en t�rminos del derecho de autor;

(iii) La reproducci�n exacta en el sitio Web del Titular de la marca del Promovente tal y como este �ltimo la usa en el comercio;

(iv) La falta de indicaci�n de la denominaci�n social o datos de contacto de la empresa que opera el Portal vinculado al nombre de dominio en litigio;

Por las razones expuestas y vista la resoluci�n del Experto Pedro W. Buchanan Smith en el expediente OMPI N� DMX2006-0005 (supra)involucrando a las mismas partes y la misma marca en que se apoya la Solicitud que dio origen al presente procedimiento, el Experto concluye que la conducta del Titular se traduce en al menos tres supuestos t�picos de mala fe descritos en los incisos ii),iii) y iv) del art�culo 1.b. de la Pol�tica. Ver por ejemplo The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI N� D2000-0378 (El Demandado debi� haber sabido que el registro de los nombres de dominio <universityofalberta.com> y <albertau.com> impedir�a al Demandante reflejar el nombre de su instituci�n en nombres de dominio semejantes y al mismo tiempo perturbar�a su actividad. Asimismo, el registro por parte del Demandado de m�s de un nombre de dominio relacionado con la Universidad de Alberta sugiere un patr�n de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Pol�tica).

En tal virtud se tiene por satisfecho en la especie el requisito se�alado por el art�culo 1.a.iii) de la Pol�tica.

7. Decisi�n

En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico

Fecha: 15 de septiembre de 2007