El Promovente es Megaflex S.A., con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por Palacio & Asociados, Buenos Aires, Argentina.
El Titular es Armando Moreno Orellan, con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, México.
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <megaflex.com.mx>
El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de agosto de 2008. El 13 de agosto de 2008, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 14 de agosto de 2008, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Armando Moreno Orellan era el titular del nombre de dominio controvertido, en tanto contacto técnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En respuesta a una prevención del Centro, el Promovente subsanó ciertas deficiencias formales de la Solicitud el 25 de agosto de 2008.
El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 3 de septiembre de 2008, para todos los efectos legales a que hubiere lugar.
Con fundamento en el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de septiembre de 2008. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 24 de septiembre de 2008.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 30 de septiembre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Al revisar el expediente, el Experto advirtió que el Promovente no exhibió los certificados de registro de marca a que hace referencia en su Solicitud como Anexo II. En consecuencia, el Centro notificó a las partes el 7 de octubre de 2008, la Orden de Procedimiento N° 1 mediante la cual el Experto requirió al Promovente presentar los títulos de registro marcario omitidos a más tardar el 13 de octubre de 2008 y comunicó asimismo a las partes la extensión del plazo previsto en el artículo 15(b) del Reglamento para someter la Decisión al Centro.
En respuesta, el Promovente remitió al Centro los títulos de marca solicitados el 10 de octubre de 2008.
El Promovente es una empresa argentina que se dedica a la fabricación y comercialización de emulsiones, pinturas y membranas asfálticas, selladores, revestimientos, aditivos impermeabilizantes y otros materiales de construcción no metálicos.
Para distinguir los productos que ofrece tanto localmente como en varios mercados de exportación, el Promovente tiene registrada en Argentina la marca MEGAFLEX desde 1996 con respecto a las clases 2, 17 y 19 del nomenclador internacional, así como en México a partir de 2006, Chile y Bolivia desde 1998, todos en clase 19, según se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.
El Promovente mantiene desde 1998 un Portal de Internet bajo “www.megaflex.com.ar” donde proporciona información sobre la compañía, al tiempo de ofertar a sus distribuidores y al público consumidor su línea de productos.
El Titular por su parte, registró con fecha 8 de junio de 2004, el nombre de dominio en disputa para vincularlo a un sitio Web que anunciaba diversos productos asfálticos impermeabilizantes que eran importados y distribuidos en territorio mexicano por EMAPI de México, según se demuestra con la impresión de las páginas del Portal certificadas por Escribano Público. En la fecha que se dicta la presente Decisión, el Nombre de Dominio en conflicto se muestra ya inactivo.
Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de la marca MEGAFLEX al haber registrado y usado el nombre de dominio en litigio para ofertar productos idénticos a los fabricados por el propio Promovente, este último presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El Nombre de Dominio de Internet <megaflex.com.mx> resulta notoriamente confundible con la marca MEGAFLEX del Promovente dada su completa identidad, máxime cuando se utiliza para comercializar los mismos productos pero fabricados y comercializados por una competidora directa como lo es EMAPI;
(ii) La marca MEGAFLEX goza de gran reconocimiento en el mercado de las membranas asfálticas y por lo mismo es ampliamente publicitada en los estadios de futbol de Argentina donde se desarrollan encuentros que son posteriormente reseñados en noticiarios deportivos de todo el mundo;
(iii) Asimismo, el sitio existente en el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx> resulta completamente confundible con el Nombre de Dominio <megaflex.com.ar> operado por el Promovente;
(iv) El Titular y quien en definitiva utiliza el Nombre de Dominio en disputa no tienen derechos marcarios sobre el término MEGAFLEX ni son distribuidores autorizados por el Promovente;
(v) El Titular explota el Nombre de Dominio en disputa para comercializar productos que se venden con la marca EMAPI, los cuales son de competencia directa de aquellos amparados por la marca MEGAFLEX;
(vi) El Titular no usa el Nombre de Dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos al tratarse de un competidor comercial del Promovente;
(vii) El Titular no es conocido corrientemente con el nombre de “Megaflex” sino que por el contrario, se valen de la marca MEGAFLEX del Promovente para publicitar y comercializar productos de la competencia;
(viii) El uso que hace el Titular del Nombre de Dominio en disputa produce el efecto de desviar a los consumidores que de buena fe buscaban los productos de Megaflex y en su lugar se encuentran con aquéllos ofrecidos por EMAPI;
(ix) El registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio en disputa tiene el doble efecto negativo de impedir al Promovente reflejar su marca en un nombre de dominio correspondiente en México, así como de perturbar la actividad comercial de Megaflex en México;
(x) Por último, al utilizar el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx>, el Titular ha intentado de manera malintencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de Megaflex S.A. en cuanto a la fuente y/o patrocinio del sitio.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii)El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política.
Así las cosas, de una comparación puramente visual entre <megaflex.com.mx> y la marca registrada MEGAFLEX, se advierte que el Nombre de Dominio en disputa se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.
Lo anterior en vista de un sinnúmero de resoluciones bajo la Política que han reiterado que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.
En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de diferenciar caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.
El Promovente afirma que el Titular no es licenciatario de su marca MEGAFLEX ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación, como tampoco que sea conocido en círculo alguno con el nombre de dominio en cuestión.
En la medida que tales aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
En consonancia con lo anterior, el Experto estima que en la especie, el uso que hace el Titular del Nombre de Dominio en disputa no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos en el sentido del artículo 1(c)(i) de la Política, debido a que de acuerdo a las pruebas ofrecidas, dentro del Portal respectivo se han ofrecido a la venta única y exclusivamente productos de idéntica naturaleza a los que comercializa el Promovente bajo su marca registrada, pero sin indicar el origen comercial de los mismos ni mucho menos tener autorización para usar la marca MEGAFLEX como nombre de dominio. En este sentido Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (el uso de un nombre de dominio para atraer consumidores al sitio Web del Demandado, creando confusión respecto de la marca del Demandante, no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos al tenor de la Política).
De esta manera se colma a juicio del Experto el supuesto exigido por el artículo 1(a)(ii) de la Política.
Las constancias que obran en el expediente acreditan fehacientemente que el Titular utilizó el nombre de dominio en pugna para ofrecer al público consumidor mexicano un revolucionario producto impermeabilizante de importación que se aplica desde hace muchos años en Europa y diversos países de Sudamérica, entre ellos Argentina, omitiendo extrañamente señalar en parte alguna del Portal, el nombre del fabricante y la marca bajo la cual se comercializa dicho producto.
A mayor abundamiento, atento al carácter con que se ostenta el Titular de “importador, distribuidor y colocador único en México de una innovadora membrana asfáltica impermeabilizante de origen extranjero”, es inconcuso que el producto aludido por el Titular en su sitio Web es el mismo que ampara la marca MEGAFLEX del Promovente. De otra manera no puede explicarse la elección de un nombre de dominio desprovisto de significado conceptual alguno como lo es MEGAFLEX, por un comerciante denominado “emapi”, quien afirmó haber introducido por primera vez a México un producto tan específico como la membrana asfáltica que caracteriza justamente a la marca MEGAFLEX del Promovente.
Por consiguiente se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el Nombre de Dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la fuente comercial de los productos identificados por la marca MEGAFLEX, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1(b)(iv) de la Política. Ver Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Caso OMPI No. D2006-1052 (considerando que el Demandado pudo haber adoptado su propia denominación social como nombre de dominio y anunciar en el Portal correspondiente que distribuía productos del Demandante, en lugar de apropiarse sin derecho y sin consentimiento de la marca de este último).
Bajo estas circunstancias, el Experto tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1(a)(iii).
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g)(ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 21 de octubre de 2008