La Promovente es Skype Limited, con domicilio en Dublin, Irlanda, representada por Genga & Associates, P.C., con domicilio en California, Estados Unidos de América.
La Titular es HMC, con domicilio en California, Estados Unidos de América.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <skype.com.mx> y <skype.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de febrero de 2011. El 14 de febrero de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 14 de febrero de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 23 de febrero de 2011. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de febrero de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de marzo de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de marzo de 2011.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de marzo de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente manifiesta que cuenta con diversas marcas registradas en por lo menos 33 países distintos. Por lo que respecta a México, el Promovente cuenta con los siguientes registros de marca:
Marca | Registro | Expediente | Clase | Vigencia |
|
SKYPE |
856343 |
641147 |
38 |
10 de febrero de 2014 |
|
SKYPE |
1079588 |
979353 |
42 |
11 de diciembre de 2018 |
De un análisis de los registros de marca que el Promovente acompañó a su solicitud, así como de la búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del Servicio de consulta externa sobre información de marcas Marcanet, en la página de Internet “www.impi.gob.mx”, se desprende que el Promovente es titular de los registros de marca señalados en el cuadro anterior válidos desde 2004 en México.
4.2 El Promovente manifiesta ser titular de 51 registros de nombres de dominio de nivel superior de código de distintos países que se componen de la denominación SKYPE. Asimismo, manifiesta ser titular desde el 23 de abril de 2003 de los siguientes nombres de dominio:
- <skype.com>
- <skype.net>
- <skype.org>
- <skype.info>
- <skype.biz>
- <skype.mobi>
- <skype.jobs>
- <skype.tel>.
4.3 Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular en las siguientes fechas:
- <skype.com.mx>, con fecha de 23 de septiembre de 2008; y
- <skype.mx>, con fecha de 31 de mayo de 2009.
4.4 A pesar de haber sido debidamente notificado de la presente Solicitud de transferencia de nombre de dominio en disputa, el Titular no contestó la Solicitud.
El Promovente en su Solicitud alega lo siguiente:
i) El Promovente ha mantenido registros válidos de marcas desde 2004 en México y en numerosos otros países. Los registros de marcas del Promovente en todo el mundo, que son anteriores a 2004, preceden a las dos fechas respectivas en que el Titular registró los nombres de dominio en disputa.
ii) El Promovente ha invertido y continua invirtiendo serias sumas de dinero con el fin de crear un reconocimiento sólido de la marca para el nombre SKYPE, para que adquiera amplia popularidad y fama en el mundo entero. En la actualidad cuenta con más de 560 millones de usuarios registrados (junio de 2010). Como tal la marca SKYPE es famosa y renombrada.
iii) Los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca comercial famosa y renombrada del Promovente. Los nombres de dominio se componen del nombre SKYPE en su totalidad con la simple adición de las extensiones correspondientes a dominios de nivel superior de código de país.
iv) El Promovente no tiene conocimiento de que existan pruebas de que, antes de recibir aviso de la controversia, el Titular haya usado o efectuado preparativos demostrables para usar los nombres de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios.
v) El Promovente afirma que el Titular nunca ha usado los nombres de dominio en disputa de ninguna manera, simplemente los nombres de dominio en disputa están estacionados, lo que hace que se genere automáticamente una página web con enlaces patrocinados.
El Promovente destaca que esos enlaces o patrocinados se generan automáticamente y para un contexto específico tal que se vinculan de manera engañosa con el software y las marcas del Promovente.
vi) El Promovente nunca autorizó al Titular a usar la marca comercial SKYPE de esta manera ni de ningún otro modo.
vii) El Promovente no tiene conocimiento de que existan pruebas de que en algún momento el Titular ha sido conocido de manera corriente como SKYPE o cualquier nombre similar.
viii) El uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular no es leal ni de naturaleza no comercial. El nombre de dominio <skype.mx> está inactivo, y el nombre de dominio <skype.com.mx> es utilizado por el Titular para exhibir enlaces patrocinados, sin mostrar contenido editorial ni comentarios en absoluto.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. En virtud de su rebeldía, el Titular carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias que lo anterior implica.
El Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el registrador NIC-México, por lo que se ha sometido a sus reglas, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales del presente procedimiento.
El artículo19 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Solicitud sobre la base de los siguientes elementos:
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con las normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar esos argumentos y declaraciones también de una manera específica. De acuerdo con el artículo 5.b).i) del Reglamento, en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el Titular de los nombres de dominio debe conservar el registro y utilización de los nombres de dominio objeto de la controversia (…).”
Asimismo, de acuerdo con el artículo 5.e). del Reglamento, “si el Titular no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.”
Además, el artículo16.a) del Reglamento prevé que “en caso de que un Titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente Reglamento, el grupo de expertos adoptará una resolución con respecto a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el artículo16.c) del mismo Reglamento prevé que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “este último sacará las conclusiones que considere apropiadas.”
De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la Solicitud por parte del Titular, podría indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Experto emita una decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos señalados en el artículo1.a) de la Política.
A. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
B. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
C. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
De conformidad con lo establecido en el inciso 5) de los antecedentes de hecho de la presente resolución, el Promovente acreditó ser titular de diversos registros de marca en México, bajo el prefijo SKYPE, por lo que el Experto considera que el Promovente cuenta con un derecho que le legitima en su pretendido interés sobre los nombres de dominio en disputa. Por otra parte, el Experto no pudo analizar una postura del Titular, debido a su falta de contestación de la Solicitud.
Por otro lado, no pasa desapercibido el hecho de que el Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros de nombre de dominio, los cuales, al igual que las marcas del Promovente, se constituyen del prefijo SKYPE.
De un simple análisis gramatical y fonético entre los signos distintivos del Promovente con relación a los nombres de dominio en disputa <skype.com.mx> y <skype.mx>, es evidente que el nombre de dominio referido es semejante en grado de confusión a las marcas del Promovente y a los diversos nombres de dominio de los cuales el Promovente es titular.
En virtud de lo anterior, el Experto considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las marcas en el capítulo de antecedentes, y que los nombres de dominio <skype.com.mx> y <skype.mx> son semejantes en grado de confusión a las marcas citadas por el Promovente. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo 1.a) de la Política.
En este rubro, el Experto ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Política, ahora por lo que toca al aspecto del derecho o interés legítimo del Titular respecto de los nombres de dominio en disputa. En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las pruebas que ofrece en apoyo a su negación sobre cualquier derecho o interés legítimo que pudiera favorecer al Titular. Por otro lado, el Experto se apegará a las reglas de la Política para cuestiones de rebeldía o preclusión de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como consecuencia de la falta de contestación.
En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre la cual, el Titular pueda sustentar algún derecho (marca, aviso comercial, etc.) o interés legítimo (nombre comercial, uso no comercial, etc.), respecto de la tenencia o uso de los nombres de dominio en disputa que permita al Experto emitir un juicio respecto de tales causas de legitimación para el registro o uso de los nombres de dominio en disputa. Por esto, nada puede inferirse a favor del Titular sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política.
Por su parte el Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés legitimo alguno del Titular para haber registrado y usar los nombres de dominio en disputa, debido a las siguientes circunstancias de hecho:
a) El Titular no posee registro o goza de un derecho de marca, o aviso comercial que le legitime sobre la denominación “Skype”;
b) El Titular no ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio. Es más no existe conexión o relación alguna entre el nombre del Titular y la denominación “Skype”.
c) Desde la fecha en que el Titular, solicitó el registro de los nombres de dominio en disputa, no ha hecho un uso real de los nombres de dominio en disputa; solamente lo ha utilizado para dirigir a los usuarios a enlaces patrocinados(<skype.com.mx>) o ha estado inactivo <skype.mx>.
En vista de lo anterior, el Experto considera que el Promovente satisface el segundo de los supuestos del artículo 1.a) de la Política.
La Política en su artículo 1.b), establece diversos supuestos respecto de los cuales la Política considera que constituyen prueba suficiente para determinar el uso o registro de mala fe de un nombre dominio:
-circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro de los nombres de dominio; o
- se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promoverte en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o del sitio en línea o de un producto o servicio, o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
A la luz de lo anterior, el Experto profundizó en el análisis sobre el tercer aspecto de la Política, vinculado a la mala fe con la que el Titular pudo conducirse al registrar los nombres de dominio en disputa, o al haber usado los mismos en caso de haber obtenido los registros de buena fe.
En el caso concreto, el Experto considera que el Titular registró los nombres de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que lo hizo sin tener derecho o interés legítimo, tal y como se expresó en el supuesto anterior.
Asimismo, el Titular obtuvo el registro de los nombres de dominio en disputa 4 años después, de la fecha en que el Promovente registró las marcas con la denominación SKYPE. Y atendiendo al alegato del Promovente en el que esgrime que la marca comercial SKYPE es famosa y renombrada, relacionándolo con la manifestación del Promovente de que en la actualidad cuenta con más de 560 millones de usuarios registrados, es improbable que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio o después, no supiera o estuviera consciente de la marca del Promovente. Tal y como se resolvió en el caso Société Air France v. Kim Hyungho, Caso OMPI No. D2005-0442. Tampoco pasa inadvertido para el Experto el hecho de que el Titular no ha utilizado el otro de los nombres de dominio en disputa.
Por otro lado, no pasa inadvertido para el Experto el hecho de que el Titular ha utilizado uno de los nombres de dominio en disputa para la práctica conocida como “parking”, que en este caso también constituye un elemento para acreditar el uso de mala fe. Así se ha venido considerando en otras resoluciones del Centro como en Mattel, Inc. v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009.
Ante tal evidencia, resulta irrefutable para este Experto afirmar que el Titular registró y usa de mala fe los nombres de dominio <skype.com.mx> y <skype.mx>.
En conclusión, el Experto considera procedentes los argumentos del Promovente tendientes a acreditar la mala fe. Por otra parte, el Experto considera que al incurrir en rebeldía, el Titular no manifiesta mayor interés en defender sus derechos y en particular, defender sus acciones al registrar y usar los nombres de dominio en disputa.
Por consiguiente, el Experto concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 1.a) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que los nombres de dominio <skype.com.mx> y <skype.mx> sean transferidos al Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 5 de abril de 2011