Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Martell & Co. S.A. v. Aaron Adolfo Grego, Alberto Martel Hernández

Caso No. DMX2011-0014

1. Las Partes

La Promovente es Martell & Co. S.A., con domicilio en Cognac, Francia, representada por Avahlegal, México.

Las Titulares son Aaron Adolfo Grego y Alberto Martel Hernández, con domicilio en el Distrito Federal, México (la “Titular”), representadas por Lex Informática Abogados, S.C, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <martell.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de mayo de 2011. El 11 de mayo de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de mayo de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud modificada el 17 y 27 de mayo de 2011.

El Centro verificó que la Solicitud junto con las Solicitudes modificadas cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de junio de 2011. La Contestación fue presentada en fecha 27 de junio de 2011, tiempo y hora local de la Ciudad de México.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente señala que el cognac Martell es uno de los mejores Cognacs franceses conocidos en el mundo (sic). Y que la empresa que lo produce y comercializa fue creada en el año 1715.

La Promovente es titular de los registros marcarios en México:

La Promovente es titular del nombre de dominio <martell.com>, según se pudo verificar en “http://www.networksolutions.com/whois-search/martell.com”, mismo que se utiliza para promocionar sus productos a nivel mundial.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de abril de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente manifiesta que sus registros marcarios son idénticos o similares al nombre de dominio en disputa.

La Promovente señala que el nombre de dominio en cuestión re-direcciona al sitio de Internet “www.queremoscomer.com”.

La Promovente menciona que la Titular no tiene derechos ni intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

La Promovente establece que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se usa de mala fe, así como que la Titular tiene un amplio conocimiento de la marca MARTELL.

La Promovente hace mención a que la Titular declinó ofertas para la adquisición del nombre de dominio por la cantidad USD 500 (quinientos dólares estadounidenses) y que ello evidencia la mala fe del registro y utilización del mismo.

B. Titular

La Titular señala que en este procedimiento se colman los supuestos en términos de la legislación aplicable para el litisconsorcio pasivo necesario. Y al efecto, solicita se consideren como co-demandados a los señores Aaron Adolfo Grego y a Alberto Martel Hernández (también conocido como Alberto Martell Hernández).

La Titular manifiesta que el señor Aaron Adolfo Grego se dedica, entre otras cosas, a la creación, administración y mantenimiento de sitios Web y tiendas de comercio electrónico a través de dos empresas:

Dreamscan S de R.L. de C.V. e Intersytyos, S. de R.L. de C.V.

La Titular establece que efectivamente el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Promovente y al mismo tiempo idéntico al apellido Martell, familia originaria de Francia. Así como que existen en México (Peña de Bernal, Querétaro) 230 personas con el apellido Martell.

El Titular también hace mención a que la Promovente no acredita los extremos de su pretensión, toda vez que: se han efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa; la Titular ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio <martell.com.mx> aún cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; y que la Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Titular señala que: Martell es un apellido conocido seguramente en muchos países del mundo, y en el caso de México la familia Martell (representada por Alberto) tiene el derecho legítimo de usarlo en Internet; el uso de su propio apellido (familia Martell) en un nombre de dominio (<martell.com.mx>) corresponde a una práctica habitual y legítima, y es por regla general, prueba suficiente de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio y que a los propietarios de marcas no se les permite usar la Política para desposeer sumariamente a una tercera parte de un nombre de dominio que refleja su apellido.

La Titular, asimismo menciona que la marca MARTELL no constituye una marca notoriamente conocida, ya que carece de la Declaratoria a que se refiere el artículo 98 Bis y subsecuentes de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Titular manifiesta que al momento de contestar respecto a la oferta del nombre de dominio en disputa hizo saber a los abogados de la Promovente que: “(1) el nombre de dominio no estaba en venta pues era parte de un proyecto privado asociado a este dominio (la página de la familia Martell en México); (2) que dicho proyecto no tenía nada que ver con la marca Martell del Promovente; y (2) que agradecía su oferta pero que para la Titular vale (el nombre de dominio) mucho más que su oferta”; y que ello no constituye una prueba de registro y/o uso de mala fe.

La Titular de igual forma establece que: es falso que la Titular haya confesado su conocimiento respecto de la marca MARTELL; es falso que la Titular esté impidiendo el uso de la marca MARTELL en Internet; y que es falso que la Titular “ha utilizado en diversas ocasiones el nombre de dominio MARTELL.COM.MX para re-direccionar y atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet que evidentemente buscan información de los productos y/o servicios que ofrece [el Promovente], a un sitio Web llamado QUEREMOSCOMER.COM”, ya que la Promovente no presentó prueba alguna que acredite lo anterior.

La Titular considera que: “El mejor argumento y prueba de la ausencia total de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa es que el Titular recibió en varios correos electrónicos durante 2009 un aviso por parte de NIC México avisándole la apertura del nombre de dominio .mx y el inicio de la etapa de Pre-Registro entre el 1 de Mayo y el 31 de Julio de 2009. En pocas palabras, el Titular tuvo la oportunidad exclusiva de registrar Martell.mx y NO LO HIZO, porque nunca ha sido su intención actuar con mala fe, perturbar la actividad comercial del Promovente o impedir que el Promovente refleje la denominación en un nombre de dominio correspondiente”.

6. Debate y conclusiones

A. Petición de Litisconsorcio

Como se ha mencionado anteriormente, la Titular solicitó la admisión de la figura del “litisconsorcio” para este procedimiento. Al tratarse el “litisconsorcio” de una figura procesal cuyo objetivo es el de determinar e identificar a las partes (actores y demandados) en un procedimiento resulta trascendental llevar a cabo el análisis sobre la procedencia de dicho “litisconsorcio”.

La Titular ha acreditado que: i) Tanto el señor Aaron Adolfo Grego como el señor Alberto Martel Hernández otorgaron poder para su representación conjunta en este procedimiento al despacho jurídico encargado de la presentación de la contestación de esta Solicitud; ii) Desde el mes de enero de 2005, los señores Aaron Adolfo Grego y Alberto Martel Hernández iniciaron una relación comercial a efecto de desarrollar un sitio de Internet para la familia Martell, a través de las empresas en las que participa el señor Aaron Adolfo Grego¹; iii) El señor Alberto Martel Hernández mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2005 escribió lo siguiente: “… Muchas gracias a ti, he estado muy ocupado y no he tenido tiempo de revisar lo de la página. Puedes ir adelantando con lo que se pueda, mientras prepararé algo de información. Yo creo que el sitio va a ser de la familia aunque también me gustaría tener una página personal pero deja lo checo con mi papá y mi tío el de la escuela GMartell porque igual y quiere cambiar algo de su sitio y podemos ver algo. Hablo con ellos y te lo confirmo después. Me podrías ir dando mi correo electrónico: […]@martell.com.mx puedo usarlo y que me llegue a mi hotmail?”; y iv) El señor Aaron Adolfo Grego mediante correo electrónico del 12 de abril de 2005 manifestó lo siguiente: “… Me gustaría saber que has pensado del sitio para saber cómo avanzamos. Ya tenemos tus dominios y ya tenemos tu correo (si puede llegar a tu correo personal en hotmail: ingresa a opciones de la cuenta y sigue los pasos). Si quieres vamos trabajando una propuesta, solo necesito que me definas si el sitio va a ser de tu familia o quieres enfocarlo más a tu carrera o a la escuela de música”.

Tomando en consideración todo lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable, resulta que: a) Estamos en presencia de una convención mercantil respecto a una prestación de servicios entre los señores Aaron Adolfo Grego y Alberto Martel Hernández para el desarrollo de un sitio de Internet²; b) Los contratos mercantiles celebrados por medios electrónicos se perfeccionan con la aceptación de la propuesta respectiva³; c) Dentro de los encargos establecidos en la propuesta aceptada, se incluye una comisión mercantil para el registro del nombre de dominio a cargo de Aaron Adolfo Grego⁴; d) Al haber sido ratificado el encargo del registro del nombre de dominio por parte de Alberto Martel Hernández (de acuerdo con las comunicaciones que obran en los correos electrónicos y la firma correspondiente en la cotización del 25 de noviembre de 2010)⁵; y que el señor Aaron Adolfo Grego cumplió la comisión mercantil respecto al registro del nombre de dominio <martell.com.mx>, en su nombre, como lo establecen las disposiciones aplicables⁶.

Este experto toma también en consideración diversos criterios emitidos en casos bajo la Política, tales como: Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, Caso OMPI No. D2009-0385; NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2007-0009; y Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez, Caso OMPI No. DMX2001-0005.

Consecuentemente, se reconoce el litisconsorcio pasivo necesario en este procedimiento. Y en virtud de lo anterior, a partir estas líneas la referencia a la Titular corresponderán a los co-demandados o a cada uno de ellos en particular.

B. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;

Tomando en consideración que ambas partes coincidieron en la identidad entre los registros marcarios de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, se tiene por acreditada la hipótesis prevista en el párrafo 1.a).i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

Respecto de este punto, la Promovente ofrece, entre otras, las siguientes pruebas: registros marcarios otorgados en México respecto a la denominación MARTELL; constancias de titularidad del nombre de dominio <martell.com> y <martell.mx>, impresiones de comunicaciones entre la Promovente y la Titular respecto a la adquisición del nombre de dominio en disputa, artículos en diversas publicaciones impresas y en Internet.

Y la Titular ofrece, entre otras las siguientes pruebas: poder otorgado por los señores Aaron Adolfo Grego y Alberto Martel Hernández a favor del despacho jurídico que presentó la contestación a este procedimiento, impresiones de comunicaciones electrónicas entre los señores Aaron Adolfo Grego y Alberto Martel Hernández para el registro del nombre de dominio <martell.com.mx>, actas de nacimiento de Alberto Martel Hernández y Martha Martell Hernández, impresiones de correos electrónicos entre Aaron Adolfo Grego y los abogados de la Promovente, encuestas, correos electrónicos de NIC-México al señor Aaron Adolfo Grego, copias de identificaciones oficiales con fotografía de los señores Aaron Adolfo Grego y Alberto Martel Hernández, perfiles de Aaron Adolfo Grego, Sytyos, Dreamscan y lista de clientes y listas premios y notas de prensa, así como direcciones en Linkedin, Facebook.

Del contenido y revisión exhaustiva de las referidas pruebas, este Experto colige lo siguiente: i) La Promovente tiene derechos sobre la marca MARTELL; ii) La Titular se ostenta en sus correos electrónicos como Alberto Martell; iii) Alfredo Martel Hernández también es conocido como Alberto Martell Hernández⁷ y iv) La Titular tiene derechos sobre el nombre de dominio <martell.com.mx>.

Resulta aplicable a este caso lo señalado en Billerbeck Schweiz AG v. Peter Billerbeck, Caso OMPI No. D2001-0825, y en consecuencia, se tiene por no establecido el requisito señalado en el artículo 1.a).ii) de la Política.

D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por lo que respecta al último supuesto, aún y cuando no resulta necesario entrar al estudio de otras causales para la transferencia del nombre de dominio, este Experto determina que: i) La Titular no registró el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo, arrendarlo o cederlo a un tercero; ii) La Titular no registró el nombre de dominio en disputa con la intención de impedir a la Promovente el uso de sus marcas⁸; iii) La Titular no registró el nombre de dominio en disputa con la intención de perturbar la actividad comercial de un competidor; y iv) La Titular no registró el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer cibernautas a un sitio determinado⁹.

En tal virtud se tiene por no demostrado el requisito dispuesto en el párrafo 1.a).iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto con fundamento en lo establecido en el artículo 1, 12, 19 y demás aplicables del Reglamento, desestima la Solicitud.

Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 11 de agosto de 2011

¹ De acuerdo con lo señalado en el anexo b de la Contestación de la Demanda, existe un correo electrónico del 27 de enero de 2005 en el que se señala, entre otras cosas, que la prestación de servicios a cargo de Aaron Adolfo Grego, incluía la de compra de nombres de dominio.

² Código de Comercio. Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

³ Código de Comercio. Artículo 80.- Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada.

⁴ Código de Comercio. Artículo 273.- El mandato aplicado a actos concretos de comercio, se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista el que la desempeña.

⁵ Código de Comercio. Artículo 274.- El comisionista, para desempeñar su encargo, no necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito o de palabra; pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya.

⁶ Código de Comercio. Artículo 283.- El comisionista, salvo siempre el contrato entre él y el comitente, podrá desempeñar la comisión tratando en su propio nombre o en el de su comitente.

⁷ Del contenido de los anexos c y d de la Contestación de la Demanda, se demuestra que el señor Alberto Martel Hernández es hijo de Alfredo Martell y nieto de Alfredo Martell.

⁸ Del contenido del anexo g de la Contestación, se demuestra que el Titular tuvo la oportunidad exclusiva para llevar a cabo el registro del nombre de dominio .MX (hoy en propiedad de la Promovente) y no lo hizo.

⁹ Contrario a lo señalado en la Solicitud, la Promovente no logró acreditar la re-dirección del nombre de dominio <martell.com.mx> al sitio “www.queremoscomer.com”. En todo caso, si efectivamente el nombre de dominio en disputa redireccionó en algún momento al sitio “www.queremoscomer.com”, dadas todas las circunstancias del caso, el Experto consideraría que este uso no necesariamente acreditaría un uso de mala fe.