La Promovente es Urban Outfitters, Inc. con domicilio en Filadelphia, Estados Unidos de América representada por SafeNames Ltd., Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda.
El Titular es Guillermo Cazares con domicilio en México DF, Distrito Federal, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <urbanoutfitters.com.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México y el agente Registrador es NEUBOX Internet SA de CV.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de junio de 2014. El 10 de junio de 2014 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de junio de 2014, NIC- México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 17 de junio de 2014.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de julio de 2014. La Contestación fue presentada en fecha 5 de julio de 2014. Después de varias comunicaciones entre las partes con respecto a la suspensión del procedimiento, este fue finalmente suspendido el 24 de julio de 2014 con la finalidad de un posible acuerdo amistoso entre las partes. El procedimiento fue re-instituido con fecha 31 de julio de 2014.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de agosto de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Promovente, Urban Outfitters, Inc. es una empresa norteamericana con más de 42 años de experiencia en la creación y gestión de tiendas especializadas en moda y tendencias, con presencia en más de 10 países, en el sector de la industria de moda. La Promovente goza de un gran prestigio a nivel internacional en el sector de productos de moda. Dentro de la variedad de productos que ofrece Urban Outfitters, Inc., se encuentra ropa, calzado, accesorios de moda para hombre y mujer, así como artículos para el hogar. Es titular de diversos registros marcarios, entre los cuales se encuentra la marca URBAN OUTFITTERS.
La marca URBAN OUTFITTERS está actualmente registrada, al menos desde 1984, en diversas jurisdicciones con los siguientes números de registro:
Marca |
Núm. de registro |
Clase(s) |
País de la marca |
|
URBAN OUTFITTERS |
1323901 |
42 |
Estado Unidos de América |
|
URBAN OUTFITTERS |
TMA454937 |
N/A |
Canadá |
|
URBAN OUTFITTERS |
1995B06421 |
21 |
Hong Kong, China |
|
URBAN OUTFITTERS |
301684080 |
25 |
Hong Kong, China |
|
URBAN OUTFITTERS |
626848 |
42 |
Australia |
|
URBAN OUTFITTERS |
816338 |
25; 35 |
Australia |
|
URBAN OUTFITTERS |
001150465 |
25 |
Unión Europea |
|
URBAN OUTFITTERS |
010182061 |
35 |
Unión Europea |
De acuerdo con la consulta de WhoIs, el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> fue registrado el 30 de agosto de 2013.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de la acción, son los siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> es idéntico a la marca URBAN OUTFITTERS, sobre la que la Promovente tiene derechos.
Resulta ser evidente que en la especie, éste requisito se satisface plenamente, sin que sea necesario realizar un análisis exhaustivo sobre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, pues claramente puede apreciarse que el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> es idéntico a la marca registrada URBAN OUTFITTERS, propiedad de la Promovente, desde el punto de vista conceptual o ideológico, gráfico y fonético, considerando que sin duda se pronuncian inicialmente en forma idéntica.
(ii) El Titular del nombre de dominio en disputa no posee derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx>.
Este punto se puede corroborar, ingresando al sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa, <urbanoutfitters.com.mx>, del cual se puede observar que el Titular no ha usado ni ha efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa. Lo que parece indicar que el ánimo del Titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, fue únicamente obtener un lucro indebido.
(iii) El nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> se registró de mala fe.
Respecto del punto en comento, la Promovente sostiene que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de los derechos de propiedad intelectual que tiene Urban Outfitters Inc. sobre las marcas concedidas, mismas que se encuentran vigentes, toda vez que “Urban Outfitters” no posee otro significado más allá del que lo identifica con los productos de la Promovente. Aunado a lo anterior, argumenta la Promovente que los nombres de dominio en disputa son de fecha posterior a las solicitudes de registros marcarios. Además, indica que el Titular actual no ha usado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativo alguno para tal efecto.
Además, la Promovente afirma que el comportamiento del Titular al modificar la información del servicio WhoIs, durante el transcurso del procedimiento (procedimiento de intercambio de comunicaciones entre las partes previo al presente procedimiento administrativo), constituye una prueba de “cyberflight” (la transferencia del nombre de dominio por parte del titular con el fin de evitar una acción como la que nos ocupa).
El Promovente considera que se encuentra impedido para ofrecer sus productos o información particular de estos, además de una fácil y legítima asociación del nombre de dominio en disputa con sus registros marcarios.
El Titular declara que en efecto adquirió el nombre de dominio en disputa el día 27 de abril de 2014. Además, de manera expresa señala que no ha hecho uso del nombre de dominio en disputa desde que lo adquirió.
El Titular argumenta que su intención es la de crear una comunidad en línea de los miles de mexicanos que desean que existan tiendas de “Urban Outfitters” en México. Sin embargo, declara que podría ceder de manera gratuita el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> a Urban Outfitters Inc., situación que no realizó por no haber sido contactado por algún representante de Urban Outfitters Inc. para entablar pláticas y llegar a una posible cesión del nombre de dominio en disputa de manera gratuita siempre y cuando no fuera a través de un tercero.
El Experto resolverá la presente controversia, tomando en cuenta los hechos esgrimidos en la solicitud de la Promovente y en la contestación del Titular.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 4.a. de la Política, la Promovente debe probar la presencia de los siguiente elementos:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto de una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y,
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utilizan de mala fe.
El Experto encuentra que la totalidad de la marca URBAN OUTFITTERS, propiedad de la Promovente, se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa y seguida exclusivamente por la combinación del dominio genérico (“gTLD”) “.com” y el dominio correspondiente a México (“ccTLD”) “.mx”. Decisiones anteriores emitidas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio establecen que dicha situación no es jurídicamente relevante (“UDRP”)1 (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca URBAN OUTFITTERS y que el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx>, no sólo es semejante en grado de confusión, sino idéntico, a esta marca.
Respecto de los argumentos vertidos por las Partes, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa; ni utilice el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> en relación con ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 4.c.i.) de la Política. Además, el Titular confirma de manera expresa en su Escrito de Contestación, la falta de derechos o intereses legítimos sobre el dominio.
En el presente caso, el Promovente alega que el presente asunto es un caso claro de “cyberflight”. Dicho concepto se puede interpretar como un intento de retrasar un proceso URDP cambiando los datos de registro de un nombre de dominio o cambiando de registrador tras conocer la demanda. Véase PREPADOM v. Domain Drop S.A. (PREPADOM-COM-DOM), Caso OMPI No. D2006-0917. Este tipo de casos en los que se involucre el concepto de “cyberflight” constituye un claro indicativo de mala fe. A pesar de ello, y en base a las evidencias presentadas en el presente caso, el Experto no tiene claro que esta afirmación del Promovente se confirme.
Sin embargo, y sin perjuicio de lo arriba indicado, este Experto encuentra que el Titular obtuvo y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha proporcionado ningún tipo de evidencia respecto de haber usado o de haber realizado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> de buena fe en su Escrito de Contestación, y en las excepciones que presenta frente a las pretensiones de la Promovente, únicamente confirma que efectivamente no ha usado el dominio en disputa, ni ha realizado los preparativos para el uso del mismo. Si bien el Titular señala que su intención era la de crear una comunidad en línea para los mexicanos que desearan tener una red de tiendas de Urban Outfitters en su país, dadas las circunstancies del casoy habiendo claramente indicado su intención de transferir el nombre de dominio en disputa de manera gratuita, el Experto considera que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe..
Por lo tanto, se actualiza la mala fe en el registro del dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx>, impidiendo que la Promovente refleje su marca registrada URBAN OUTFITTERS en un nombre de dominio correspondiente a dicha marca, afectando y perturbando así la actividad comercial del Promovente.
El Experto considera cumplido el tercer elemento exigido en la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <urbanoutfitters.com.mx> sea transferido al Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 21 de Agosto de 2014
1 El Experto considera relevante mencionar la UDRP pues fue el texto que sirvió de base para la redacción de la Política.