El Promovente es Xerox Corporation, con domicilio en el Distrito Federal, México, representada por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.
El Titular es Servicio de Comunicación en Línea, con domicilio en Garza García, Nuevo León, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <tonerxerox.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es SysOp.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de diciembre de 2014. El 12 de diciembre de 2014 el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de diciembre de 2014 NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación y proporcionando el dato del Agente Registrador. El 23 de diciembre de 2014 el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente suministrando los datos del Agente Registrador y solicitando una aclaración. El Promovente presentó una Solicitud enmendada el 23 de diciembre de 2014.
El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de diciembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de enero de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de enero de 2015.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 30 de enero de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 9 de febrero de 2015.
El Promovente tiene derechos sobre la marca XEROX la cual tiene registrada, entre otras jurisdicciones, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), registro No. 176935 en clase 11, del 27 de junio de 1973, y ante la Oficina de Patentes de Irlanda, registro No. 60426 en clase 16, del 19 de marzo de 1958.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 3 de noviembre de 2008.
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una empresa estadounidense mundialmente conocida como la proveedora número uno de fotocopiadoras de tóner. El Promovente es el único titular de la marca XEROX, registrada en todo el mundo. La marca XEROX del Promovente es una marca notoriamente conocida en todo el mundo, al menos desde 1959, año en el que se introdujo la primera fotocopiadora de una pieza usando el método de xerografía. El Promovente no ha otorgado licencia ni autorización al Titular para usar la marca XEROX ni ninguna otra marca, ni para usarlas en nombre de dominio alguno ni para algún otro uso.
El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca XEROX del Promovente, ya que ésta se encuentra completamente comprendida en el nombre de dominio en disputa, y el vocablo “toner” es una palabra genérica que no otorga distintividad alguna.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. No hay indicios que muestren que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa de buena fe. El Titular está usando la marca del Promovente sin su autorización, creando confusión al consumidor y ostentándose como distribuidor autorizado del Promovente, aprovechándose de la fama y renombre de la marca del Promovente, lo cual muestra que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa con el fin de perjudicar al Promovente y con ello obtener un lucro.
El Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no existen pruebas de que el Titular haya sido conocido comúnmente por la marca XEROX.
No existe relación comercial entre el Promovente y el Titular. Tampoco existe ningún permiso otorgado al Titular que le permita ostentarse como distribuidor autorizado del Promovente, ni tampoco de usar la marca en el nombre de dominio en disputa para vender productos de la marca del Promovente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
El Promovente ha usado la marca XEROX en todo el mundo por más de 50 años, incluyendo México. Al momento que el Titular registró el nombre de dominio en disputa, el Titular tenía conocimiento de la marca XEROX del Promovente. Tan es así, que vende productos de la marca mencionada, entre otros.
De las imágenes que muestran el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se puede apreciar que se venden distintos productos de las marcas del Promovente, entre otros.1 Sin embargo, el hecho que el Titular venda productos del Promovente no le da derecho a utilizar su marca en el nombre de dominio en disputa, ya que esto crea confusión en el público consumidor y perjudica al Promovente.
El Titular se apropió de la marca XEROX en el nombre de dominio en disputa, con el fin de atraer consumidores a su sitio web, creando confusión al consumidor de que existe alguna relación comercial entre el Titular y el Promovente, lo cual ha sido considerado como una conducta engañosa, es decir, desviar consumidores para atraerlos a un sitio web para obtener una ganancia comercial, indica que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe.
La empresa que se anuncia en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, Docucolor, S.A. de C.V., utiliza el nombre de una marca que fue propiedad del Promovente con anterioridad a la creación del nombre de dominio en disputa.2 El 21 de agosto de 2013 el Promovente envió una carta de reclamación a esa empresa Docucolor, S.A. de C.V., misma que es la que se anuncia en el nombre de dominio en disputa, solicitándole cesar de manera inmediata el uso de la marca XEROX en el nombre de dominio en disputa, solicitud que fue ignorada por dicha empresa.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el Promovente lo registrara, para perturbar la actividad comercial del Promovente, y para obtener un lucro de la buena fama de la marca XEROX. Esta conducta constituye mala fe según lo dispuesto por el artículo 1.c.iii de la Política.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos más sólidos y elaborados. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso, sin que corresponda a los Grupos de Expertos tener que elaborar alegaciones por cuenta de ellas.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-04653 ).
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca XEROX, la cual tiene registrada en México, entre otras jurisdicciones.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca XEROX. En efecto, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, agregando el prefijo “toner”. La adición de dicho prefijo no es suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca (véase Loris Azzaro B.V. c. Domain Admin/PrivacyProtect.org and William Cortes de Sousa/REJ Comercio de Perfumes Ltda., Caso OMPI No. D2013-2243, Trek Bicycle Corporation c. Ecoesportiva S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0003).
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. El Promovente asevera que no ha autorizado el uso de la marca XEROX al Titular, que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni por la marca XEROX y que no existe relación comercial alguna entre el Promovente y el Titular.
El Promovente alegó que el Titular se ostenta como distribuidor autorizado del Promovente sin que en el expediente haya prueba alguna que sustente su dicho. Por el contrario, las impresiones del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa muestran lo siguiente: “Xerox, Docucolor, Canon, Toshiba, Kyocera, Sharp, son marcas registradas de fabricante. Docucolor S.A. de C.V. es un mayorista ajeno a los fabricantes y su misión es atender el creciente mercado de los impresores. Docucolor S.A. DE C.V. no está involucrado ni es subsidiario de ninguno de los fabricantes antes mencionados.”.
El Promovente argumenta que en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se venden productos de la marca XEROX, entre otros. Las impresiones del contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa muestran que se ofrecen productos para impresoras XEROX y de otras marcas: “Fundamentalmente manejamos partes y suministros para impresoras Xerox a color. No obstante, ofrecemos igualmente Xerox blanco y negro; suministros Canon a color y en blanco y negro, Sharp, Toshiba, Kyocera, etc.”. Este Experto considera que dicha conducta no constituye una oferta de buena fe de productos ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.4
De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para establecer derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. El Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.5
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
Ha quedado acreditado que XEROX es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca XEROX en el nombre de dominio en disputa.
También ha quedado acreditado que el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se usa para comercializar productos relacionados con impresoras, tanto de la marca XEROX como de otras marcas, lo que denota que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca XEROX del Promovente y los productos a los que se aplica al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.6
Por lo anterior este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <tonerxerox.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 16 de febrero del 2015
1 Como anexo D de la Solicitud se acompañan impresiones del contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.
2 Como anexo E de la Solicitud se acompaña el registro ante el IMPI de la marca DOCUCOLOR 4040, registro No. 743409 en clase 9, del 29 de abril del 2002, a nombre del Promovente.
3 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.
4 Véanse Trend Micro Kabushiki Kaisha c. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002 y la sección 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) (la “Sinopsis”) disponible en “www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/”.
5 Diversas decisiones emitidas bajo la LDRP y la UDRP han sostenido que resulta difícil para un promovente acreditar hechos negativos, por lo que si éste acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al registrante del nombre de dominio. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis.
6 Véase HID Global Corporation c. Javier Ramiro Ramírez Romero, Caso OMPI No. DMX2013-0008 y Loris Azzaro B.V. c. Domain Admin, PrivacyProtect.org and William Cortes de Sousa, REJ Comercio de Perfumes Ltda., Caso OMPI No. D2013-2243.