Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, HUGO BOSS AG v. Domain Manager, Big Hat Media

Caso No. DMX2014-0031

1. Las Partes

Las promoventes son HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y HUGO BOSS AG, ambas con domicilio en Metzingen, Alemania, representadas por Gonzalez Rossi & Abogados, México.

El Titular es Domain Manager, Big Hat Media, con domicilio en New Braunfels, Texas, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <boss.mx>.

El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México a través de GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de diciembre de 2014. El 22 de diciembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de diciembre de 2014 y 8 de enero de 2015 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a las Promoventes en fecha 12 de enero de 2015 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Promoventes a realizar una enmienda a la Solicitud. Las Promoventes realizaron una Solicitud enmendada en fecha 13 de enero de 2015.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de febrero de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de febrero de 2015.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Las Promoventes forman parte de una compañía cuya actividad comercial se centra en el desarrollo y comercialización de ropa, zapatos, fragancias licenciadas, gafas, relojes, textiles y accesorios móviles para mujeres y hombres entre otros.

Las Promoventes son titulares de diversas marcas registradas en México y diversos países destacando, entre otras, las siguientes:

Asimismo, las Promoventes son titulares de los siguientes nombres de dominio:

5. Alegaciones de las Partes

A. Promoventes

Las Promoventes aducen esencialmente lo siguiente:

A.1. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que las Promoventes tienen derecho;

Que sus marcas son notoriamente conocidas, lo cual se ve soportado por decisiones de expertos en casos diversos (y cita para tal efecto, Hugo Boss Marcas Management GMBH & Co KG c. Domain Admin/Personal, Loung Dinh Doung, Caso OMPI No. D2011-0564).

Que la prueba de identidad o similitud en grado de confusión se limita a una comparación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de cuenta por sí solas.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas BOSS de las Promoventes puesto que dichas marcas están incorporadas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa.

Que la adición de la extensión ".mx" no tiene impacto alguno en la impresión que genera el nombre de dominio en disputa.

A.2. Derechos o intereses legítimos

Que el Titular no tiene derechos legítimos algunos a la denominación "boss", pues con dicho nombre es como se identifica a la compañía de las Promoventes.

Que las Promoventes no han autorizado ni otorgado licencia alguna al Titular para utilizar sus marcas o para incorporar las mismas a un nombre de dominio.

Que el nombre del Titular no coincide de forma alguna con la denominación del nombre de dominio en disputa.

Que no existen pruebas de que el nombre de dominio en disputa esté siendo utilizado de una forma legítima y no comercial.

Que ante la notoriedad de las marcas BOSS, no existen circunstancias para poder determinar que el Titular utiliza de forma legítima el nombre de dominio en disputa.

A.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que el nombre de domino en disputa está siendo utilizado mediante un esquema de pago por click ("PPC"), lo cual es un evidente uso de mala fe.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado con la intención de crear confusión y hacer creer a los usuarios correspondientes que existe una relación de afiliación o patrocinio entre el Titular y las Promoventes.

Que dentro del caso que nos ocupa se cumplen con todos y cada uno de los supuestos fijados para que se transfiera el nombre de dominio en disputa, aunado al hecho de que, en otras ocasiones, las marcas de las Promoventes ya han sido objeto de registros ilegales de nombres de dominio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de las Promoventes.

6. Debate y conclusiones

Teniendo en cuenta que el Titular no presentó contestación alguna para rebatir los argumentos de las Promoventes, este Experto aceptará como ciertos todos los argumentos de las Promoventes que, a su juicio y criterio, sean razonables. (Ver Encyclopædia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487).¹

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que las Promoventes tienen derechos;

El nombre de dominio en disputa <boss.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas BOSS propiedad de las Promoventes.

El nombre de dominio en disputa comprende en su totalidad y sin variación ortográfica alguna a las marcas citadas, las cuales han sido registradas en México y en diversos países.

Asimismo, en este caso la adición del código de país ".mx" (conocido por sus siglas como "ccTLD") es irrelevante en el análisis de semejanza en grado de confusión (ver Chernow Communications, Inc. c. Jonathan D. Kimball, Caso OMPI No. D2000-0119), ya que dicho código carece de significación jurídica alguna que pudiera otorgarle distintividad al nombre de dominio en disputa respecto de los registros marcarios de las Promoventes.

Toda vez que el nombre de dominio en disputa <boss.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas BOSS de las Promoventes, este Experto determina que el primer elemento de la Política ha sido demostrado.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa, u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

Las Promoventes aseveran que no han autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, o a utilizar las marcas BOSS en forma alguna, lo cual en complemento con el hecho de que las Promoventes cuentan con diversas marcas registradas con dicha denominación, genera un indicio de la ausencia de buena fe en el actuar del Titular (Ver Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja, Caso OMPI No. D2010-1431).

El Titular no presentó ningún tipo de evidencia o argumentos que demuestren que el uso del nombre de dominio en disputa se haga en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios siendo que tampoco proporcionó pruebas que demuestren un uso legítimo leal y no comercial del nombre de dominio en disputa.

La evidencia presentada por parte de las Promoventes demuestra que el nombre de dominio en disputa es utilizado como un sitio de albergue de diversos enlaces de páginas de Internet (relacionados con la moda) que le generan ganancias a través de un programa de PPC.

Las actividades citadas se constituyen como conductas de mala fe de carácter comercial con la intención de desviar a los consumidores de las marcas de las Promoventes para obtener un lucro (Ver Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Caso OMPI No. D2007-0267; Asian World of Martial Arts Inc. c. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1415; Legacy Health System c. Nijat Hassanov, Caso OMPI No. D2008-1708; Compart AG c. Compart.com / Vertical Axis, Inc., Caso OMPI No. D2009-0462; Donald J. Trump c. Mediaking LLC d/b/a Mediaking Corporation and Aaftek Domain Corp., Caso OMPI No. D2010-1404; y Mpire Corporation c. Michael Frey, Caso OMPI No. D2009-0258).

En ese sentido, el Titular no ha podido demostrar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa de conformidad con el artículo de la 1.c) de la Política, por lo que el segundo elemento de la Política ha sido demostrado por las Promoventes.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, circunstancias que constituyen prueba suficiente para determinar el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa son las siguientes, sin que dicha lista sea limitativa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a las Promoventes que son las titulares de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de las Promoventes, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que las titulares de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos reflejen su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de las Promoventes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

En otras decisiones, expertos han determinado que las marcas BOSS de las Promoventes son notoriamente conocidas. Estas determinaciones son compartidas por el presente Experto (Ver Hugo Boss Marcas Management GMBH & Co KG v. Domain Admin/Personal, Loung Dinh Doung, Caso OMPI No. D2011-0564).

Otros expertos han encontrado que en determinadas circunstancias, existe un registro y uso de mala fe por parte del titular correspondiente, cuando éste no tiene relación alguna con la marca inserta dentro del nombre de dominio en disputa y el registro de dicho dominio se encuentra íntimamente ligado con una marca notoriamente conocida (ver Sanofi-aventis Inc. c. Hostmaster; Domain Park Limited, Caso OMPI No. D2010-0494).

En este caso, el uso del nombre de dominio en disputa está siendo hecho por el Titular en conexión con una marca notoriamente conocida, siendo que dicho Titular no demostró relación alguna con las marcas BOSS para efectos de un uso de buena fe.

Es importante mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio en disputa para cumplir con el tercer requisito.

De las pruebas presentadas por las Promoventes, mismas que no fueron controvertidas por el Titular, se demuestra que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado bajo un esquema de PPC, por lo que se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de las Promoventes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web.

Por lo mismo, se puede concluir que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión con las marcas de las Promoventes.

Lo anterior se constituye como registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa de acuerdo con la Política (ver Alpine Entertainment Group, Inc. c. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Sr. Cartwright, Caso OMPI No. D2007-0267; Asian World of Martial Arts Inc. c. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1415; y Owens Corning c. NA, Caso OMPI No. D2007-1143).

En tal razón, el tercer elemento de la Política ha sido demostrado por las Promoventes.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <boss.mx> sea transferido a las Promoventes.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 10 de Marzo de 2015

¹ Para efectos de resolver el presente caso, este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), ya que la Política aplicable a este caso es una variante de la UDRP.