La Promovente es Del Maguey, Inc., una compañía estadounidense, representada por AVA Firm, México.
El Titular es Juan Carlos Rojas Medina, con domicilio en Tlalnepantla, México, representándose a sí mismo.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <delmaguey.com.mx>(el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry MX (una división de NIC México) (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de junio de 2018. El 22 de junio de 2018 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de junio de 2018 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 26 de junio de 2018 fueron recibidas las copias físicas de la Solicitud por correo urgente.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de julio de 2018.
El 27 y 29 de junio de 2018, el Titular envió al Centro tres comunicaciones informales en las que manifestaba que registró el nombre de dominio en disputa por encargo de una tercera persona, facilitando la identidad y datos de contacto del mismo. El 29 de junio, con objeto de garantizar que las partes fueran tratadas con igualdad y que tuvieran una oportunidad justa para exponer su caso, el Centro hizo llegar una copia de la Notificación de la Solicitud, la Solicitud y sus anexos a la tercera persona identificada, la cual no envió comunicación alguna al Centro.
El 24 de julio de 2018 el Centro notificó a las partes que debido a que había transcurrido el plazo para que el Titular presentara su Escrito de Contestación sin que esto sucediera, el Centro procedería a nombrar al grupo de expertos.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del grupo de expertos (en lo sucesivo, el “Experto”) el día 1 de agosto de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 6 de agosto de 2018 la Promovente envió al Centro una comunicación suplementaria no solicitada, con manifestaciones sobre aspectos procedimentales y sustantivos de este procedimiento, así como con comentarios a las comunicaciones del 27 y 29 de junio del Titular.
La Promovente es Del Maguey, Inc., una compañía estadounidense dedicada a la producción de mezcal.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marca:
|
Marca |
Número de Registro |
Fecha de Registro |
Clase y Productos/Servicios |
Jurisdicción |
|
DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE MEZCAL (y diseño) |
1470095 |
15 de julio de 2014 |
33 Bebidas Alcohólicas (excepto cervezas) |
México |
|
DEL MAGUEY, SINGLE VILLAGE MEZCAL |
1510841 |
29 de enero de 2015 |
33 Bebidas Alcohólicas (excepto cervezas) |
México |
|
DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE |
1699828 |
25 de noviembre de 2016 |
35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina |
México |
La Promovente es asimismo titular de los siguientes nombres de dominio:
|
Nombre de dominio |
Fecha de registro |
|
<delmaguey.com> |
20 de diciembre de 2011 |
|
<delmaguey.net> |
20 de julio de 2011 |
|
<delmaguey.org> |
20 de julio de 2011 |
El nombre de dominio en disputa <delmaguey.com.mx> fue registrado el 28 de mayo de 2014. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa está suspendido. No obstante, de conformidad con la documentación aportada junto a la Solicitud, el nombre de dominio en disputa previamente resolvía a un sitio Web denominado “DEL MAGUEY”, el cual estaba ligado a una aplicación informática de idéntico nombre, a través de la cual se ofrecía información sobre el mezcal (su producción, historia, tipos y marcas de mezcales, mezcalerías, eventos, cocteles, etc...).
El Titular en el presente procedimiento, de acuerdo con la evidencia que consta en el expediente, es un empleado de AldeaHost, una empresa especializada en la prestación de servicios de alojamiento Web y de registro de nombres de dominio. En este sentido, el Titular aportó en sus comunicaciones al Centro una factura emitida en fecha 26 de mayo de 2018, en la cual se factura a Daniel Pérez Juárez (en lo sucesivo “Daniel Pérez”) un importe por el registro del nombre de dominio en disputa <delmaguey.com.mx> y la prestación de servicios de alojamiento Web para el mismo.
Asimismo, la documentación aportada por el Titular en el procedimiento muestra cómo Daniel Pérez es titular del siguiente registro de marca:
|
Marca |
Número de Registro |
Fecha de Registro |
Clase y Productos/Servicios |
Jurisdicción |
|
DEL MAGUEY (y Diseño) |
1526871 |
31 de marzo de 2015 |
9 Aplicaciones informáticas descargables |
México |
La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que los derechos marcarios con que cuenta la Promovente respecto de las marcas registradas que incluyen la denominación DEL MAGUEY datan de al menos el año 1997.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a las marcas de la Promovente. Que las palabras “del” y “maguey” son parte integrante, icónica y medular de las marcas de la Promovente, así como del nombre de dominio en disputa.
Que la Promovente ha tenido presencia en el Internet a través del uso de nombres de dominio registrados desde 2011, tales como <delmaguey.com>, <delmaguey.net> y <delmaguey.org>.
II. Derechos o intereses legítimos
Que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web en el que se invita a usuarios de Internet a descargar una aplicación llamada DELMAGUEY, disponible en Google Play y App Store.
Que en la aplicación a que hace referencia el citado sitio Web, el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa con la finalidad de aprovecharse de la marca de la Promovente para publicitar y comercializar bebidas alcohólicas, incluyendo mezcal, de competidores de la Promovente.
Que el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
Que al ingresar las palabras “del maguey” en el motor de búsqueda de Google, los resultados obtenidos se relacionan con la Promovente.
Que de acuerdo con la base de datos en línea del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante el “IMPI”), el Titular no cuenta con marcas registradas que correspondan al nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
III. Registro o uso de mala fe
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que la Promovente refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente.
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente, existiendo motivos para sostener, dada la popularidad de la Promovente en el sector, que el Titular era conocedor de la Promovente y sus actividades en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
Que la intención del Titular al registrar y usar el nombre de dominio en disputa ha sido la de obtener una ganancia comercial ilegítima mediante la atracción a su sitio Web de consumidores de los productos de la Promovente, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o de la aplicación del Titular.
Que el hecho de que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado para publicitar y comercializar los productos de los competidores de la Promovente afecta la actividad comercial de la Promovente.
El Titular no presentó un Escrito de Contestación conforme a las formalidades de la Política, aunque presentó tres comunicaciones informales, dos de ellas el día 27 y una más el día 29 de junio de 2018.
Las dos comunicaciones informales del Titular recibidas en fecha el 27 de junio de 2018 señalan lo siguiente:
- El Titular forma parte de una empresa que brinda el servicio de alojamiento Web y registro de nombres de dominio (AldeaHost).
- El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX, y que el Titular (y su empresa) fueron contratados por Daniel Pérez para registrar el nombre de dominio en disputa, facilitando al Centro los datos de contacto de Daniel Pérez.
Por otra parte, la comunicación informal del Titular recibida el 29 de junio de 2018 señala lo siguiente:
- El Titular, insistiendo en que registró el nombre de dominio en disputa a petición de Daniel Pérez, adjuntó copias de facturas mostrando que su empresa AldeaHost cobró a Daniel Pérez tanto la prestación de servicios de hosting, como de registro y renovación del nombre de dominio en disputa.
- El Titular argumentó que su nombre aparece en la base de datos WhoIs debido a determinadas fallas atribuibles al sistema de gestión de nombres de dominio del Agente Registrador NEUBOX, con el cual el Titular colabora, así como por la necesidad de proteger los datos personales de sus clientes.
- El Titular solicitó que su nombre fuera eliminado de manera inmediata del procedimiento para evitar afectaciones a sus actividades como prestador de servicios.
De acuerdo con el Titular, tan pronto él y su empresa recibieron información sobre el presente procedimiento, suspendieron el servicio de alojamiento Web a su cliente, y le solicitaron mayor información sobre el caso. A este respecto, el Titular aportó, adjunta a sus comunicaciones al Centro, copia de la correspondencia intercambiada entre el Titular y Daniel Pérez acerca de la suspensión del sitio Web al que resolvía el nombre de dominio en disputa. En contestación a dicha comunicación del Titular, Daniel Pérez le aportó copia de un registro de marca de su titularidad (si bien el Experto nota que dicha comunicación entre el Titular y Daniel Pérez no menciona de forma expresa los datos de la marca aportada, el Titular hizo llegar al Centro adjunta a su comunicación una copia del registro de marca mexicano No. 1526871 DEL MAGUEY, anteriormente referido).
La Promovente presentó el 6 de agosto un escrito complementario no solicitado, en el cual efectuó las siguientes manifestaciones:
- El Titular no presentó su contestación a la Solicitud refiriéndose al modelo de contestación y directrices para su presentación señalado en la página oficial del Centro. Además, las comunicaciones informales recibidas no responden a las manifestaciones de la Promovente ni cumplen con los requisitos descritos en el Reglamento Adicional y en específico en el artículo 5 inciso B, i) del Reglamento. Por ello, sus manifestaciones no han de ser tenidas en consideración a efectos del presente procedimiento.
- Aunado a lo anterior, el Centro notificó a Daniel Pérez, supuesto registrante del nombre dominio en disputa, para que en su caso presentara escrito de contestación, con objeto de no dejarle en estado de indefensión. Daniel Pérez, no presentó contestación alguna.
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a las similitudes entre la LDRP y la UDRP.
Sobre la consideración de Daniel Pérez en el presente procedimiento.
El nombre del registrante del nombre de dominio en disputa, como aparece en el reporte WhoIs y de acuerdo con la verificación emitida por Registry MX, es Juan Carlos Rojas Medina.
Por otra parte, en tres comunicaciones informales del Titular recibidas por el Centro en fechas 27 y 29 de junio de 2018, se alega que Daniel Pérez debe ser considerado como el titular del nombre de dominio en disputa, puesto que Juan Carlos Rojas Medina lo había registrado por instrucciones suyas, toda vez que la empresa en la que Juan Carlos Rojas Medina trabaja (AldeaHost) está dedicada a la prestación de servicios de almacenamiento de sitios Web y registros de nombres de dominio. El Experto nota que Daniel Pérez no ha hecho ninguna manifestación en el procedimiento confirmando o negando las afirmaciones de Juan Carlos Rojas Medina, si bien de las facturas y comunicaciones aportadas por el Titular en su comunicación electrónica al Centro en fecha 29 de junio de 2018, parece reflejarse la existencia de la citada relación entre Daniel Pérez y AldeaHost / Juan Carlos Rojas Medina. Asimismo, el Experto nota que la propia Solicitud contiene información y documentación sobre la aplicación informática relacionada con el nombre de dominio en disputa. La Solicitud muestra en una de sus impresiones a Daniel Pérez como “Vendedor” de la citada aplicación, lo cual supone una evidencia adicional de la posible vinculación de Daniel Pérez con dicha aplicación informática y el sitio Web desde el que la misma se ofrece.
Si bien el Experto considera en apego al artículo 1 del Reglamento, que Juan Carlos Rojas Medina ha de ser considerado como Titular en el presente procedimiento, el Experto considera que Daniel Pérez, atendiendo a las alegaciones formuladas por el Titular y la documentación aportada en apoyo de las mismas, ha de ser tenido como tercero interesado en el presente procedimiento.
Sobre la consideración del escrito suplementario presentado por la Promovente
De la misma forma que ocurre con la UDRP, ni la Política ni el Reglamento prevén la presentación de escritos complementarios tras la presentación de la Solicitud por parte de la Promovente, dejando en última instancia en manos del Experto la facultad de resolver sobre su admisibilidad.
En el presente caso, puesto que el escrito complementario presentado por la Promovente se refiere a circunstancias supervenientes, derivadas del señalamiento por parte del Titular de Daniel Pérez como tercero interesado en el procedimiento, el Experto ha decidido tomar en cuenta dicho escrito suplementario. En relación con las manifestaciones efectuadas por la Promovente sobre la admisibilidad de las comunicaciones informales efectuadas por el Titular, el Experto decide tener en consideración las mismas en aplicación del artículo 12 del Reglamento, en aras a asegurar que las partes sean tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una oportunidad justa para exponer su caso, determinando además el Experto la admisibilidad, pertinencia, importancia y peso de las pruebas aportadas.
El alcance de la Política se limita a la resolución de disputas relacionadas con el registro abusivo de nombres de dominio (ver Fundación Sophia v. Daniel Capllonch Nadal, Caso OMPI No. DMX2018-0001 - en donde el experto cita el párrafo 161 del Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet del 30 de abril de 19991 ).
Considerando lo anterior, es necesario tomar en cuenta las siguientes circunstancias del caso:
- El Titular manifestó que registró el nombre de dominio en disputa en su calidad de empleado de la empresa AldeaHost, por instrucciones del cliente de ésta, Daniel Pérez, y proporcionó evidencias que demuestran la relación comercial entre AldeaHost y Daniel Pérez, entre ellas las facturas aparentemente emitidas en concepto del registro y la renovación del nombre de dominio en disputa. El Titular ha presentado alegaciones con objeto de desvincularse del nombre de dominio en disputa, atendiendo a las citadas evidencias.
- De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para poner a disposición de los usuarios de Internet un sitio Web denominado “DEL MAGUEY”, el cual está ligado a una aplicación informática que lleva el mismo nombre, y cuyo contenido se refiere a información sobre el mezcal, su producción, historia, tipos y marcas de mezcales, mezcalerías, eventos, cocteles, etc.
- Las pruebas presentadas por la Promovente muestran que la citada aplicación informática mencionaba a Daniel Pérez como “Vendedor” de la misma.
- Por ende, es razonable considerar al tercero interesado Daniel Pérez como la persona finalmente responsable por el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
- El Experto nota que el Centro – en aras a asegurar que las partes sean tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una oportunidad justa para exponer su caso – envió una copia de la notificación de la Solicitud, la propia Solicitud y sus anexos a Daniel Pérez. No obstante, este último declinó tomar parte en el presente procedimiento pese a tener la oportunidad para ello.
- En sus comunicaciones dirigidas al Centro, el Titular proporcionó evidencia de la existencia del registro de marca mexicano No. 1526871 DEL MAGUEY, el cual fue registrado para proteger aplicaciones informáticas descargables y cuyo titular es Daniel Pérez.
- Por tanto, las pruebas contenidas en el expediente establecen que tanto la Promovente como el tercero interesado, Daniel Pérez, cuentan con registros de marca relacionados con el nombre de dominio en disputa: la Promovente ha registrado las marcas DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE, DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE MEZCAL y DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE MEZCAL (y diseño), y el tercero interesado cuenta con un registro sobre la marca DEL MAGUEY.
- El término “maguey”, principal elemento del nombre de dominio en disputa es un término de diccionario, y corresponde a la denominación usual y comúnmente usada para referirse a la planta a partir de la cual se producen bebidas espirituosas como el mezcal. Así, el nombre de dominio en disputa parece estar siendo utilizado para la puesta a disposición en línea de una aplicación informática con información sobre el mezcal y que guardaría relación con el significado de los términos que integran el nombre de dominio en disputa, en particular el término “maguey” (ver sección 2.10 de la de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”); ver también, mutatis mutandis, Wine of the Month Club, Inc. v. Kris Calef, Caso OMPI No. D2003-0703). Sin embargo, las pruebas contenidas en el expediente sugieren que quien estaría utilizando el nombre de dominio en disputa sería un tercero interesado que no se ha apersonado en el procedimiento.
Habida cuenta de las numerosas cuestiones concurrentes en el presente caso (incluidas la titularidad real del nombre de dominio en disputa, la titularidad tanto por parte de la Promovente como de Daniel Pérez de derechos de marca en vigor que incluyen o consisten en “del maguey”, que la marca de la Promovente sólo se reproduce de manera parcial en el nombre de dominio en disputa), el Experto considera que no puede alcanzar una determinación final sobre la titularidad real del nombre de dominio en disputa, ni sobre el uso que se haga del mismo por la persona que efectivamente lo utiliza (que parecería ser Daniel Pérez). En consecuencia, el Experto desestima la Solicitud sin perjuicio de que la Promovente pueda acudir a los tribunales que resulten competentes (ver Agregador de Contenidos Caloryfrio, S.A. v. Fernando Arenas Álvarez, Caso OMPI No. D2011-2124; Fotocom Société Anonyme v. PrivateName Services Inc. / Werner A. Krachtus, motiondrive AG, Caso OMPI No. D2014-1769).
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 7 de septiembre de 2018
1 Disponible en “https://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/finalreport.html”