El Promovente es Jorge Hurtado Montalvo, México, representado por BGK Abogados, SCP. Barbieri & Gonzalez Kokke Abogados, México.
El Titular es Jose Luis Gonzalez, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <incotherm.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de diciembre de 2019. El 4 de diciembre de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de diciembre de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 16 de diciembre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 22 de diciembre de 2019.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de enero de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de febrero de 2020. El Centro recibió el 22, 23 y 24 de diciembre de 2019, tres comunicaciones electrónicas de parte del Titular. El 28 y 30 de enero de 2020, el Centro recibió de una tercera parte interesada, dos comunicaciones electrónicas con sus anexos. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó el inicio del Proceso de Nombramiento del Grupo de Expertos el 5 de febrero de 2020.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de febrero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Promovente en su Solicitud del 4 de diciembre de 2019, nombró como Titular del nombre de dominio en disputa a la empresa Termoducto del Norte, S.A. de C.V. Conforme a la información que el Promovente obtuvo de la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en línea Marcanet. El Promovente argumentó que la razón para ello era que el nombre de dominio en disputa estaba direccionado a los nombres de dominio <termoducto.com.mx> y/o <termoducto.com>, los cuales están registrados a nombre de Termoducto del Norte, S.A. de C.V. En su Solicitud enmendada presentada ante el Centro el 22 de diciembre de 2019, el Promovente realizó una modificación en relación al Titular previamente nombrado, para establecer a Jose Luis Gonzalez como el Titular.
El 28 de enero de 2020, el Centro recibió un correo electrónico del representante de la sociedad Thermapipe, S.A. de C.V., cuyo texto principalmente es el siguiente:
“[…].
Hace una semana me comunique con usted porque recibimos un aviso escrito en nuestra empresa respecto al caso número DMX2019-0035, le comente que nosotros no teníamos nada que ver con esa empresa a la cual ustedes hacen alusión, sin embargo, me encuentro trabajando en la contestación y me surgió una duda, espero me pueda apoyar:
¿Cuál es el dominio que se encuentra en litigio? ¿Se refiere a la de termoductodelnorte.mx?
¿El promovente es Jorge Hurtado Montalvo?
En espera de su amable respuesta para contestar en tiempo y forma.
Saludos cordiales.
[…]”
Posteriormente, el 30 de enero de 2020, el Centro recibió la siguiente comunicación con algunos documentos anexos, enviada por el Sr. Saul Noyola, quien se ostentó como el representante legal de Thermapipe, S.A. de C.V.:
“Asunto:
Contestación:
Incotherm.mx
Numero de caso:
#0035
[…]
Adjunto contestación y anexos relativos al procedimiento antes
mencionado #0035
Mismo que se envió en original por DHL con el numero de Guía:
(WAYBILL 45 6110 5323)
Atentamente:
Héctor Saúl Noyola Téllez
Thermapipe, S.A. de C.V.”
En el documento adjunto a la comunicación del representante legal de Thermapipe, S.A. de C.V. se dice que la denominación de esta sociedad había sido Termoducto del Norte, S.A. de C.V., pero que el 6 de junio de 2018 su representada cambió su denominación por Thermapipe, S.A. de C.V. También se señaló que los accionistas de Thermapipe, S.A. de C.V. vendieron sus acciones, y que por ende estos fueron sustituidos por accionistas nuevos.
Cabe señalar que en dicho documento, se afirmó que en el pasado la empresa había sido titular del nombre de dominio en disputa; sin embargo, el registro del citado nombre de dominio en disputa no fue renovado por no ser éste de su interés, en los siguientes términos: “por no ser de interés tener relación con el nombre de “Termoducto del Norte”, todo lo que se encontraba a nombre de Termoducto del Norte, S.A. de C.V., fue dado de baja, ya no existe y no tiene relación alguna con nuestra actual denominación social Thermapipe, S.A. de C.V., por lo cual mi representada no tienen interés legal alguno dentro del presente caso”.
Según la información proporcionada por Registry .MX, el Titular en este procedimiento es el Sr. “Jose Luis Gonzalez”. Esta información se corrobora con los correos electrónicos que el propio Sr. José Luis González hizo llegar al Centro, donde reconoce ser titular del nombre de dominio en disputa. El correo electrónico transmitido por el Sr. José Luis González al Centro el 24 de diciembre de 2019, proviene de la dirección de correo: “[…]@solutherm.com.mx”. Ese correo electrónico contiene al final de éste una firma que dice: “José Luis González. Negocios […] “[…]@solutherm.com.mx” […] www.termoducto.com / www.solutherm.com.mx”, incluyendo una imagen que que contiene las leyendas “TERMODUCTO® TUBERIA PREAISLADA” y “SOLUTHERM SOLUCIONES TÉRMICAS Y CONTROLES”:
Los anteriores correos electrónicos de fechas 22 y 23 de diciembre de 2019 tenían una firma distinta que decía: “José Luis González. Diseño Web. SEO & CCTV” y fueron enviados de la dirección del correo electrónico […]@gmail.com.
De acuerdo con la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)1 , el Experto realizó una investigación independiente en Internet, particularmente en relación con la información públicamente disponible en la página web “mx.linkedin.com”, con el fin de corroborar los datos contenidos en el expediente del caso, la cual reveló que el Titular se ostenta como “Especialista en ventas y marketing” de la empresa “Termoducto by Solutherm”, posición que dice haber ocupado desde febrero de 2018. Además, esta investigación reveló que el Titular ha mencionado haber trabajado en “DsignCancun” desde febrero de 2007 a la fecha.
Además, cabe señalar que en las páginas web a las que resuelven los nombres de dominio <solutherm.com.mx> y <termoducto.com> que aparecen en la firma de los correos electrónicos enviados por el Titular, se ofrecen productos a los cuales se aplican las marcas “TERMODUCTO® TUBERIA PREAISLADA” y SOLUTHERM SOLUCIONES TÉRMICAS Y CONTROLES”.
Con base en las facultades establecidas en la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, este Experto Único investigó los datos relativos al registro de marca No. 1836745 TERMODUCTO DEL NORTE (y diseño), mencionado en la Solicitud presentada por el Promovente. La investigación reveló que el titular de ese registro marcario es Termoducto de Norte, S.A. de C.V. (la cual, según el correo electrónico del Sr. Saúl Noyola, del 30 de enero del 2002, cambió su denominación social por la de Thermapipe, S.A. de C.V.). Esta marca cuyo registro se solicitó el 23 de octubre de 2017 y se otorgó el 15 de diciembre de diciembre de 2017, es semejante a la que aparece en la firma del correo electrónico enviado por el Titular al Centro el 24 de diciembre de 2019. Más allá de dicha similitud, no se ha logrado identificar una conexión relevante entre Thermapipe, S.A. de C.V y las Partes en el presente procedimiento.
Tomando en cuenta los hechos anteriormente narrados, se concluye que la comunicación enviada por el Sr. Saúl Noyola el 30 de enero de 2020 no constituye una Contestación conforme a la Política, puesto que fue enviada por persona distinta al registrante del nombre de dominio en disputa, y el Experto considera únicamente al Sr. José Luis González como el Titular para efectos de este procedimiento. No obstante, el Experto Único ha tenido en cuenta la citada comunicación del Sr. Noyola en el presente caso.
El Promovente es el Sr. Jorge Hurtado Montalvo, titular de los siguientes registros de la marca INCOTHERM:
|
Marca |
Número de Registro |
Fecha de Registro |
Clase |
Jurisdicción |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
1724576 |
21 de febrero de 2017 |
17 |
México |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
1754682 |
17 de mayo de 2017 |
19 |
México |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
1724574 |
21 de febrero de 2017 |
35 |
México |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
1724579 |
21 de febrero de 2017 |
37 |
México |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
238410 |
4 de abril de 2017 |
17 |
República Dominicana |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
UK00003192590 |
13 de enero de 2017 |
17 |
Gran Bretaña |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
16149528 |
12 de julio de 2017 |
17 |
Unión Europea |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
256097-01 |
2 de febrero de 2017 |
19 |
República de Panamá |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
22221543 |
28 de enero de 2018 |
17 |
China |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
5371213 |
2 de enero de 2018 |
17 |
Estados Unidos |
|
INCOTHERM |
5371212 |
2 de enero de 2018 |
17 |
Estados Unidos |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
2017121714 LM |
2 de diciembre de 2017 |
19 |
Nicaragua |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
476671 |
3 de enero de 2019 |
19 |
Paraguay |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
271121 |
10 de mayo de 2018 |
19 |
Costa Rica |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
1264474 |
6 de diciembre de 2017 |
19 |
Chile |
|
INCOTHERM Y DISEÑO |
529589 |
30 de noviembre de 2015 |
17 |
Colombia |
El Promovente es titular de los nombres de dominio <incotherm.com> y <grupo-inco.com>, registrados el 12 de febrero de 2008 y el 26 de septiembre de 2003, respectivamente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de enero de 2019 y actualmente se encuentra inactivo.
El Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:
Que los productos que se comercializan bajo la marca INCOTHERM del Promovente son tuberías preaisladas.
Que el Titular, quien es el competidor directo del Promovente, comercializa también tuberías preaisladas bajo las marcas TERMODUCTO y SOLUTHERM.
Que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Que al acceder al nombre de dominio en disputa, el usuario de Internet es automáticamente redireccionado a las páginas web a las que resuelven los nombres de dominio <termoducto.com.mx> y/o <termoducto.com>.
Que el Titular tiene bloqueada toda clase de información relacionada con el nombre de dominio en disputa, en la base de datos WhoIs.
Que el Promovente es titular de los registros para la marca INCOTHERM en México y en otras partes del mundo, en clases 17, 19, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que el Titular no tiene derecho alguno de apropiarse del nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa automáticamente redirecciona a los usuarios de Internet a la página web del competidor del Promovente, quien vende los mismos productos que éste.
Que el Titular busca acaparar clientes del Promovente de manera desleal.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Que el Titular tiene la intención de captar a los consumidores que busquen productos amparados por la marca INCOTHERM.
Que el Titular intenta impedir que el Promovente adquiera el nombre de dominio en disputa.
El 22, 23 y 24 de diciembre de 2019, el Titular envió por correo electrónico las siguientes tres comunicaciones al Centro:
“Este correo lo acabo de recibir
Como lo podemos solucionar?
Saludos”
“Hola que tal buen día
Estoy en la mejor dispocisión de enmendar esta situación
Favor de informar como solucionarlo
Saludos”
“Hola que tal buen día
Estoy dispuesto a liberar el dominio Incotherm.mx, así como requiero que el Sr. Jorge Hurtado
nos entregue nuestro dominio TERMODUCTO.MX el cual tiene registrado […]”
El Titular no presentó una Contestación en términos de la Política.
Las comunicaciones que el tercero presentó el 28 y 30 de enero de 2020 tampoco constituyen una Contestación de acuerdo con la Política.
De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, el Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
El Titular no contestó formalmente a la Solicitud presentada por el Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones del Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).
El Promovente ha probado tener derechos exclusivos sobre la marca INCOTHERM en México y en distintos países.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca INCOTHERM del Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.
La inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de los nombres de dominio, por lo cual, carece de relevancia al analizar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, el Promovente ha probado contar con derechos exclusivos sobre la marca INCOTHERM, tanto en México como distintas jurisdicciones, con fecha anterior a aquella en que el Titular realizó el registro del nombre de dominio en disputa (que incorpora en su totalidad a la marca INCOTHERM del Promovente). Por otra parte, el Titular no ha presentado explicación o justificación alguna sobre la razón por la cual registró el nombre de dominio en disputa.
No hay pruebas en el expediente del caso que demuestren que el Titular haya sido conocido comúnmente como “Incotherm”, o por el nombre de dominio en disputa.
El Promovente ha afirmado que el nombre de dominio en disputa automáticamente redireccionaba al usuario de Internet a las páginas web a las que resolvían los nombres de dominio <termoducto.com.mx> y/o <termoducto.com>. Sin embargo, el Promovente no presentó pruebas que sustenten esa acusación.
Con base en la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el Experto realizó una investigación independiente y encontró que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
A partir de las comunicaciones transmitidas por el Titular al Centro, no es posible encontrar circunstancia alguna que permita inferir que el Titular tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dichas comunicaciones revelan que el Titular conoce al Promovente, y que, según la información hecha disponible por el propio Titular, ha trabajado para un competidor directo del Promovente desde febrero de 2018, es decir, 11 meses antes de la fecha en que registró el nombre de dominio en disputa.
La regla general que establece la Política es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de un titular recae sobre el promovente. Si el promovente logra establecer prima facie esta ausencia de derechos o intereses legítimos del titular sobre un nombre de dominio en disputa, corresponde al titular aportar pruebas que demuestren que efectivamente sí los tiene. En este caso, dado que el Titular no ha aportado tales pruebas, el Promovente ha logrado acreditar el segundo elemento requerido por la Política (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270; Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467; y Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121).
El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
La Política establece que, para que se actualice el supuesto del Párrafo 1.b), basta demostrar que la mala fe del Titular tuvo lugar en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Por tanto, corresponde al Experto analizar si el expediente del caso contiene evidencia que pruebe que el Titular registró, o que está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Como se ha anotado en el inciso relacionado con el segundo elemento de la Política, las comunicaciones que el Titular hizo llegar al Centro revelan que éste conoce al Promovente y que ha trabajado para un competidor de éste desde una fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por ende, no es posible considerar que la elección del nombre de dominio en disputa por parte del Titular haya sido producto de la coincidencia.
Los registros marcarios del Promovente y su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial en México han surtido efectos jurídicos contra el Titular, quien ha declarado tener su domicilio en México, donde la marca INCOTHERM ha estado registrada con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
A la luz de lo anterior, el Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con conocimiento de la existencia del Promovente y de su marca INCOTHERM. Ello conforma una conducta de registro de mala fe de acuerdo con la Política (ver Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Mohammad Alkurdi, Caso OMPI No. D2017-0391; Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, Caso OMPI No. D2004-0230). Ello es suficiente para que se cumpla el tercer elemento de la Política.
Sin embargo, el Experto considera que en este caso también se configura una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, con base en los siguientes hechos (ver Telstra Corporation v Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; y Kravet, Inc v. Youri van Oostendorp, Calipseo BV / Y. v. Oostendorp, Calipseo BV, Caso OMPI No. D2018-0400):
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca INCOTHERM del Promovente, dado que la reproduce en su totalidad sin ningún añadio.
El Titular ha trabajado para un competidor directo del Promovente desde una fecha anterior a la de registro del nombre de dominio en disputa.
- El Titular manifestó que está reteniendo el nombre de dominio en disputa, exigiendo que el Promovente, a su, vez le entregue un nombre de domino diverso al Titular, a cambio del nombre de dominio en disputa.
- El Titular no ha explicado las razones por las que registró el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de su competidor.
Con base en lo anterior, no es posible conceptualizar un uso activo, real o posible del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, que sea o pueda ser de buena fe de acuerdo con la Política.
A la luz de lo arriba expuesto, se actualiza el tercer elemento de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <incotherm.mx> sea transferido al Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 25 de marzo de 2020
1 Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés); esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP. También considera apropiado hacer referencia a Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.