La Promovente es PUMA SE, Alemania, representada por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Stefan Eisenhower, Alemania.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pumaoutlet.com.mx>. El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de febrero de 2021. El 9 de febrero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de febrero de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
En observancia a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de abril de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de abril de 2021.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de abril de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal como ordena el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se conduce en español según la regla por defecto del artículo 13.A del Reglamento:
“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español.”
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está satisfecho de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
La Promovente es una empresa alemana fundada en 1948 que se ha convertido en el tercer más grande fabricante de ropa, calzado y accesorios deportivos a nivel mundial.
En 2020, la Promovente tuvo ventas por 5.2 millones de euros, una fuerza laboral equivalente (FTE) a 13.016 empleados, y 880 tiendas ubicadas en Europa, Medio Oriente, África, la región Asia Pacífico y el continente americano.1
La Promovente distribuye sus productos en más de 120 países.
La Solicitud se funda en los tres registros de marca mexicanos que se describen a continuación:
Reg. No. 236571, concedido el 19 de noviembre de 1979, que ampara la marca nominativa PUMA para aplicarse a productos de calzado;
Reg. No. 265981, concedido el 2 de septiembre de 1981, que ampara la marca PUMA y Diseño para aplicarse a toda clase de vestuario y calzado, entre otros productos; y
Reg. No. 265982, concedido el 2 de septiembre de 1981, que ampara la marca PUMA y Diseño para aplicarse a toda clase de vestuario y calzado, entre otros productos.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 26 de diciembre de 2020 y desde entonces se usa para hospedar un portal que se hace pasar como tienda en línea de la Promovente para México de productos de la marca PUMA.
La Promovente alega lo siguiente:
i. La marca PUMA es reconocida a nivel mundial, incluyendo México;
ii. En casos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP”) como PUMA SE c. HJK, Caso OMPI No. DMX2019-0004, se reconoció que PUMA es una marca popular y ampliamente conocida en los productos a los que se aplica;
iii. Existe identidad entre la marca registrada PUMA y el nombre de dominio en disputa, desde luego excluyendo del análisis los dominios de nivel superior (TLDs) “.com.mx” y el término “outlet” en tanto que no son elementos distintivos del nombre de dominio en disputa, tan es así que tienen significados descriptivos y con esa intención fueron registrados;
iv. El término “outlet” no solo es descriptivo sino que fomenta la confusión de manera intencional y calculada, haciendo creer a los usuarios que el sitio Web del Titular es operado por la Promovente, por la filial mexicana de la Promovente, o por alguno de los distribuidores autorizados de la Promovente;
v. En Crocs Inc. v. Alex Xie, Caso OMPI No. D2011-1500, el experto concluyó que la adición del término “outlet” a la marca de calzado CROCS no evita la confusión entre el nombre de dominio <crocsaoutlet.org> y la referida marca del demandante;
vi. El Titular nunca ha estado asociado con la Promovente;
vii. Al ingresar el nombre Stefan Eisenhower y la marca PUMA en el motor de búsqueda Google, no se muestran resultados que indiquen una conexión entre el Titular y la marca de la Promovente ni nada que sugiera que el Titular es conocido como “puma”;
viii. El Titular no tiene registrada ninguna marca que ampare el signo distintivo “puma” ni tampoco es licenciatario de la marca PUMA de la Promovente;
ix. El Titular usa el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio Web apócrifo que se hace pasar como tienda oficial de descuento de la Promovente, utilizando sin autorización no solo las marcas PUMA sino también el diseño formstrip y las fotografías del calzado de la marca PUMA, cuyos derechos de autor pertenecen a la Promovente y que fueron tomadas del sitio Web oficial de la Promovente y de las redes sociales de la Promovente, sin autorización de esta última;
x. El sitio Web ligado al nombre de dominio en disputa no incluye ningún disclaimer donde el Titular se disocie de la Promovente;
xi. El aviso de privacidad contenido en el sitio Web del Titular no cumple con la normatividad mexicana aplicable ya que ni siquiera informa el nombre, domicilio, y datos de contacto del responsable del portal y de los datos e información que ahí se recaban;
xii. El sitio Web del Titular indica: “Powered by Tienda Puma México” y muestra un ícono de la bandera mexicana junto al término geográfico México, haciéndole creer falsamente al usuario que la Promovente o su filial mexicana operan el portal del Titular;
xiii. La Promovente ha intentado realizar compras en el sitio Web del Titular a fin de verificar si en realidad se venden los productos que ahí se ofertan, y si se trata de productos originales o apócrifos; sin embargo, ello no ha sido posible;
xiv. La Promovente infiere razonablemente que el sitio Web del Titular es utilizado para realizar conductas ilegales como el fraude o el robo de información bancaria;
xv. Debido a que en el portal del Titular se ofertan productos de la marca PUMA ello acredita que el Titular conoce la marca PUMA de la Promovente y reconoce su posicionamiento en México;
xvi. El portal del Titular tiene por objeto confundir a sus visitantes, con ánimo de lucro.
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
En razón de que la Política es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que tiene derechos la Promovente;
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Enseguida se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la combinación alfanumérica elegida por el Titular para integrar el nombre de dominio en disputa es, por sí misma, idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos de la Promovente para justificar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Promovente funda su Solicitud en tres registros mexicanos de la marca PUMA. Ver sección 4 supra. Estos tres registros marcarios están vigentes y anteceden al nombre de dominio en disputa por más de treinta y ocho años.
Al comparar la marca PUMA con el nombre de dominio en disputa se distingue claramente la marca mundialmente reconocida de la Promovente dentro del nombre de dominio en disputa.
La incorporación del término descriptivo “outlet” no previene la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la reconocida marca PUMA de la Promovente. Ver Puma SE v. Wang Nan, Caso OMPI No. D2020-2343 (el nombre de dominio <pumaoutlets.com> es confusamente similar a la marca PUMA).
Los dominios de nivel superior (TLDs) “.com.mx” se excluyen de la presente comparación por tratarse de estándares técnicos requeridos para el registro de cualquier nombre de dominio. Ver sección 1.11 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
Atento a estas consideraciones, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es semejante hasta el punto de crear confusión con la marca registrada PUMA, cuyos derechos exclusivos de uso en el comercio le corresponden a la Promovente.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente sostiene que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa debido a que:
a) El Titular no tiene registrada ninguna marca que ampare el signo distintivo “puma” ni tampoco es licenciatario de la marca PUMA de la Promovente;
b) Al ingresar el nombre Stefan Eisenhower y la marca PUMA en el motor de búsqueda Google, no se muestran resultados que indiquen una conexión entre el Titular y la marca de la Promovente ni nada que sugiera que el Titular es conocido como “puma”;
c) El Titular no realiza una oferta de buena fe de productos o servicios en términos del párrafo 1.c.i de la Política toda vez que el nombre de dominio en disputa es utilizado para alojar un sitio Web apócrifo que se hace pasar como tienda oficial de descuento de la Promovente;
d) El portal del Titular usa las marcas PUMA sin autorización de la Promovente, así como fotografías del calzado marca PUMA que fueron tomadas del sitio Web oficial de la Promovente y de las redes sociales de la Promovente, sin autorización de esta última;
e) El sitio Web del Titular no incluye ningún disclaimer que aclare la ausencia de relación alguna con la Promovente;
Después de inspeccionar el sitio Web del Titular, el Experto ha podido corroborar que, efectivamente, el portal asociado al nombre de dominio en disputa se ostenta falsamente como tienda en línea de la Promovente para consumidores ubicados en México.
Este uso engañoso y fraudulento del nombre de dominio en disputa impide al Titular invocar derechos e intereses legítimos conforme a la Política. Ver sección 2.13.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (la utilización del nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad del promovente no puede nunca conferir derechos o intereses legítimos en términos de la Política).
De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
De entrada, el Experto subraya que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.
En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La marca PUMA goza de notoriedad en México y en el resto del mundo. Ver PUMA SE c. Nombre omitido, Caso OMPI No. DMX2021-0005 (derivado del uso profuso de la marca PUMA y de la publicidad constante y global de los productos a los que se les aplica, es una marca notoria en el mercado relevante de calzado y ropa deportiva en México e internacionalmente.)
En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Titular se apropió indebidamente de un nombre de dominio que coincide con la marca notoria PUMA, la cual conocía de antemano el Titular, como revela el contenido del portal del Titular que se presenta como un sitio Web de la Promovente. Ver Puma SE v. Internet Domain Services BS Corp / Joan Gonzalez, Caso OMPI No. D2020-2747 (se reputa de mala fe el registro y el uso del nombre de dominio <pumaonlinesale.com> con relación a una tienda en línea de productos falsificados de la marca PUMA ya que ello presupone el conocimiento pleno de la marca PUMA por parte del demandado y su intención de desviar tráfico de Internet para su beneficio comercial).
El uso del nombre de dominio en disputa es igualmente de mala fe en vista de que, además de hacerse pasar por la Promovente, el sitio Web del Titular busca engañar a los consumidores que residen en México al hacerles creer que a través de dicho portal podrían comprar diversos tipos de calzado para hombre, mujer, niño y niña a precios de descuento, lo cual es falso, ya que como afirma la Promovente, no es posible concretar una compra a través del portal del Titular. De esto se colige que el sitio Web del Titular opera un esquema de phishing para obtener datos personales e información bancaria mediante engaño ya que en dicho portal no se pueden adquirir los productos auténticos de la marca PUMA que se ofertan a precios de “outlet” al público consumidor de México.
El uso de un nombre de dominio para fines ilícitos como es el caso del sitio Web del Titular, es prueba concluyente de mala fe en el sentido de la Política. Ver sección 3.4 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 (el uso del nombre de dominio en disputa para actividades ilegales, tales como suplantación de identidad, fraude, uso indebido de datos personales, distribución de virus informáticos, etc. configura mala fe en términos de la Política).
En estas circunstancias, el Experto está convencido de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y se ha venido usando de mala fe por el Titular.
De tal suerte que se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <pumaoutlet.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 23 de mayo de 2021
1 Fuente: “https://about.puma.com/en/investor-relations/presentations”