La Promovente es Autozone Parts, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por Alfredo Tourné Guerrero, México.
El Titular es Withheld for Privacy Purposes, Islandia.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <auto-zone.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Namecheap, Inc.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de septiembre de 2021. El 7 de septiembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de septiembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y financiero. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 15 de septiembre de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 17 de septiembre de 2021.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de octubre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a el Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de octubre de 2021.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de octubre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una compañía norteamericana dedicada a la venta y distribución de refacciones, accesorios y productos automotrices al amparo de la marca AUTO ZONE.
La Promovente tiene presencia comercial en México desde el año de 1998. Actualmente cuenta con 500 tiendas en México y opera (a través de entidades relacionadas con su grupo) la página de Internet “www.autozone.com.mx”.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marca en México, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales:
|
No. Registro |
Marca |
Clase |
Fecha de presentación |
Fecha de concesión |
vigencia |
|
938236 |
AUTOZONE |
35 |
13-feb-06 |
14-jun-06 |
13-feb-26 |
|
1886397 |
AUTOZONE |
35 |
08-mar-18 |
23-may-18 |
08-mar-28 |
|
470641 |
AUTOZONE |
35 y 42 |
09-may-94 |
22-ago-94 |
09-may-24 |
|
467388 |
AUTOZONE |
35 y 42 |
23-jul-93 |
22-jul-95 |
23-jul-23 |
|
470640 |
AUTOZONE |
12 |
09-may-94 |
22-ago-94 |
09-may-24 |
|
483268 |
AUTOZONE |
9 |
09-may-94 |
16-dic-94 |
09-may-24 |
|
483269 |
AUTOZONE |
12 |
09-may-94 |
13-oct-94 |
09-may-24 |
|
476823 |
AUTOZONE |
3 |
09-may-94 |
13-oct-94 |
09-may-24 |
|
773249 |
AUTOZONE |
37 |
04-abr-94 |
13-dic-94 |
04-abr-22 |
|
560818 |
AUTOZONE.COM |
42 |
16-abr-96 |
10-oct-97 |
16-abr-26 |
El Titular registró el nombre de dominio en disputa <auto-zone.com.mx> con fecha 9 de septiembre de 2020.
El nombre de dominio en disputa está direccionado a un sitio web que replica la marca AUTO ZONE y la imagen y parte del contenido de la página oficial del Promovente, a saber: “www.autozone.com.mx”.
En la página a la que direcciona el nombre de dominio en disputa se incluye una sección intitulada “Venta de Parque Vehicular”, en donde se promociona la venta de autos usados.
La Promovente no comercializa autos usados en México.
En la parte inferior del sitio del Titular se indica que la página web es propiedad de Autozone México, S de R.L. de C.V.
La Promovente hace valer lo siguiente:
Que es una compañía norteamericana dedicada a la venta y distribución de refacciones, accesorios y productos automotrices desde hace 40 años.
Que tiene presencia comercial en México desde el año de 1998 y actualmente cuenta con 500 tiendas en la México.
Que opera la página de Internet “www.autozone.com.mx”.
Que es titular de múltiples registros de marca en México para la denominación AUTO ZONE, que amparan, entre otros, el servicio de comercialización de refacciones y autopartes; siendo que el primer registro lo solicitó con fecha 23 de julio de 1993.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa <auto-zone.com.mx> con fecha 9 de septiembre de 2020.
Que existe identidad entre la marca registrada AUTO ZONE y el nombre de dominio en disputa <auto-zone.com.mx>.
Que el Titular no detenta licencia para utilizar la marca AUTO ZONE.
Que la página de Internet del Titular reproduce la imagen y contenido de su página web, haciendo creer a los consumidores que es una página oficial, lo que causa desprestigio a la Promovente.
Que el Titular se hace pasar por la Promovente al poner su domicilio en los datos de contacto.
Que el sitio web que utiliza el Titular ofrece a la venta vehículos usados, haciendo creer al consumidor que estos cuentan con el respaldo y seriedad de la marca AUTOZONE, cuando no es así.
Que el Promovente no se dedica a la venta de vehículos automotores, por lo que el Titular aprovecha esta situación para ligar la venta de automóviles con la venta y soporte de refacciones y artículos de cuidado para los mismos, creando una competencia desleal, buscando empañar y afectar el prestigio, reconocimiento, trayectoria y nombre de la marca AUTOZONE, al no tener un derecho legítimo para su uso y ocasionar una clara confusión entre el público consumidor.
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).1
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.
El nombre de dominio en disputa <auto-zone.com.mx> reproduce en su totalidad la marca registrada AUTO ZONE sobre la cual tiene derechos la Promovente (añadiéndose un guion en el nombre de dominio en disputa entre “auto” y “zone”).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005‑0899).
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca AUTO ZONE registrada en México, con 27 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cuál comprende en su totalidad la marca AUTO ZONE.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como AUTO ZONE.
En la página de Internet a la que se despliega el nombre de dominio en disputa no aparece el Titular como responsable de la misma. Por el contrario, se incluye el nombre de una entidad que parecería estar conectada con la Promovente como responsable del sitio intentando crear una apariencia de legitimidad.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;
o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca AUTO ZONE en México.
Que la marca AUTO ZONE fue registrada en México con 27 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
Que derivado del uso profuso de la marca AUTO ZONE en México, es una marca ampliamente reconocida en el sector relevante de comercialización de autopartes y refacciones.
El Experto encuentra que el Titular conocía la marca AUTO. ZONE antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Que el contenido de la página de Internet a la que direcciona el nombre de dominio en disputa, es un plagio de la imagen, publicidad y signos distintivos usados por la Promovente en su sitio oficial en Internet.
Que al incluir el nombre de una entidad aparentemente conectada con la Promovente en la página de Internet del Titular engaña al público consumidor al hacerle creer que es un sitio oficial o autorizado, cuando no lo es.
Que al ofertar autos usados en su página de Internet, el Titular se aprovecha de la imagen y prestigio de la Promovente, al intentar, de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web.
El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1(a) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <auto-zone.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Noviembre 4, 2021.
1 Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto también hará referencia a las decisiones y a la doctrina adoptadas bajo la UDRP.