Eiser is Diners Club International Ltd. uit Riverwoods, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Greenberg Traurig, LLP, Nederland.
Verweerder is Greenfree uit Baarn, Nederland.
De onderhavige domeinnamen <dinercadeaucard.nl>, <dinercadeaukaart.nl>, <diner-giftcard.nl>, <dinergiftcard.nl> en <dinergift.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Exonet Internet Services.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 januari 2011. Het Instituut heeft op 20 januari 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 januari 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 januari 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 februari 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 25 januari 2011.
Op 27 januari 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 24 februari 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 29 maart 2011. Op 29 maart 2011 heeft SIDN het mediation proces verder verlengd tot 28 april 2011. Op 27 april 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Gregor Vos op 19 mei 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Eiser is de vennootschap naar Amerikaans recht Diners Club International Ltd., een wereldwijd actieve creditcardmaatschappij.
Eiser is rechthebbende op de volgende merken:
1. Benelux merkregistratie nr. 670855 voor het woordmerk DINERS, gedeponeerd op 26 augustus 1999 voor diensten in klassen 35, 36 en 39;
2. Gemeenschapsmerk registratie nr. 3777621 voor het woordmerk DINERS, gedeponeerd op 5 september 2003 voor diensten in klassen 36 en 39;
samen hierna aangeduid als de “Merken”.
Verweerder is een onderneming die zich blijkens het handelsregister onder meer bezig houdt met de ontwikkeling, productie en verkoop van kortings- en cadeaubonnen. De datum van laatste registratie van de Domeinnamen is 28 januari 2008. Verweerder is sinds die datum de houder van de Domeinnamen.
Rechten van Eiser op Merk of Naam en de Domeinnamen zijn identiek aan of stemmen verwarringwekkend overeen met Merk of Naam
Eiser beroept zich in deze procedure op de identieke Benelux en Gemeenschaps inschrijving voor het woordmerk DINERS. Eiser biedt zijn creditcards onder meer aan onder de naam en het merk “Diners Club” en een aantal variaties daarop. Nu bij al die variaties de nadruk op het onderscheidende bestanddeel DINERS ligt, hebben de Merken een groot onderscheidend vermogen gekregen voor de betrokken diensten.
Eiser stelt dat de Domeinnamen overeenstemmen met de Merken, nu de Merken in alle Domeinnamen in zijn geheel zijn geïncorporeerd.
Recht of Legitiem Belang Verweerder
Eiser stelt geen toestemming of licentie aan Verweerder te hebben gegeven om de Domeinnamen te registreren. Ook wederverkoopt Verweerder geen diensten van Eiser. Eiser wijst verder op het feit dat Verweerder klaarblijkelijk actief is in de golfsport, nu de websites onder alle Domeinnamen verwijzen naar golfsport gerelateerde evenementen. Eiser stelt ook zelf actief te zijn op het gebied van golf, onder meer door het geven van cadeaubonnen voor golf evenementen.
Eiser stelt verder dat Verweerder door middel van registratie van de Domeinnamen probeert te profiteren van de goodwill die aan de Merken kleeft, nu geen van de Domeinnamen een eigen website heeft, maar allen doorlinken naar andere (aan de golfsport gerelateerde) websites van Verweerder.
Daarnaast is er volgens Eiser geen indicatie dat Verweerder (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnamen, of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Eiser wijst verder op het feit dat het bestanddeel “DINERS” op geen van de websites waarheen de Domeinnamen doorlinken, wordt gebruikt. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak voert Eiser aan dat Verweerder geen belang heeft bij een domein dat enkel gebruikt wordt om door te verwijzen.
Volgens Eiser bood Verweerder de Domeinnamen na sommatie onmiddellijk aan Eiser aan, dan wel bood Verweerder aan de Domeinnamen voor Eiser te beheren, dan wel bood Verweerder een samenwerking aan op het gebied van golf gerelateerde diensten. Dit is volgens Eiser een omstandigheid die in eerdere gevallen tot de conclusie heeft geleid dat Verweerder geen legitiem belang had bij de betrokken domeinnamen. Ten slotte wijst Eiser erop dat Verweerder heeft gedreigd om tot “typo-squatting” over te gaan, om Eiser zodoende te bewegen tot een commerciële regeling.
Gezien het voorgaande heeft Verweerder volgens Eiser geen eigen recht of legitiem belang op de Domeinnaam.
Kwade Trouw Verweerder
Eiser voert aan dat hij een van de bekendste creditcardmaatschappijen is, en dat alle domeinnamen die zijn merken bevatten per definitie geschikt zijn om internetverkeer aan te trekken met het oogmerk dit door te leiden naar websites met commercieel oogmerk of om de domeinnamen te verkopen.
Volgens Eiser worden de Domeinnamen ook daadwerkelijk gebruikt om te trachten commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar verschillende websites van Verweerder te leiden, door gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser.
Tenslotte wijst Eiser op overgelegde correspondentie met Verweerder, waaruit volgens Eiser blijkt dat Verweerder zelf helemaal geen intentie had om de Domeinnamen zelf te gebruiken, maar alleen om de Domeinnamen bij gelegenheid aan Eiser aan te bieden.
Rechten van Eiser op Merk of Naam en de Domeinnamen zijn identiek aan of stemmen verwarringwekkend overeen met Merk of Naam
Verweerder betwist dat de Domeinnamen identiek zijn aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken van Eiser. Verweerder beroept zich op het feit dat dit ook niet als zodanig door Eiser is gesteld.
Verweerder betwist dat de DINERS Merken in zijn geheel in de Domeinnamen zijn geïncorporeerd. Het woord “diners” (dus met de “s”) komt niet in zijn geheel voor in de Domeinnamen. Verweerder wijst op het feit dat in alle Domeinnamen het zeer gebruikelijke Nederlandse woord “diner” (dus zonder “s”) als uitgangspunt is genomen. Volgens het Van Dale Nederlands woordenboek betekent dit woord “volledige warme maaltijd”, en wordt het woord fonetisch uitgesproken als [dienee].
Verweerder wijst er verder op dat hij onder meer “leisure loyalty” programma’s ontwikkelt. Eerder heeft Verweerder reeds het Nationale Golfbon concept in de markt geplaatst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de domeinnamen <golf-giftcard.nl> en <golfbon.nl>. Een ander potentieel concept is gebaseerd op de Nederlandse restaurant/diner markt. Met het oog op de ontwikkeling van dit concept heeft Verweerder de Domeinnamen geregistreerd, net zoals andere domeinnamen als <nationale-dinercard.nl> en <nationaledinercard.nl>. Verweerder probeert hiermee een aan de Nationale Golfbon gelijkwaardig cadeaubon/giftcard concept op de Nederlandse “diner” markt aan te kunnen bieden. De term “giftcard” is algemeen van aard en wordt gebruikt ter vervanging van de alom bekende “bon”. Het verschil in giftcard en bon zit hem volgens Eiser in de mogelijkheid om een giftcard via pinterminals op- en af te waarderen. Dit is de reden van de combinatie van het Nederlandse woord “diner” en de Engelse term “giftcard”.
Recht of Legitiem Belang Verweerder
Verweerder voert aan dat hij reeds voor het geschil aantoonbare voorbereidingen trof om via de Domeinnamen te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Verweerder wijst hierbij naar het door Eiser overgelegde uittreksel handelsregister van de onderneming van Verweerder, waaruit blijkt dat (onder meer) de Domeinnamen zonder “.nl” extensie destijds door Verweerder als handelsnaam in het handelsregister zijn ingeschreven. Hoewel Verweerder momenteel nog enkel zichtbaar actief is op de golfmarkt, is hij buiten deze zichtbare activiteiten reeds lang actief op het gebied van de hele “leisure” markt, waaronder op het gebied van horeca. Zodra het “restaurant/diner” concept voldoende is uitgewerkt, zal Verweerder de content overhevelen naar websites die dan actief zullen zijn onder de Domeinnamen.
Onder verwijzing naar vaste rechtspraak voert Verweerder verder aan dat al zou worden aangenomen dat hij geen aantoonbare voorbereidingshandelingen heeft verricht, maar de Domeinnamen slechts geregistreerd heeft voor toekomstig gebruik, dit nog niet automatisch betekent dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen zou hebben. Hiervoor zouden nadere omstandigheden nodig zijn, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnamen niet denkbaar is, omdat dit inbreuk zou maken op merk- of handelsnaamrechten. Verweerder betwist dat van inbreuk sprake is, noch dat een dergelijke inbreuk door Eiser is gesteld.
Verweerder betwist verder dat Eiser haar marketing richt op de golfmarkt, nu deze stelling van Eiser niet nader is gemotiveerd. Verweerder betwist daarom ook dat hij profiteert van dergelijke gestelde, maar niet onderbouwde, marketinginspanningen op de golfmarkt. Uit door Verweerder overgelegde internetstatistieken zou blijken dat er geen bezoekers via de woorden “diner” of “diners” naar de Domeinnamen worden geleid. Daarnaast voert Verweerder aan dat haar eigen website, waar een deel van de Domeinnamen naar doorlinken wel degelijk een met “diner” gerelateerde inhoud bevat.
Verweerder is het met de stelling van Eiser eens dat hij geen goederen of diensten met het teken DINERS wederverkoopt. Verweerder richt zijn bedrijfsactiviteiten op het concept “diner” en “dineren”, al dan niet in combinatie met de golfsport. Verweerder maakt echter geen gebruik van het woord “diners”, noch in de Domeinnamen, noch op de daaronder actieve websites.
Kwade Trouw Verweerder
Verweerder betwist dat er sprake is van registratie en/of gebruik te kwader trouw.
Verweerder was ten tijde van registratie van de Domeinnamen wel bekend met het merk DINERS CLUB voor creditcards, maar niet met het merk DINERS als zodanig. Eiser heeft ook niet gesteld dat Verweerder hiervan op de hoogte was (of moest zijn).
Verweerder betwist daarnaast dat de Domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie tot verkoop. Dit blijkt volgens Verweerder reeds uit het feit dat de Domeinnamen reeds voor het geschil doorverwezen naar websites waarop Verweerder haar diensten aanbiedt. De Domeinnamen zijn nooit op eigen initiatief te koop of te huur aangeboden. Slechts na initiatief van Eiser heeft Verweerder een commerciële oplossing aangeboden voor de door Eiser geclaimde inbreuk. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak wijst Verweerder erop dat het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs op zichzelf niet voldoende is om kwade trouw aan te nemen. Verder betwist Verweerder Eiser onder druk te hebben gezet door te dreigen met typo-squatting. De door Eiser overgelegde correspondentie vloeit voort uit een discussie tussen Eiser en Verweerder over het verschil van domeinnamen voorzien van het woord “diner” met “s” en zonder “s”.
Verweerder ontkent tenslotte dat er gebruik wordt gemaakt van de Merken van Eiser om door middel van verwarring extra internetverkeer te genereren, temeer nu het woord “diner” een algemene Nederlandse aanduiding is voor de avondmaaltijd. Geen Nederlander die geconfronteerd wordt met het woord “diner”, of die het woord “diner” opschrijft, zal dit volgens Verweerder onmiddellijk associëren met de creditcardmaatschappij van Eiser.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Met betrekking tot de vraag of de Domeinnamen identiek zijn aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De vraag ligt derhalve voor of de tekens “dinercadeaucard”, “dinercadeaukaart”, “diner-giftcard”, “dinergiftcard” en “dinergift” verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken voor het teken DINERS van Eiser.
Hierbij merkt de Geschillenbeslechter allereerst op dat Eiser heeft gesteld dat het teken DINERS aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen, doordat dit wereldwijd als onderscheidend bestanddeel is gebruikt van het teken DINERS CLUB. Het teken DINERS zou hiermee een groot onderscheidend vermogen hebben gekregen. Eiser heeft echter nagelaten om dit gestelde (intensieve) gebruik door middel van enig schriftelijk stuk te onderbouwen, noch is enig bewijs van gebruik van de Merken overgelegd.
Hoe dit ook zij, naar inzicht van de Geschillenbeslechter heeft het teken DINERS op zijn minst een verwijzend karakter in relatie tot zekere diensten waarvoor het is ingeschreven. Gezien de Amerikaanse achtergrond van Eiser gaat de Geschillenbeslechter in beginsel uit van de Amerikaans-Engelse betekenissen van het woord “diners”, zijnde “eters” of “kleine (weg)restaurants”. Deze betekenissen hebben als relatie met de diensten van Eiser dat deze verwijzen naar een van de (mogelijk meest gebruikte) doelen van de diensten van Eiser, namelijk de mogelijkheid tot betaling via creditcard bij restaurants.
Hiernaast merkt de Geschillenbeslechter op dat Eiser niet als zodanig heeft gesteld dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de ingeroepen Merken. Eiser heeft slechts gesteld dat de Merken in zijn geheel in de Domeinnamen zijn geïncorporeerd, waardoor de Domeinnamen overeen zouden stemmen met de Merken. De Geschillenbeslechter stelt echter vast dat de Merken niet in zijn geheel in de Domeinnamen zijn geïncorporeerd; bij alle Domeinnamen is sprake van gebruik van het element “diner” – dus zonder de “S” van het teken DINERS. In de onderhavige zaak maakt dit een groot verschil. Voor zover Eiser heeft willen betogen dat er door het gebruik van het element “diner” in de Domeinnamen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming met de DINERS merken, oordeelt de Geschillenbeslechter als volgt.
De Geschillenbeslechter volgt Verweerder in zijn stelling dat het element “diner” in de Domeinnamen op beschrijvende wijze is gebruikt als Nederlands woord voor de avondmaaltijd, al dan niet gecombineerd met beschrijvende Engelse termen als “gift” en “card”. Dit betekent dat er een conceptueel en auditief verschil is tussen het Amerikaans-Engelse woord “diners”, dat “eters” of “kleine (weg)restaurants” betekent en uitgesproken wordt als [dai-ners], en het Nederlandse woord “diner”, dat avondmaaltijd betekent en uitgesproken wordt als [die-nee]. Op grond van deze verschillen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnamen niet mogelijkerwijs verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken van Eiser.
De Eis voldoet hiermee niet aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.
Ten overvloede wordt overwogen dat Verweerder een legitiem belang heeft bij de Domeinnamen, nu hij “dinergiftcard”, “diner-giftcard”, “dinergift”, “dinercadeaukaart” en “dinercadeaucard” (zonder “.nl” extensie) reeds langer geleden bij inschrijving van zijn onderneming als handelsnaam in het handelsregister heeft laten registeren. Gecombineerd met de overige door Verweerder naar voren gebrachte omstandigheden, voornoemde kenmerken van de Domeinnamen, en het feit dat Verweerder aantoonbaar reeds eerder vergelijkbare concepten heeft ontwikkeld, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat hiermee sprake is van voldoende aantoonbare voorbereidingen om te goeder trouw producten of diensten onder de Domeinnamen aan te bieden.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat ook niet aan het tweede vereiste is voldaan.
Ten overvloede wordt overwogen dat in principe, wil er sprake zijn van registratie of gebruik te kwader trouw van de Domeinnamen, onder meer aannemelijk moet zijn dat Verweerder de Domeinnamen heeft geregistreerd of gebruikt bijvoorbeeld om Eiser de mogelijkheid te ontnemen dit zelf te doen, of om bewust verwarring te creëren met de onderneming van Eiser, of de Domeinnamen voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen of commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser. Geen van bovenstaande, noch andere relevante omstandigheden zijn aannemelijk geworden, nu de term “diner” een algemeen Nederlands woord is, en bovendien beschrijvend voor de diensten die Verweerder voornemens is om aan te bieden.
Bovendien heeft Verweerder op basis van de overgelegde internetstatistieken aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van daadwerkelijk commercieel voordeel door mogelijke verwarring onder het publiek op het internet, nu er geen enkele consument door middel van de zoekterm “diners” op de websites onder de Domeinnamen terecht is gekomen.
Gegeven het bovenstaande, kan niet geoordeeld worden dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 30 juni 2011