De Eiser is Yorcom Computers B.V. uit Vlaardingen, Nederland, vertegenwoordigd door Moree Gelderblom advocaten, Nederland.
De Verweerder is YourCom uit Huizen, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <yourcom.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via PINS Nederland B.V.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 mei 2012. Het Instituut heeft op 16 mei 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 mei 2012 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 23 mei 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 12 juni 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 8 juni 2012.
Op 12 juni 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 6 juli 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 26 juli 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 27 juli 2012 heeft de Eiser een verzoek ingediend om nadere stukken in te dienen. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenrechter om te beoordelen of nadere stukken worden toegelaten. Op 30 juli 2012 heeft het Instituut partijen geïnformeerd dat de Geschillenbeslechter heeft besloten de Eiser toe te staan uiterlijk op 31 juli 2012 nadere stukken in te dienen en de Verweerder de gelegenheid te geven uiterlijk op 3 augustus 2012 op zulke nadere stukken te reageren, waarna de Geschillenbeslechter geen nadere stukken meer zal toelaten. Op 31 juli 2012 heeft de Eiser nadere stukken ingediend bij het Instituut. De reactie daarop van de Verweerder is bij het Instituut ingediend op 2 augustus 2012.
De Eiser verkoopt en levert computers en componenten, hardware en software, zowel aan consumenten als aan bedrijven, wederverkopers en instellingen. De Eiser biedt zijn producten en diensten aan op de website “www.yorcom.nl”.
De Verweerder voert een eenmanszaak die zich toelegt op webdesign.
SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat de Verweerder door eerste registratie op 29 april 2002 houder is geworden van de Domeinnaam.
De Eiser beroept zich in deze procedure op het Benelux woordmerk YOURCOM (het “Merk”), met depotnummer 1073255, gedeponeerd op 15 april 2005 voor diensten in de klassen 35, 37 en 42, waaronder reclame, installatiewerkzaamheden en ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.
Nadat het Merk gedeponeerd was in 2005, is de Domeinnaam pas sinds 2006 daadwerkelijk actief in gebruik genomen door daaraan een website te koppelen. Dergelijk gebruik is volgens de Eiser als een inbreuk op zijn merkrecht aan te merken.
De Verweerder heeft, aldus de Eiser, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien de Domeinnaam thans in het geheel niet meer wordt gebruikt. De tot enkele weken geleden aan de Domeinnaam gekoppelde website betrof slechts een doorverwijzing naar – de Geschillenbeslechter begrijpt: een andere website van – de Verweerder.
Het gebruik van de Domeinnaam is volgens de Eiser te kwader trouw, aangezien de Verweerder volgens de Eiser herhaaldelijk in kennis is gesteld van de inbreuk op het Merk, maar het gebruik desalniettemin wordt voortgezet.
Volgens de Verweerder heeft de Eiser de afgelopen vijf jaar geen daadwerkelijk gebruik in het handelsverkeer gemaakt van het Merk zoals gedeponeerd, waarmee het Merk volgens de Verweerder krachtens artikel 2.26 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) vervallen zou zijn.
De Eiser heeft geen bewijs van gebruik van het Merk overgelegd. De Verweerder heeft naar eigen zeggen feitenonderzoek uitgevoerd op internet maar kan geen enkele aanwijzing vinden dat de afgelopen vijf jaar door de Eiser enig gebruik van het Merk zou zijn gemaakt. De Verweerder wijst erop dat de Eiser daadwerkelijk handelt in producten en diensten met de naam “Yorcom”, zonder “u”. Blijkens zijn website “www.yorcom.nl” doet de Eiser dit al sinds 2000. Al die tijd heeft hij zich niet onder de naam “Yourcom”, mét “u”, gepresenteerd. Op grond van al het voorgaande meent de Verweerder dat de Eiser niet heeft voldaan aan zijn stelplicht op grond van artikel 2.1(a) van de Regeling.
De Verweerder stelt voorts wel degelijk daadwerkelijk gebruik te maken van de Domeinnaam. Al sinds 2004 was er een website van de Verweerder aan de Domeinnaam gekoppeld. Hij gebruikte de Domeinnaam tot 31 december 2009 voor zijn website, omdat hij destijds onder de handelsnaam “Yourcom” opereerde als webdesignbedrijf. Nadat de Verweerder overstapte op de handelsnaam “Studio Victor Hopman” heeft hij de Domeinnaam gebruikt als doorverwijzing naar zijn nieuwe website. Een dergelijke vorm van voortgezet gebruik levert een recht of legitiem belang op, aldus de Verweerder.
De Verweerder stelt verder dat hij de Domeinnaam niet gebruikt voor diensten waarvoor het Merk is ingeschreven.
De Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd en/of gebruikt. Hij stelt vast dat de Eiser slechts stelt dat sprake is van gebruik te kwader trouw. Kwade trouw wordt niet vermoed, maar moet redelijkerwijs worden aangetoond. De Verweerder betwist dat van gebruik te kwader trouw sprake is. De Verweerder heeft de Domeinnaam niet hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen of verhuren. Er is volgens de Verweerder ook geen sprake van registratie om de Eiser te beletten de Domeinnaam te gebruiken of om diens activiteiten te verstoren. Het Merk, bestaande uit niet meer dan een samentrekking van het Engelse “Your” en “Com” van computer, heeft een zwak onderscheidend vermogen en de website van de Verweerder is bovendien dusdanig verschillend van de producten en diensten van de Eiser dat er onmogelijk verwarring kan ontstaan met het Merk.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
De Verweerder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. De Eiser kan het bewijs dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, onder meer leveren door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag immers aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het relevante Merk enerzijds en de Domeinnaam anderzijds (zie: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Voor het overige stemt de Domeinnaam woordelijk (en daarmee ook auditief) overeen met het Merk.
Voor zover de Verweerder heeft willen betogen dat er geen sprake is van een geldig Merk omdat het niet daadwerkelijk zou zijn gebruikt, wijst de Geschillenbeslechter erop dat in dit geschil de Regeling, en derhalve niet het BVIE, de voorwaarden bepaalt op grond waarvan de Eis moet worden beoordeeld. Indien de Eiser aantoont dat hij een geldige merkinschrijving heeft, moet de Geschillenbeslechter van het bestaan daarvan uitgaan. Het Merk kan slechts in een procedure voor de gewone rechter nietig of vervallen worden verklaard (zie: Beperfect Clinics B.V. v. DJB Breuker, WIPO Zaaknr. DNL2011-0029; en Pardoel Automotive B.V. v. Eco Drive Opleidingsinstituut, WIPO Zaaknr. DNL2010-0002).
De Eiser heeft echter niet genoegzaam aangetoond dat hij rechthebbende is op het Merk. De Eiser heeft geen bewijs van inschrijving van het Merk overgelegd, maar enkel bewijs van publicatie van het depot. Blijkens deze bij de Eis als bijlage meegezonden depotstukken van het Benelux Merkenbureau, is de naam van de deposant een andere dan die van de Eiser. Nu de Eiser terzake geen nadere stukken heeft overgelegd (ten bewijze van een eventuele overdracht van het Merk door de deposant aan de Eiser) stelt de Geschillenbeslechter op grond van de Eis vast dat de Eiser kennelijk niet de rechthebbende is op het Merk. Overigens stelt de Geschillenbeslechter tevens uit eigen verifiërend onderzoek – waartoe hij strikt genomen niet gehouden is – vast dat (thans nog steeds) de deposant, en dus niet de Eiser, als houder van het Merk staat ingeschreven in het online Benelux Merkenregister.
De Eis voldoet derhalve niet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Een beoordeling van hetgeen door de Eiser en de Verweerder is aangevoerd ten aanzien van het tweede (recht of legitiem belang) en derde (kwade trouw) vereiste van artikel 2.1 zou daarom achterwege kunnen blijven. Het navolgende wordt dan ook slechts ten overvloede opgemerkt. Omgekeerd maken de conclusies onder het tweede en derde vereiste ook duidelijk dat enige verdere procedurele stappen over het eerste vereiste geen zin zouden hebben.
De Eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft. De Eiser heeft in dit verband slechts gesteld dat de Domeinnaam niet (meer) wordt gebruikt. Hiermee heeft de Eiser niet aannemelijk gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Hoewel de Eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft, zal volledigheidshalve toch worden ingegaan op het verweer van de Verweerder. De Verweerder heeft aangegeven dat hij de Domeinnaam reeds gebruikte om te goeder trouw diensten aan te bieden ruim voordat hij kennis kreeg van het onderhavige geschil. Ter onderbouwing heeft de Verweerder als bijlagen bij zijn Verweerschrift screenshots overgelegd van de aan de Domeinnaam gekoppelde website in 2004 (versie 2004 – 2007) en in 2008 (versie 2008 – 2009), waarop tevens de sinds 2003 door de Verweerder gevoerde handelsnaam “Yourcom” wordt gebruikt. Volgens de Verweerder is hij pas voor het eerst in het kader van de onderhavige procedure gewezen op het bestaan van het Merk. Ingevolge artikel 3.1(a) van de Regeling heeft de Verweerder hiermee zijn recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam genoegzaam aangetoond.
Hieraan doen niet af de nadere stukken die de Eiser in dit verband nog in deze procedure heeft ingediend. Dit betreft een overeenkomst en bijgaande correspondentie uit 2002 tussen de Eiser en een derde partij (Yourcom Webstore) waarin afspraken zijn gemaakt tussen de Eiser en voornoemde derde partij over het gebruik van de naam “YourCom”. Hieruit zou volgens de Eiser blijken dat hij reeds in 2002 de aanspraken op zijn merkrecht heeft getracht veilig te stellen. Het Merk is echter pas in 2005 gedeponeerd en de Eiser is niet de houder van het Merk. Bovendien stelt de Geschillenbeslechter vast dat deze overgelegde stukken de Verweerder niet betreffen, zodat hieruit ook daarom niet kan volgen dat de Verweerder reeds kennis had van aanspraken of rechten van de Eiser voordat de Verweerder zijn diensten onder de Domeinnaam aanbood of dat dit gebruik van de Verweerder anderszins niet te goeder trouw zou zijn.
Ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve niet voldaan.
De Eiser heeft niet gesteld dat de Domeinnaam te kwader trouw zou zijn geregistreerd. Wel stelt de Eiser dat sprake is van te kwader trouw gebruik van de Domeinnaam, aangezien de Verweerder volgens de Eiser herhaaldelijk in kennis is gesteld van de inbreuk op het Merk, maar het gebruik desalniettemin wordt voortgezet. Deze stelling is echter als zodanig onvoldoende bewijs van te kwader trouw gebruik door de Verweerder. Waar het initiële gebruik van de Domeinnaam, dat voorafging aan de merkregistratie, niet te kwader trouw was, kan het inmiddels acht jaar later niet als te kwader trouw worden aangemerkt dat dezelfde Verweerder de Domeinnaam nog steeds voor vergelijkbare doeleinden gebruikt, mede in aanmerking genomen dat de Verweerder onbetwist heeft gesteld dat hij pas voor het eerst in het kader van deze procedure op het bestaan van het Merk en de door de Eiser gepretendeerde aanspraken daarop werd gewezen.
Nadere omstandigheden, zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling, of anderszins, waaruit kwade trouw van het gebruik zou kunnen blijken, zijn gesteld noch gebleken, zodat ook aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling niet is voldaan.
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 21 augustus 2012