Ces pages sont destinées à présenter une synthèse des activités de l’OMPI relatives aux nouveaux gTLDs, conçus afin de contribuer à la prévention et la résolution de litiges liés aux enregistrements abusifs de noms de domaine liés portant atteinte à des droits de marque.
Table des matières
1. Contexte: l’évolution du système des noms de domaine (DNS)
2. Les contributions de l’OMPI pour l’ICANN relatives aux TLDs génériques existants
3. Les contributions de l’OMPI concernant le programme de l’ICANN relatif aux nouveaux gTLDs
4.1 Aperçu
4.2 Procédure de règlement des litiges préalable à l’attribution d’un TLD (procédure pré-délégation)
4.3 Procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution d’un TLD (procédure post-délégation)
4.3.1 Application de la procédure post-délégation aux unités d’enregistrement
4.4 Système uniforme de suspension accélérée
4.5 Centre d’informations des marques
5. Note de conclusion sur l’expérience UDRP
1. Contexte : l’évolution du système des noms de domaine
Aux confins de nombreuses réflexions et de débats, le paysage actuel du système des noms de domaine (DNS) -structure de nommage de l'Internet dans le monde entier- semble prêt à subir d'importants changements suite à l'annonce officielle de l'ICANN en juin 2008 de ses intentions de mettre en place une expansion potentiellement illimitée du nombre actuel de domaines génériques de premier niveau (gTLD) au-delà de ceux actuellement disponibles, par exemple, ".com" ou ".net". De nombreux participants, y compris l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à travers le Centre d'arbitrage et de médiation, et l'Association internationale des marques (INTA), ont annoncé que l’introduction par l'ICANN de nouveaux gTLDs doit se mettre en place avec prudence. L’introduction de nouveaux gTLDs doit être réfléchie et abordée de manière appropriée face à l'augmentation des possibilités de comportements en ligne abusifs à l’encontre des marques et de la confusion des consommateurs.
Bien que les plans pour l’introduction d’un grand nombre de nouveaux gTLDs soient à l’étude, d’autres changements tout aussi significatifs pour le paysage du DNS se sont produits, notamment suite à l’approbation par l’ICANN au début de l’année 2010 de l’introduction progressive des noms de domaine internationalisés (IDN), c’est à dire les domaines de premier niveau en caractère non latin comme par exemple en arabe (العربية), chinois (中文), ou cyrillique (Цыриллиц).
2. Les contributions de l’OMPI pour l’ICANN relatives aux TLDs génériques existants
Depuis plus d'une décennie, l'OMPI a répondu aux difficultés soulevées par l'introduction du système DNS sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle. Notamment, en 1998 et 2001, l'OMPI a été à l’initiative de deux processus de consultation internationale afin d'élaborer des recommandations spécifiques jointes. Le rapport final du premier processus a conduit à l’adoption par l’ICANN des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes UDRP), instrument permettant de lutter efficacement contre l'enregistrement abusif de noms de domaine portant atteinte à des droits de marques (communément appelé « cybersquatting »). Le deuxième processus de l'OMPI a étudié d’autres options de politique pour d'autres types d'identificateurs du système DNS. En 2005, l’OMPI a rédigé, à la demande de l’ICANN, un rapport intitulé « Les nouveaux gTLDs : des considérations de propriété intellectuelle », qui constate entre autres, qu’en outre des principes UDRP comme solution efficace de protection, des garanties supplémentaires, dont des mesures préventives de protection de droit des marques, étaient nécessaires.
3. Les contributions de l’OMPI concernant le programme de l’ICANN relatif aux nouveaux gTLDs
L'OMPI continue de tenir une place de premier choix dans la résolution des difficultés soulevées par le système DNS et le droit de propriété intellectuelle, et continue de collaborer avec l’ensemble des acteurs afin de garantir la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle lors de l’introduction des nouveaux gTLDs. Cette collaboration comprend, tel que décrit ci-dessous, une proposition de procédures de règlement des litiges flexibles ainsi que des politiques visant à protéger les intérêts de propriété intellectuelle dans le système DNS, tout en trouvant un équilibre entre les intérêts pratiques et les attentes légitimes des nombreux acteurs de ce système, notamment des bureaux d’enregistrement (tels que les unités d’enregistrement, office d’enregistrement et l’ICANN) et des titulaires de noms de domaine.
D'une manière générale, la position de l'OMPI est de garantir une protection équilibrée et accessible de la propriété intellectuelle et de proposer des mécanismes de prévention contre tout risque d'abus, ce qui permet de garantir l'innovation tout en préservant la stabilité et la crédibilité du système DNS pour le bénéfice de tous les utilisateurs d'Internet. En termes pratiques, l'OMPI a rédigé et a soumis des propositions à l'ICANN, propositions sur le fond pour établir des mécanismes de protection des droits (RPM), et l’OMPI a participé à la rédaction des amendements de l'ICANN, et a également émis des propositions à cet égard. Ce qui a conduit beaucoup d'autres interactions formelles et informelles, notamment des consultations en personne de l'OMPI avec les membres de l'équipe de l’ICANN chargée de formuler des recommandations de mise en œuvre (équipe IRT ), ainsi que la représentation en personne de l'OMPI lors de consultations publiques de l'ICANN.
Les contributions de l'OMPI, alors même que les RPMs sont étudiés par divers comités et processus ad hoc de l'ICANN, sont disponibles à la page Sélection de correspondances entre l'OMPI et l’ICANN.
4. Contribution de l’OMPI sur la version actuelle du projet de l’ICANN sur les mécanismes de protection des droits
4.1 Aperçu
En général, la politique du Centre de l’OMPI soutient les positions récentes de l’ICANN relatives aux mécanismes de protection des droits liées au droit de marque (à savoir la procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution d’un TLD, le système uniforme de suspension accélérée (URS), et le Centre d’informations de droit des marques, présentés dans le projet de guide de candidature (DAG), version 4, de l’ICANN en date du 31 mai 2010, avant la réunion de l’ICANN à Bruxelles), le Centre de l’OMPI a fait observé que d’atténuer les mécanismes de protection des droits (RPMs) compromis par les pressions des enregistrements ne pourra pas réduire la vague d’abus de marque prévus lors du lancement des nouveaux gTLDs.
De manière concrète, le Centre de l’OMPI s’inquiète de ce qui suit :
- Le projet actuel du mécanisme de post-délégation (PDDRP), qui ne traite pas des cas potentiels de « cécité volontaire » dans la gestion des nouveaux gTLDs, manque une occasion opportune pour les unités d’enregistrement de responsabiliser les acteurs du DNS vers un système fiable.
- Le projet actuel du système uniforme de suspension accélérée (URS) est devenu une procédure déjà surchargée, puisqu’elle ne représente plus vraiment un complément significatif à la procédure déjà existante des principes UDRP.
- Tout Centre d’informations de droit des marques parrainé par l’ICANN (et RPMs qui utiliseraient de telles données), constituant un avantage pour les propriétaires de droits de marque et les unités d’enregistrement, doit fonctionner sur une base non discriminatoire sans uniquement se concentrer sur les préoccupations d’application des propriétaires de marque.
- Le programme des nouveaux gTLDs de l’ICANN ne devrait pas être un catalyseur de déstabilisation de l’UDRP.
En outre des commentaires présentés ci-dessus, suite à sa participation à la réunion de l’ICANN à Bruxelles, le Centre de l’OMPI a soumis ses observations à l’ICANN concernant les nombreux comités et processus de l’ICANN, qui ont encouragé principalement les succès des enregistrements ce qui tend à aller à l’encontre de la recommandation constante des organismes représentants les propriétaires de marque et les organismes internationaux qui offrent une expertise pertinente pour l’ICANN. Bien que les discussions relatives à la protection des marques pourraient rendre inconfortables les intérêts d’enregistrement, l'expansion prévue du système de noms de domaine Internet (DNS) offre une occasion unique de coopération internationale afin de responsabiliser et mettre en place des partenariats avancés avec les propriétaires de marque sur des normes juridiques et des mesures de sécurité tout en essayant d’éviter de fragmenter les options juridiques.
4.2 Procédure de règlement des litiges préalable à l’attribution d’un TLD
En décembre 2007, l'ICANN a lancé un « appel à manifestations d'intérêt de la part de prestataires de services de règlement des litiges potentiels pour le programme des nouveaux gTLDs ». En janvier 2008, le Centre de l’OMPI a indiqué à l’ICANN sa volonté de l'aider à élaborer et appliquer des procédures de règlement des litiges à l’occasion du lancement des nouveaux gTLDs dans la mesure où il s’agirait de litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Depuis, prenant en compte la “Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes sur l'Internet”, le Centre a collaboré avec l’ICANN afin d’élaborer des critères matériels pour la procédure préalable à l’attribution, et de règles de procédure concernant les objections pour atteinte aux droits d’autrui (“Legal Rights Objections (LRO)”), tel qu’indiqué dans la section 3.4.2 du projet de guide de candidature de l’ICANN, version 2. Dès lors, le Centre de l’OMPI a accepté d’administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui, et à ce titre, le Centre a proposé à l’ICANN un projet de règles de résolution de litige incluant un barème de taxes qui sont tous les deux publiés dans le DAG.
4.3 Procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution d’un TLD
Etant donné que de nombreux candidats de TLD ne seront pas susceptibles de s’engager dans le processus d’application lorsque les objections de pré-délegation seraient faciles à prévoir, le Centre de l’OMPI a fait observer que le plus grand nombre d’abus potentiels portant atteinte au droit de marque risque de survenir après la délégation du TLD et de son lancement, et en particulier lorsque les enregistrements des domaines de second niveau seront disponibles.
Dès le début 2008, le Centre de l’OMPI a recommandé la nécessité d’adopter une option administrative permanente (extrajudiciaire) pour les propriétaires de droits de marque souhaitant déposer une plainte, concernant un nouveau gTLD approuvé, à l’encontre d’un office d’enregistrement, dont le fonctionnement ou l'utilisation est supposé porter atteinte ou contribuer matériellement à porter atteinte à une marque. En février 2009, le Centre de l’OMPI a soumis à l'ICANN une proposition concrète présentant une procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution du domaine (post-délégation), en cas de conflit avec une marque, pour faire face le cas échéant à ce type de comportement de la part des services d’enregistrement. Cette proposition, destinée à agir comme une forme d’assistance normalisée à l’ICANN dans ses propres activités de supervision du respect des règles, offre une voie de règlement administrative des litiges, pouvant se substituer à l’action en justice, et encourage les acteurs concernés à avoir une conduite responsable et à améliorer la sécurité et la stabilité du système DNS.
La version actuelle du projet de l’ICANN PDDRP –tout en adoptant le concept d’une procédure de post-délégation– limite le critère de fond central à «un comportement positif », et restreint l’effet escompté de ce mécanisme car il n’intègre pas la doctrine de la « cécité volontaire ». Le Centre a fait part de ses observations dans de nombreuses instances et notamment dans ses communications à l’ICANN.
Il ne serait pas réaliste pour les candidats de TLDs demandant à l’ICANN d’autoriser des opportunités d’enregistrements illimités de s’attendre à ce que les propriétaires de marque se tournent à chaque fois vers les domaines de second niveau, surtout dans un contexte multi-juridictionnel. Néanmoins, les entités souhaitant procéder à des enregistrements ont été réticentes à se concentrer sur la conception de la procédure PDDRP- un refuge sécurisé et codifié, qui permettrait d'éviter un "devoir de police" considérable reposant sur les autorités d'enregistrement pour surveiller chaque enregistrement de noms de domaine.
Le contexte contractuel émergent de l’ICANN, pour les offices, bureaux et unités d’enregistrement, et les titulaires de noms de domaine, offre une occasion unique pour tous les acteurs de bonne foi du DNS de d’associer mesure de sécurité juridique avec un mouvement de questions pour responsabiliser les partenaires du nouveau DNS. À cette fin, le Centre de l'OMPI a proposé entre autres de prendre en compte, les facteurs suivants, non-limitatifs, qui clarifieraient les critères de fond significatifs de la procédure PDDRP :
- Si les unités d’enregistrement ont encouragé intentionnellement, ont permis en le sachant, ou ne pouvaient raisonnablement ignorer, les enregistrements abusifs des noms de domaine pour les TLD.
- Si les unités d’enregistrement ont mis en place des mesures de protection de droits de marque appropriées et significatives pour lutter contre les enregistrements abusifs à tous les stades de l’enregistrement (par exemple au lancement et après), comprenant lorsque approprié la conception et la mise en œuvre de mesures de protection additionnelles en réponse à la nature de l’abus de droit de marque constaté.
- Si la manière dont l’unité d’enregistrement ou l’utilisation du TLD est conforme avec les déclarations faites dans la candidature du TLD tel que approuvé par l’ICANN ou selon les termes de l’accord du nouveau TLD.
- Si les mesures de protection employées par l’unité d’enregistrement (qui peuvent être modifiées ou créés en réponse à l’évolution du système DNS) sont accessibles aux propriétaires de marque en temps réel, et ne sont pas accompagnées de frais excessifs, et sont rapidement suivies par, et conçues pour couvrir de façon significative les principaux scénarios de cas d’abus.
- Si les propriétaires de marque invoquant les mesures de protection (RPM) ont inclus des preuves de droit suffisantes, et s’ils se sont engagés à se limiter aux mesures de réparations demandées, et s’ils ont fournis les informations disponibles concernant le titulaire du nom de domaine ainsi qu’une description système, ou de tout autre nature concernant un comportement abusif.
- Si les propriétaires de marque ont démontré de manière raisonnable la pertinence de se tourner vers la procédure PDDRP plutôt que vers d’autres moyens raisonnables qui seraient à leur disposition, i.e., lorsque applicable, les propriétaires de marque ont utilisé tous les autres moyens raisonnables mise à leur disposition pour aborder directement des abus.
4.3.1 Application de la procédure de post-délégation aux unités d’enregistrement
Étant donné la convergence que l’on perçoit entre les rôles des services d’enregistrement, des unités d’enregistrement, et des détenteurs de noms domaine au sein du système DNS, le Centre de l’OMPI a recommandé d’étendre le concept développé dans la proposition de procédure post-délégation pour traiter de la conduite des unités d’enregistrement dans les contrats que l’ICANN conclut avec celles-ci. (Cela découle également des comportements constatés par l’OMPI et autres, et signalés à l’ICANN, et de la conduite de certaines unités d’enregistrement observée qui vont à l’encontre de l’esprit, si ce n’est pas de la lettre des principes UDRP, et des contrats d’accréditation. Une telle procédure, prenant en compte les comportements des unités d’enregistrement, serait une partie intégrante de l’ensemble significatif des RPMs. Sans des procédures de telle nature, les acteurs du système DNS, dont les propriétaires de marques, les titulaires de noms de domaine, les prestataires de services de règlement des litiges, ainsi que les services d’enregistrement et les unités d’enregistrement pourraient être exposés à d’interminables procédures judiciaires.
4.4 Système uniforme de suspension accélérée
Pour véritablement apporter de la valeur comme option renforçant les droits de marque, tout mécanisme de suspension accélérée doit coexister de façon optimale avec les principes UDRP bien établis, mais tout en étant suffisamment distinct. Le projet actuel URS de l’ICANN, destiné à mettre en place une suspension temporaire pour les cas flagrants d’enregistrements abusifs de noms de domaine, tel que présenté suite aux comités et processus de l’ICANN, est devenue une procédure surchargée de sorte qu’elle ne représente plus véritablement un complément à l’UDRP. Le Centre de l’OMPI a plaidé pour un mécanisme, incluant principalement des protections particulières pour les détenteurs et des mesures de sauvegarde procédurales, qui pourrait fonctionner lorsque le défendeur fait défaut (i.e sans que la nomination d’une commission administrative soit nécessaire en l’absence de dépôt d’une réponse), qui mettrait fin aux enregistrements abusifs, et qui représenterait un véritable complément, non seulement en terme de mesure de réparation mais aussi en terme de gain de coût et de rapidité.
À partir de la proposition de l’OMPI d’avril 2009 pour un instrument complémentaire plus léger que l’UDRP (qui s’appliquerait uniquement aux nouveaux gTLDs), antérieure à la préoccupation formelle de l’ICANN sur le sujet, le Centre de l’OMPI a apporté une contribution régulière à l’ICANN pour adapter cette dernière d’un tel mécanisme.
4.5 Centre d’information des marques
Bien que les participants du système DNS pourront bénéficier de l’utilisation des données des Centres d’information de droit des marques (par exemple pour gagner en efficacité pour les mesures de protection), l’OMPI estime que de tels Centres devraient fonctionner sur une base non-discriminatoire à l’encontre des enregistrements de marque obtenus de manière légitime après un système d’examen et d’enregistrement conformément à ce qui existe dans de nombreuses juridictions. Des mesures concrètes pourraient être envisagées afin d’identifier les allégations inappropriées de droit dans des contextes spécifiques.
En outre, il serait opportun pour les autorités d’enregistrement de contribuer financièrement à ces Centres afin d’éviter de tirer avantage injustement des préoccupations des propriétaires de marque liées à de potentielles infractions. Gérer un Centre sur une base de recouvrement des coûts devrait contribuer à contenir les coûts respectifs.
De plus, limiter l’utilisation des données de ces Centres aux RPMs pour traiter uniquement des cas de correspondances identiques entre marque et nouveau TLD, et seulement lors du lancement d’un TLD, tel que prévu dans le projet actuel, conduirait à laisser passer de nombreux enregistrements abusifs, créant ainsi des charges financières et de mise en service importantes pour les propriétaires de marque, et créant aussi un risque accru de confusion pour les consommateurs. Le Centre de l’OMPI a apporté sa contribution à l’ICANN pour la mise en place de tels Centres.
5. Note de conclusion de l’expérience UDRP
Après avoir pourvu l’esquisse des principes UDRP, l’administration au jour le jour à but non-lucratif du Centre de l’OMPI n’est pas seulement essentielle pour la crédibilité et l’efficacité de cette ressource globale, mais souligne également la nécessité d’investissements professionnels dans la mise en place de mécanismes de règlement des litiges pour les nouveaux gTLDs.
Une illustration de l’importance d’une telle gestion des ressources publiques se perçoit dans les nombreuses prestations globales qu’offrent l’OMPI pour l’UDRP, tel que, parmi tant d’autres la Synthèse des avis des Commissions administratives de l’OMPI sur des questions relatives aux principes UDRP, qui reflète la tendance jurisprudentielle observée à partir de plus de 20,000 affaires UDRP ou ccTLD, jugées par plus de 400 experts de l’OMPI ; l’instrument complémentaire qu’est l’Index mise à jour des décisions des Commissions administratives ; l’eUDRP initié par l’OMPI; et enfin les Ateliers avancé de travail sur les noms de domaine et la réunion de Experts, organisés chaque année par l’OMPI.