Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro

Geneva, 12 de marzo de 2007
PR/2007/479

El número de demandas por ciberocupación ilegal presentadas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2006 aumentó en un 25% en comparación con el año 2005. En relación con esta cuestión, constituye un motivo de preocupación creciente para los propietarios de marcas la evolución del sistema de registro de nombres de dominio, en particular algunas de las consecuencias del uso de programas informáticos para registrar automáticamente nombres de dominio cuyo registro ya ha caducado y su estacionamiento temporal en portales de pago por clic, la posibilidad de registrar nombres gratuitamente por un período de prueba de cinco días, la proliferación de nuevos registradores y la creación de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD). Estos acontecimientos dan lugar a que existan mayores oportunidades de registro masivo de nombres de dominio, con frecuencia anónimo y sin tener en cuenta específicamente los derechos de propiedad intelectual de terceros.

"Aunque el comercio electrónico ha florecido gracias a la expansión de Internet, recientes acontecimientos que han tenido lugar en el sistema de registro de nombres de dominio han fomentado prácticas que amenazan los intereses de los propietarios de marcas y ocasionan confusión entre los consumidores. Prácticas como el registro provisional de nombres de dominio por un período de prueba corren el riesgo de convertir el sistema de nombres de dominio en un mercado mayormente especulativo. Los nombres de dominio servían fundamentalmente como identificadores de empresas y de otros usuarios de Internet, pero en la actualidad muchos de ellos constituyen meras mercancías con fines especulativos", observó el Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto de la OMPI, quien se encarga de supervisar la labor de dicha Organización en el ámbito de la solución de controversias. "El alto índice de nombres de dominio que cambian de dueño y la dificultad de rastrear los registros masivos y automatizados dificultan la lucha que llevan a cabo los propietarios de marcas contra la ciberocupación ilegal", afirmó el Sr. Gurry. Asimismo, añadió lo siguiente: "a medida que los nombres de dominio se convierten en blanco de los ataques a los titulares de derechos, debe estudiarse debidamente la posibilidad de formular políticas concretas para dar respuesta a ese problema."

En 2006, se presentaron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro) 1.823 demandas por ciberocupación ilegal, el registro abusivo de marcas como nombres de dominio, que afectaban a los gTLD y a los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD), lo que constituye el número más elevado de demandas de ese tipo tramitadas por la OMPI desde el año 2000.

Desde la entrada en vigor en diciembre de 1999 de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), que es un procedimiento de solución de controversias rápido y económico, hasta diciembre de 2006 se han presentado ante el Centro 10.177 demandas (gTLD) en virtud de la Política Uniforme y las otras políticas creadas a partir de esta última, en controversias que guardan relación con 18.760 nombres de dominio.

Si se añaden a esas cifras las demandas presentadas en relación con las políticas .info Sunrise, .biz STOP, .name ERDRP y .mobi Sunrise y el procedimiento de registro de nombres de dominio en el que se otorga prioridad a los propietarios de marcas, el número total de demandas asciende a 25.815 (Anexo 1). Debido a la aplicabilidad temporal de esas políticas, las demandas que no guardan relación con la Política Uniforme se reciben con carácter extraordinario. En 2006 se resolvieron todas las demandas relativas a los dominios .info y .biz; asimismo, en dicho año se resolvieron cinco de las demandas que guardaban relación con el dominio .mobi y 74 de las que afectaban a los procedimientos de registro preferencial de marcas como nombres de dominio.

Se ha dictado una resolución en 9.389 (el 97%) de las demandas recibidas por el Centro y presentadas en virtud de la Política Uniforme. En las demandas que atañen a los gTLD, se ha dictado una resolución en 7.328 de las demandas recibidas: en 84% de ellas se ha producido la cesión del nombre de dominio al demandante y en aproximadamente el 16% de las demandas se ha denegado esa petición. 2.061 demandas se resolvieron por otros motivos, principalmente mediante acuerdos de cesión del nombre de dominio al demandante (Anexo 2).

En 2006 también se presentó la demanda N.º 10.000 en virtud de la Política Uniforme de la OMPI. Una empresa norteamericana (Sam Ash Music Corporation) presentó una demanda contra un particular de China que había registrado el nombre de dominio <samash.mobi>. Se utilizó el chino como idioma de los procedimientos y a principios de febrero de 2007 se notificó la decisión del grupo de expertos de la OMPI en la que se dictaba la cesión del nombre. Además, el 19 de agosto de 2006 se presentó la demanda N.º 25.000 en virtud de todas las políticas de la OMPI (la Política Uniforme y la Política de impugnación de registros efectuados en el período de arranque). El experto de la OMPI ordenó la cesión del nombre de dominio con el símbolo <redlionhotels.com> al propietario de la marca, la cadena de hoteles Red Lion.

El procedimiento de solución de controversias de la OMPI presta servicio a una amplia gama de usuarios, que van de las marcas notoriamente conocidas a pequeñas empresas y organizaciones, así como a particulares. Entre las categorías abarcadas por los procedimientos figuran los productos de lujo, las personas famosas, el mundo del espectáculo, la hostelería, los deportes, el juego y las empresas farmacéuticas. Además, se han visto involucradas en las controversias varias organizaciones caritativas e instituciones educativas.

También se han presentado demandas en relación con corporaciones surgidas de fusiones o de empresas que cooperan entre sí. Ese tipo de demandas da a entender que los ciberocupas prestan atención a los acontecimientos de interés periodístico. Esto resulta evidente igualmente en el enorme número de demandas relacionadas con la marca Tamiflu presentadas en el momento en que la preocupación internacional por una pandemia de gripe aviar alcanzó su punto culminante en 2006 y que guardaban relación con nombres de dominio como <ordertamiflunow.com>, <tamiflu-vaccine.com> y <tamiflu.net>. Los demandantes eran las empresas suizas F. Hoffmann-La Roche AG y su subsidiaria norteamericana, los fabricantes de Tamiflu, un preparado farmacéutico antiviral para el tratamiento y la prevención de la gripe. En 2006 se presentó ante la OMPI un total de 34 demandas que abarcaban 64 nombres de dominio relacionados en cierta medida con la marca Tamiflu.

Hoffmann-La Roche también ha presentado demandas en virtud de la Política Uniforme por el uso de otros productos protegidos por marca, como el Valium. Otras empresas farmacéuticas que han presentado demandas ante la OMPI son Pharmacia & Upjohn (en relación con Rogaine), American Home Products, McNeil Consumer Brands (Tylenol), Pfizer (Viagra), Merck, Sanofi-Aventis (Ambien), CVS Pharmacy, Lilly ICOS, Valeant y Bayer. Desde que comenzaron a registrarse hace unos años nombres de dominio en caracteres no latinos, como los caracteres árabes, chinos, cirílicos o coreanos (nombres de dominio plurilingües), el Centro ha recibido un total de 60 demandas que guardan relación con dichos nombres, ocho de las cuales fueron presentadas en 2006. A medida que se extienden las conexiones de Internet y el comercio electrónico, está previsto que en los años venideros aumente el porcentaje de demandas de ese tipo.

Distribución geográfica de las partes

Aunque en la distribución geográfica de las partes en las demandas presentadas ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme (gTLD y ccTLD) figuraban 137 países a finales de diciembre de 2006, los demandantes y demandados nombrados como parte en los procedimientos procedían en su mayoría de los Estados Unidos de América (Estados Unidos). Después de los Estados Unidos, los países cuyas partes figuraban con mayor frecuencia como demandantes en las demandas correspondientes a los gTLD eran Francia, Reino Unido, Alemania, España, Suiza, Italia, Canadá, Australia y los Países Bajos. En cuanto a los demandados, después de los Estados Unidos figuraban el Reino Unido, China, la República de Corea, Canadá, España, Francia, Australia, Italia y Rusia. En https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-1309.html se ofrece un panorama completo de todos los países en cuestión.

Demandas presentadas en relación con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países

El número de registradores de ccTLD que han designado a la OMPI como proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio asciende a 47. La lista íntegra de esos países puede consultarse en https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld. En 2006 se añadió el dominio .es (España). En virtud del reglamento aplicable, establecido en consulta con el Centro de la OMPI, el demandante deberá probar a un experto español nombrado por la OMPI que el registro o uso de un nombre de dominio .es constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual protegidos en España.

A finales de diciembre de 2006 el Centro ya había recibido 496 demandas que guardaban relación con nombres de dominio registrados en los ccTLD. Se han resuelto 446 de esas demandas y se ha fallado a favor del demandante en 273 ocasiones y a favor del demandado en otras 52 , se ha logrado el acuerdo entre las partes en 121 casos y todavía están pendientes de resolución 39 demandas (al 31 de diciembre de 2006). (Estas estadísticas sobre ccTLD se limitan a los procedimientos administrativos y no incluyen los procedimientos administrados en virtud del Reglamento de Arbitraje y Mediación, como los correspondientes a los dominios .nl (Países Bajos) y .pl (Polonia)).

El 17 de enero de 2006, la entidad financiera internacional Morgan Stanley presentó la primera demanda en virtud de la Política de Solución de Controversias administrada por la OMPI para el dominio .ae (Emiratos Árabes Unidos). Esta demanda guardaba relación con el nombre de dominio <morganstanley.ae>, propiedad de un particular que reside en Australia, y se resolvió mediante el acuerdo entre las partes.

El dominio .MOBI y otros nuevos gTLD

En mayo de 2006 el registrador Mobile Top Level Domain Ltd. (mTLD) puso en marcha el nuevo dominio "patrocinado" <.mobi> (gTLD), en calidad de dominio "dedicado a prestar servicios de Internet para dispositivos móviles". Al igual que en el caso de los demás gTLD, la Política Uniforme se aplica a .mobi. Además, el Centro de la OMPI creó dos procedimientos específicos para el dominio que administra a petición del registrador y en colaboración con este último.

El primer procedimiento especial aplicable a .mobi consistía en el Reglamento de solicitud de registro de nombres de dominio reservados para propietarios de marcas en .MOBI, que resulta nuevo por completo. Este mecanismo permitía a los propietarios de marcas solicitar el registro de los denominados nombres de dominio reservados, cuyo valor genérico había hecho que el registrador los reservara para otorgarlos en subasta u otra asignación comercial. Durante el período de solicitud de registro de nombres reservados, que transcurrió del 15 de septiembre al 13 de octubre de 2006, el Centro recibió 105 solicitudes de registro. En 2006, el Centro finalizó la tramitación de 74 de esas solicitudes y los expertos de la OMPI dictaron resoluciones con arreglo a condiciones especiales relativas al registro y uso de las marcas correspondientes.

El segundo procedimiento especial aplicable a .mobi consistía en la Política de impugnación de los registros efectuados en el período inicial, que permitía a las partes interesadas impugnar los nombres registrados inadecuadamente en el dominio .mobi durante el período especial de registro reservado para los propietarios de marcas en virtud de la Política de registro durante el período de arranque de .MOBI. Durante el período de impugnación de registros, que duró del 28 de agosto al 15 de diciembre de 2006, el Centro recibió 18 impugnaciones, cinco de las cuales fueron tramitadas en 2006.

El 10 de octubre de 2006, la OMPI recibió la primera demanda en virtud de la Política Uniforme que guardaba relación con el dominio de nivel superior .mobi. Las partes procedían ambas del Reino Unido y el nombre objeto de controversia era screwfix.mobi. El 12 de diciembre un grupo de expertos de la OMPI resolvió que el demandado debía ceder el nombre al demandante ( https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-1309.html).

El 17 de marzo de 2006, la OMPI recibió la primera demanda en virtud de la Política Uniforme que guardaba relación con un nombre registrado en el dominio de nivel superior .travel, en relación con el nombre <downunder.travel>. Un grupo de expertos de la OMPI desestimó la demanda ( https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0344.html).

Debido a las oportunidades de ciberocupación ilegal que se presentan en los nuevos dominios y a la profusión de procedimientos de registro y solución de controversias en ese ámbito, en el informe "New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations", publicado por la OMPI en 2005 (disponible en https://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip/index.html) se pone de relieve la necesidad de establecer un mecanismo preventivo uniforme en la fase introductoria de los gTLDs; un procedimiento uniforme aplicable al período de arranque reduciría la confusión y permitiría ahorrar tiempo y dinero.

Novedades en el sistema de registro de nombres de dominio

En la actualidad existen mayores oportunidades de registro masivo de nombres de dominio debido al efecto combinado de varias novedades, por ejemplo: el uso de los servicios de registro privado de "Whois"; el aumento del número de empresas que se dedican a la compraventa de nombres de dominio y el volumen de sus actividades; el uso de programas informáticos para registrar automáticamente nombres de dominio cuyo registro haya caducado y su estacionamiento temporal en portales de pago por clic; la posibilidad de registrar nombres gratuitamente por un período de prueba de cinco días; el aumento del número de registradores acreditados y el establecimiento de nuevos gTLD. Con frecuencia ese tipo de registros se realizan anónimamente y en serie, sin prestar atención a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Tradicionalmente, la ciberocupación ilegal afectaba al registro de nombres de dominio por particulares que trataban de vender el nombre de dominio ocupado ilegalmente. Actualmente, los revendedores de dominios obtienen ingresos del registro automatizado a gran escala de nombres de dominio. Mediante esas actividades adquieren carteras de nombres de dominio que compran, venden y almacenan hasta ocupar un porcentaje importante de los más de 100 millones de nombres de dominio registrados actualmente.

Está creciendo rápidamente el número de sitios dedicados al estacionamiento de dominios en los que se organizan e indexan enlaces con otros sitios. Estos enlaces funcionan normalmente con arreglo al sistema de pago por clic en el que los titulares del nombre de dominio y de los servicios de estacionamiento comparten los ingresos generados por el tráfico de Internet. Gracias a esto se está fomentando el rápido crecimiento de las actividades de registro y compra y venta de dominios.

La práctica de poner a prueba un nombre de dominio consiste en que una persona o entidad (que puede estar afiliada a un registrador) registra un nombre de dominio por un período de gracia de cinco días sin pagar la tasa de registro y lo estaciona en un sitio Web de pago por clic en el que se obtienen ingresos; posteriormente el nombre es abandonado o registrado por un nuevo solicitante, de manera que vuelve a iniciarse un nuevo período de gracia. Solamente se registran permanentemente los nombres de dominio que generan un tráfico importante. Como consecuencia del uso de aplicaciones informáticas, decenas de millones de nombres de dominio se registran cada mes de manera provisional.

Cada vez son más los proveedores de servicios que ofrecen la posibilidad de registrar los nombres de dominio anónimamente en la base de datos Whois por medio de un representante, que a menudo es una entidad relacionada con el registrador. Una de las razones por las que ha surgido ese tipo de mecanismos protectores de la identidad consiste en evitar que los titulares de nombres de dominio reciban mensajes de correo electrónico no solicitados una vez que sus datos de contacto son hechos públicos en la base de datos Whois. En las resoluciones de los grupos expertos de la OMPI se está comenzando a considerar las consecuencias prácticas de ese tipo de mecanismos para la Política Uniforme, por ejemplo, a fin de determinar si el servicio privado divulga la identidad de su cliente una vez que ha sido alertado de la posibilidad de que se haya producido una infracción de los derechos de marca. La Política Uniforme tiene como postulado fundamental el de poder hallar al demandado en la correspondiente base de datos Whois a los fines del procedimiento.

Los grupos de expertos de la OMPI han resuelto generalmente que para que sea cedido un nombre de dominio en virtud de la Política Uniforme, tienen que existir de alguna manera indicios de que el registro fue hecho con intención de aprovecharse de los derechos del propietario de la marca -demandante- sobre ese nombre. Con respecto a los compradores de nombres de dominio a nivel masivo que utilizan procedimientos de registro automatizados, en una resolución de un grupo de expertos de la OMPI dictada en febrero de 2006 se determinó que la no verificación de la existencia de derechos de terceros en determinadas circunstancias equivaldrá a la "ignorancia premeditada", lo que constituye un acto de mala fe en virtud de la Política Uniforme (Mobile Communications Services Inc. y WebReg RN, demanda N.º D2005-1304 de la OMPI, https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisions/html/2005/d2005-1304.html; véase asimismo, Media General Communications, Inc. y Rarenames, WebReg, demanda N.º D2006-0964 de la OMPI, https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisions/html/2006/d2006-0964.html). Se trata de un ejemplo de la manera en que la aplicación de los criterios de decisión de la Política Uniforme deben adaptarse a nuevas circunstancias y acontecimientos.

Antecedentes de la Política Uniforme

La Política Uniforme, que tras haber sido propuesta por la OMPI en 1999 se ha convertido en el modelo utilizado a escala internacional para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, está concebida expresamente para desalentar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio y dar solución a ese problema. En virtud de la Política Uniforme, el demandante debe demostrar que el dominio objeto de controversia es idéntico o similar a su marca hasta el punto de crear confusión, que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo sobre ese nombre de dominio y que lo ha registrado y utilizado de mala fe.

El Centro mantiene una lista de 400 especialistas en marcas procedentes de más de 50 países encargados de pronunciar resoluciones sobre las controversias. Durante los procedimientos, queda congelado (suspendido) el registro del nombre de dominio en cuestión. Tras un minucioso estudio del caso, los expertos transmiten sus resoluciones en un plazo de 14 días. Si el experto resuelve que se ha de ceder el nombre de dominio y esa resolución no es impugnada judicialmente en el plazo de diez días, el registrador estará obligado a ejecutar lo dispuesto en la resolución.

Todas las resoluciones de los expertos se publican en el sitio Web del Centro. Para facilitar el acceso a dichas resoluciones, el Centro ofrece a los interesados un índice en Internet, que está siendo bastante utilizado por las partes involucradas en las demandas y los expertos de la OMPI para efectuar búsquedas detalladas en la jurisprudencia. El Centro ofrece igualmente una reseña general de las tendencias generales observadas en la Política Uniforme, por medio de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, elaborada por la OMPI, en la que se resumen miles de procedimientos administrados por el Centro. Esta sinopsis constituye un instrumento importante para mantener la coherencia de la jurisprudencia existente respecto de la Política Uniforme. En esta sinopsis se examinan cuestiones corrientes e importantes, tanto de fondo como de procedimiento, y las opiniones expresadas al respecto en las resoluciones de los grupos de expertos de la OMPI, con referencia a resoluciones que cabe considerar representativas de dichas opiniones. La sinopsis está disponible en https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.

Además de administrar los procedimientos de las controversias en materia de nombres de dominio, el Centro administra el Reglamento de Arbitraje y el Reglamento de Mediación de la OMPI, que las partes pueden designar para las controversias que surjan de cualquier tipo de transacción que lleven a cabo en materia de propiedad intelectual. Entre los procedimientos que administra el Centro figuran las controversias relativas a la concesión de licencias en el ámbito de las patentes (por ejemplo, en biotecnología o tecnología médica), las relativas a las tecnologías de la información y a cuestiones de investigación y desarrollo, y las que tienen lugar en el mundo del espectáculo. Para más información acerca de este ámbito de la labor del Centro, véanse https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html y https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.

Anexos [PDF]