Las estrategias de protección de las marcas deberán adaptarse a la expansión del sistema de nombres de dominio

Ginebra, 17 de marzo de 2014
PR/2014/756

La expansión sin precedentes del espacio de nombres de dominio de Internet, en el que hasta la fecha predominaban unos cuantos dominios genéricos de nivel superior (gTLD), en particular el dominio “.com”, va a transformar con toda probabilidad las estrategias que se vienen utilizando hasta la fecha para proteger las marcas en Internet.

“Los propietarios de marcas se encuentran hoy en una situación de considerable incertidumbre frente a la expansión del sistema de nombres de dominio, a la vez que tienen que arreglárselas con una reducción del presupuesto de protección de que disponen”, ha dicho el Director General de la OMPI, Francis Gurry, añadiendo: “Frente a la proliferación de direcciones de Internet y el lanzamiento previsto de 1.400 nuevos gTLD, los propietarios de marcas se verán obligados a adaptar sus prioridades en materia de registro y protección”.

En 2013 se interpusieron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) 2.585 demandas por ciberocupación indebida sobre la base de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme). Reflejo de una tendencia en lo que respecta a dicha política, esa cifra representa una disminución del 10,4% con respecto a 2012. Por otro lado, el número de nombres de dominio objeto de demandas presentadas ante la OMPI aumentó en un 22% con respecto a 2012, situándose en 6.191, lo que representa el mayor número de nombres de dominio objeto de controversias sometidas a la OMPI en un solo año (Anexo 1). Varios propietarios de marcas han realizado ahorros al agrupar un mayor número de nombres de dominio por demanda interpuesta. El número total de nombres de dominio en las más de 28.000 demandas interpuestas ante la OMPI sobre la base de la Política Uniforme desde 1999 ha pasado a ser de 51.500.

En 2013, el Centro de la OMPI se ocupó también de casos en relación con el procedimiento de Objeción relativa a Derechos de Terceros. Ese nuevo mecanismo, al que ha contribuido considerablemente la OMPI, tiene por finalidad salvaguardar los derechos de marcas de terceros en relación con nuevos gTLD que se tenga previsto adjudicar. En septiembre de 2013, el Centro de la OMPI publicó la decisión del Grupo de Expertos en relación con la última de las 69 demandas que ha administrado hasta la fecha en virtud de ese procedimiento. En el sitio web pueden consultarse todas las decisiones de los grupos de expertos y un informe de la OMPI de diciembre de 2013 sobre dicho procedimiento.

Ahora que los primeros de los nuevos gTLD han pasado a estar operativos, la atención se centra hoy en los registros realizados en dichos dominios. El 11 de febrero de 2014, el Centro de la OMPI recibió la primera demanda en relación con un nuevo dominio, en la que se hizo valer la Política Uniforme. Esa demanda y las demás demandas interpuestas ante el Centro de la OMPI acerca de los nuevos gTLD reflejan cuánto gastan los propietarios de marcas en la problemática jurídica que plantean los nuevos dominios.

Actualización del Reglamento de la OMPI

En lo que respecta a la solución de controversias relativas a la P.I. y la tecnología, en 2013, el Centro de la OMPI emprendió una revisión del Reglamento de Mediación de la OMPI y del Reglamento de Arbitraje (acelerado) (Reglamento de la OMPI). Revisado sobre la base de los casos que ha ido tratando la OMPI y de la evolución mundial de las prácticas en materia de solución de controversias extrajudiciales, el Reglamento actualizado de la OMPI entrará en vigor el 1 de junio de 2014.

“El Reglamento de la OMPI constituye sin duda un marco sólido a la vez que flexible para solucionar las controversias en materia de P.I. y tecnología del que se pueden servir las partes y los árbitros”, ha dicho el Sr. Gurry, añadiendo: “la actualización del Reglamento obedece al objetivo que tiene el Centro de la OMPI de poner a disposición procedimientos de solución de controversias que sean rentables y productivos. Las últimas disposiciones que se han tomado, por ejemplo, en materia de ayuda de emergencia y arbitraje con múltiples partes garantizan que el Reglamento de la OMPI vaya a la par de la evolución de la tecnología, el mundo de las negocios y la situación jurídica”.

En otro orden de cosas, en diciembre de 2013, el Centro de la OMPI empezó a poner a disposición acuerdos tipo que las compañías de la industria de telecomunicaciones pueden utilizar como referencia en controversias relativas a la aplicación de condiciones justas, razonables y no discriminatorias que se sometan conforme al Reglamento de Mediación y Arbitraje (acelerado) de la OMPI. Con la finalidad de fomentar una adjudicación rentable desde el punto de vista del costo y del tiempo en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, esos acuerdos tipos fueron elaborados en consulta con expertos en el ámbito del Derecho de patentes, organismos normativos y árbitros de varios países, incluidos varios miembros y la Secretaría del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).

“Muchos de los que mayor número de solicitudes de patente presentan en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de la OMPI han estado involucrados en batallas en relación con los teléfonos inteligentes en un gran número de países”, ha dicho el Sr. Gurry, añadiendo: “por otro lado, las autoridades encargadas de las cuestiones de competencia de los Estados Unidos y de Europa instan a las partes a resolver sus controversias mediante procedimientos extrajudiciales. Al ofrecer esa posibilidad, la OMPI confía en prestar asistencia tanto a los que producen activos de P.I. como a los que los consumen”. El Centro de la OMPI cuenta con una lista especial de mediadores, árbitros y expertos en materia de patentes y normas técnicas.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI – Reseña de 2013

Solución de controversias en materia de nombres de dominio

Los demandados y demandantes en las controversias sometidas a la OMPI en 2013 procedían de 109 países. (Anexo 2) Esas demandas fueron examinadas y objeto de decisión por 327 expertos de la OMPI procedentes de 50 países y en el marco de las demandas se utilizaron 14 idiomas diferentes, a saber (por orden frecuencia de utilización) inglés, español, chino, francés, alemán, neerlandés, portugués, turco, italiano, coreano, rumano, ruso, japonés y sueco.

De entre las demandas interpuestas ante la OMPI en 2013, el 13% tuvieron que ver con dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD), lo que representa un aumento del 1% en relación con el año anterior, siendo hoy 70 el número de administradores de registros de dominios nacionales que utilizan los servicios de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En 2013, el Centro de la OMPI pasó a ser proveedor de servicios para los espacios de dominios .FM (Micronesia (Estados Federados de)), .GD (Granada), y .ML (Malí).

En 2013, los tres sectores principales de actividad de los demandantes siguieron siendo el comercio minorista, la moda y la banca y las finanzas (Anexo 3). Entre las demandas interpuestas figuran nombres muy conocidos en los sectores comercial y de interés público, como las universidades (Anexo 4). De las demandas relativas a las gTLD que se interpusieron ante la OMPI en 2013, el 66,4% tenía que ver con registros efectuados en el dominio .com, lo que representa un descenso del 8,5% en el número de controversias que se someten conforme a la Política Uniforme, contrariamente a los dominios .org y .net que han generado un mayor número de demandas (Anexo 5). Nuevamente, las demandas relacionadas con la moda y las marcas de lujo son demandas en las que los propietarios de marcas denuncian la venta de productos falsificados por conducto de páginas web alojadas en el nombre de dominio en cuestión.

Las partes llegaron a un acuerdo en aproximadamente una de cada cinco demandas antes de que interviniera la decisión de los expertos, lo que entraña que se reembolse a la parte que interpone la demanda los honorarios que se pagan a los expertos. En el 91% de las demandas que concluyeron con una decisión del grupo de expertos se procedió a la transferencia del nombre de dominio al propietario de la marca.

A los fines de preparar su caso, las partes en controversia sometidas a la OMPI se remitieron al Índice de resoluciones de los grupos de expertos de la OMPI basadas en la Política Uniforme así como a la Sinopsis de la OMPI relativa a las opiniones de los Grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme. Esas mismas herramientas de Internet favorecen la previsibilidad de las decisiones que toman los grupos de expertos de la OMPI.

Nuevos dominios genéricos de nivel superior

Durante 2012, organizaciones y empresas presentaron a la ICANN más de 1.930 solicitudes en relación con 1.400 nuevos dominios en el marco del programa de nuevos gTLD de la ICANN. Entre dichas solicitudes estaban 116 en relación con 12 caracteres idiomáticos que utilizaban el sistema de nombres de dominio plurilingües. En octubre de 2013 se adjudicaron los primeros gTLD en la zona superior de Internet y a principios de marzo ascendían a 160.

El Centro de la OMPI prestó asistencia a la ICANN para establecer criterios sustantivos en relación con el mecanismo de objeciones relativas a derechos de terceros. Al término del plazo para la presentación de objeciones relativas a derechos de terceros en marzo de 2013, el Centro había recibido 69 objeciones presentadas de conformidad con los requisitos del procedimiento. En cuanto al alcance geográfico de las objeciones presentadas, había objetores procedentes de 11 jurisdicciones y solicitantes procedentes de 17 jurisdicciones. (Anexo 6). El Centro de la OMPI notificó su primer dictamen a ese respecto a las partes en julio de 2013, y finalizó toda la tramitación relativa a las objeciones a principios de septiembre de 2013. En total, el Centro de la OMPI recurrió a 49 expertos para intervenir en demandas relativas a objeciones respecto de derechos de terceros, que eran de 17 nacionalidades y tomaron más de 6.000 decisiones basadas en la Política Uniforme.

En una reseña acerca de las conclusiones de los grupos de expertos que se realiza en un informe de la OMPI sobre objeciones de derechos de terceros se señala que una abrumadora mayoría de esas objeciones se presentó respecto de solicitudes de secuencias en los gTLD con carácter descriptivo o cuyo significado figura en el diccionario. Los grupos de expertos llegaron a la conclusión de que si el propietario de una marca ha adoptado un término común que figura en el diccionario para utilizarlo como marca, una solicitud de gTLD que prevea aprovechar ese significado común no vulnera como tal las normas sobre solución de controversias para las objeciones relativas a los derechos de terceros. Algunos grupos de expertos dijeron que cabe esperar que quien haya presentado una objeción relativa a derechos de terceros (el propietario de la marca) supervise toda actividad futura que se lleve a cabo en el gTLD a los fines de tomar medidas jurídicas posteriormente.

En los casos en los que la utilización por el solicitante de un gTLD presentaba un riesgo de una infracción, los grupos de expertos consideraron que lo importante era determinar si dicha utilización era injusta, desleal o inaceptable, lo que refleja la dinámica específica que plantea la utilización de las marcas en Internet.

El Centro de la OMPI ha pasado hoy a la etapa de poner en práctica el procedimiento de la ICANN de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación. Este mecanismo, en cuyo centro están las marcas, tiene por finalidad fomentar una actitud responsable por parte del administrador del registro una vez que el dominio de que se trate pase a estar operativo.

Arbitraje y mediación de la OMPI en controversias relativas a la propiedad intelectual y la tecnología

El Centro de la OMPI administra controversias acerca de la P.I. y la tecnología con arreglo al Reglamento de Mediación, Reglamento de Arbitraje y Reglamento de Decisión de Experto. Entre las partes en las controversias que se someten a la OMPI están grandes compañías, pequeñas y medianas empresas, organismos de investigación y universidades Las demandas que se interponen ante el Centro de la OMPI guardan relación con diversas cuestiones como la infracción de patentes, las licencias de patentes, las transacciones en el ámbito de las tecnologías de la información (incluidas las telecomunicaciones), los acuerdos de distribución de productos farmacéuticos y para el consumo, el derecho de autor, los acuerdos de investigación y desarrollo, los acuerdos de coexistencia de marcas, los acuerdos relacionados con los medios de información y el arreglo extrajudicial de litigios de P.I.

Además de administrar esos casos en virtud del Reglamento de la OMPI, el Centro de la OMPI lleva también a cabo actividades normativas a los fines de la solución extrajudicial de controversias para sectores específicos, incluidas las franquicias, las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología. (I+D)

La I+D y la transferencia de tecnología conllevan numerosas operaciones, entre otras, contratos de investigación, proyectos de colaboración, licencias, empresas conjuntas, alianzas, empresas derivadas y acuerdos entre compradores y proveedores. En el marco de esas relaciones de colaboración pueden plantearse complejas cuestiones jurídicas comerciales y de gestión. Por ejemplo, las partes que participan en un acuerdo de investigación pueden tener distintas formaciones institucionales y un enfoque propio de lo que significa crear, utilizar y explotar los derechos de P.I. La solución de controversias relativas a actividades de I+D puede contribuir a que continúen las actividades de investigación y de comercialización de los resultados de dicha investigación. Uno de los ejemplos más recientes de esa colaboración normativa es la guía de 2013 de acuerdos de propiedad intelectual en Austria, en la que constan acuerdos tipo que incluyen cláusulas de la OMPI de solución extrajudicial de controversias.

El Centro de la OMPI ofrece también orientaciones a las oficinas de propiedad intelectual que desean adoptar procedimientos eficaces en función de los costos de solución de controversias y esa actividad se inició a raíz del establecimiento de un procedimiento de mediación para la oposición en materia de marcas en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, procedimiento en virtud del cual se ha llegado ya a varios acuerdos.

Información sobre el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza) y una oficina en Singapur, ofrece métodos extrajudiciales de solución de controversias para resolver las diferencias comerciales internacionales que puedan surgir entre particulares. Los procedimientos de arbitraje, mediación y decisión de expertos que ofrece el Centro de la OMPI son conocidos hoy por ser particularmente apropiados para resolver controversias en el ámbito de la tecnología y el mundo del espectáculo y otras cuestiones relativas a la P.I.

Por lo general, el Reglamento de la OMPI se presta a la aplicación en todos los litigios comerciales y dicho reglamento contiene además disposiciones que responden a necesidades específicas que se plantean en el ámbito de las controversias de P.I. como la confidencialidad, pruebas, los experimentos, las visitas sobre el terreno y los secretos comerciales.

El Centro de la OMPI concede mucha importancia a la eficacia en función de los costos y el tiempo y se mantiene al tanto de las aspiraciones de los usuarios. Las partes litigantes en las controversias que se han presentado ante el Centro de la OMPI pueden valerse del Mecanismo de la OMPI de Gestión Electrónica de las Demandas (WIPO ECAF) que permite a las partes y a los mediadores, desde cualquier lugar del mundo, presentar, almacenar y recuperar de forma segura las comunicaciones relacionadas con las controversias, gracias a un archivo electrónico en Internet.

Información sobre la Política Uniforme

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), propuesta por la OMPI en 1999, ha pasado a ser el modelo utilizado a escala internacional para la solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio, y se ha concebido expresamente para desalentar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio, fenómeno que se conoce comúnmente como ciberocupación, y dar solución a ese problema. En virtud de la Política Uniforme, el demandante debe demostrar que el dominio objeto de controversia es idéntico o similar a su marca hasta el punto de crear confusión; que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo sobre ese nombre de dominio y que lo ha registrado y lo utiliza de mala fe.

La solución de controversias está a cargo de especialistas independientes que el Centro de Arbitraje de la OMPI elige en una lista mundial de especialistas en marcas. Durante la ejecución de los procedimientos, el registro del nombre de dominio en cuestión queda congelado (suspendido). Tras examinar la demanda interpuesta, los expertos presentan su decisión en un plazo de catorce días. Si el experto resuelve que se transfiera el nombre de dominio y esa resolución no es impugnada judicialmente en el plazo de diez días hábiles, el registrador tendrá la obligación de ejecutar lo dispuesto en la resolución. Por lo general, la solución de un caso no lleva más de un par de meses.

“El Centro de Arbitraje de la OMPI es el principal prestador de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio y ofrece a los usuarios y al público en general un amplio espectro de recursos. Uno de dichos recursos es lo que se llama “panorama sobre la jurisprudencia de la OMPI”, que es gratuito y en él se resumen las conclusiones a las que han llegado los grupos de expertos en miles de demandas en materia de nombre de dominio interpuestas ante la OMPI. Tanto los particulares como los juristas y otras partes de todo el mundo se sirven de esa herramienta singular de la OMPI para poder orientarse en la jurisprudencia cada vez más amplia que existe en relación con la ciberocupación indebida.