Financiación basada en la propiedad intelectual – Repercusiones del proceso de la CNUDMI

Por Ben Goodger

Ben Goodger, Director internacional de comercialización de propiedad intelectual en Rouse & Co International, cuenta con muchos años de experiencia en diferentes áreas del derecho mercantil, en especial en estrategia de propiedad intelectual y maximización del valor, alta tecnología, protección/gestión de marcas y derecho conexo a la informática y a Internet. En este artículo se centra en los intereses de los titulares de propiedad intelectual en el proceso de la CNUDMI.

El proceso de la CNUDMI, que ha pasado bastante desapercibido, puede tener consecuencias importantes para las empresas que recurren a la comercialización de activos de propiedad intelectual, desde la industria cinematográfica a las franquicias, pasando por las empresas farmacéuticas.  Liberalizar la capacidad de las empresas para adquirir financiación es un objetivo que merece la pena.  Lo que preocupa es que esta iniciativa tenga la consecuencia no deseada de influir profundamente en el comercio de la propiedad intelectual, en la actualidad una de las actividades comerciales mundiales más importantes desde el punto de vista económico, con un valor anual estimado en el mundo de 300 mil millones de dólares estadounidenses.  Las complejidades surgen del hecho de que las actividades relacionadas con la propiedad intelectual, que fundamentalmente atañen a activos intangibles, están siendo forzadas a adoptar un enfoque y un lenguaje basados en conceptos afines a los de los activos tangibles. 

Guía Legislativa de la CNUDMI – lo más destacado de las cuestiones tocantes a la financiación basada en la propiedad intelectual   

¿Debe permitirse al acreedor garantizado adquirir de oficio el beneficio de una licencia sin exigirle otra documentación?

El titular de derechos de propiedad intelectual que concede una licencia sobre un activo de propiedad intelectual a un licenciatario confía en recibir un flujo de ingresos por regalías como resultado de esa operación. El licenciatario puede a su vez otorgar una sublicencia de esa propiedad intelectual y por tanto recibir regalías del sublicenciatario. Es posible que este licenciatario también desee obtener financiación utilizando como garantía los ingresos futuros que obtendrá de la concesión de la sublicencia. Habitualmente, el titular original de los derechos de propiedad intelectual preverá en la licencia principal que el licenciatario no pueda hacer esto sin el consentimiento previo del titular de los derechos. Esto le da al titular un cierto control sobre la situación, por ejemplo cuando se sospecha que el licenciatario se encuentra en una posición financiera vulnerable. Parece que la Guía Legislativa quita este derecho al titular de los derechos, y concede al prestamista “el beneficio” de la licencia pese a cualquier cláusula en contra que pueda figurar en ésta. Esto puede tener repercusiones sobre los sublicenciatarios así como sobre los titulares de los derechos de propiedad intelectual, puesto que el prestamista puede establecer cursos de acción para los sublicenciatarios que, si bien podrían dar lugar a un incremento de los ingresos a corto plazo, a largo plazo podrían devaluar la propiedad intelectual sobre la que se ha concedido la licencia. Por ejemplo, forzar al sublicenciatario a solicitar una marca para productos de gama baja de gran tirada, o autorizar la disposición de los productos fuera del territorio para el que se ha otorgado la licencia, con lo que interferirá con otros derechos concedidos por el titular de los derechos de propiedad intelectual. 

¿Debe aplicarse la ley del Estado en que se encuentre la parte que titulariza sus regalías a la hora de determinar la prelación, con independencia de la ley elegida por las partes?

La Guía Legislativa establece que, con independencia de lo que hayan elegido las partes en sus contratos, cuando se produzca una controversia entre reclamantes concurrentes respecto del “crédito por cobrar”, se aplicará la ley del Estado en que se encuentre el licenciatario que ha constituido una garantía sobre sus derechos o flujo de regalías.

He aquí un ejemplo de cómo podría aplicarse esto en la práctica:  Alemana SA otorga una licencia a India SA para fabricar productos protegidos por un diseño y una marca registrados en la India y en los Estados Unidos de América. India SA concede sublicencias de fabricación a otras entidades diversas de la India y de Estados Unidos de América. Asimismo, India SA hipoteca los ingresos de todas estas sublicencias con un prestamista estadounidense. India SA se vuelve insolvente. La licencia de Alemana SA a India SA se rige por la legislación alemana. La hipoteca de India SA con el prestamista estadounidense se rige por la legislación de los Estados Unidos de América. Se produce una controversia entre Alemana SA y el prestamista estadounidense con relación a quién tiene derecho a la totalidad o a parte de los ingresos de las sublicencias, que siguen pagando los sublicenciatarios. ¿Qué legislación se aplicaría para determinar la prelación en lo que respecta a las reclamaciones? De acuerdo con la Guía Legislativa, se aplicaría la legislación de la India.

Un único registro mundial de garantías sobre derechos de propiedad y créditos por cobrar

La Guía Legislativa prevé la creación de un “registro general de las garantías reales”.  La idea es acertada:  establecer un marco para crear un sistema de registro público sencillo y rentable para  la inscripción registral de notificaciones relacionadas con las garantías reales.  Ahora bien, en la práctica, esta idea sencilla plantea multitud de problemas:

• No prevé información suficiente sobre qué derechos se han garantizado exactamente. Los derechos de propiedad intelectual pueden estar sometidos a muchos tipos diferentes de derechos, por ejemplo, en el caso de una película, pueden otorgarse por un lado los derechos para televisión y por otro los derechos sobre la película.
• En el registro quedará inscrito el nombre de la parte que otorga la garantía real pero no la propia garantía.  Si alguien quisiera ver si una marca en particular con relación a la que pretende llegar a un acuerdo comercial está sujeta a una garantía real anterior, no podrá realizar una búsqueda a través del nombre de la marca.  ¿Cómo sabríamos quién ha reclamado intereses sobre esa marca sin saber el nombre de todas las partes interesadas que pueda haber? 
• El registro no cuenta con un sistema de verificación ni con procedimientos para eliminar inscripciones falsas. Por tanto, podría utilizarse para crear garantías fraudulentas verosímiles que serían difíciles de eliminar. Esto resulta muy tentador para piratas y falsificadores.
• El sistema de registro es independiente de los sistemas nacionales de registro de propiedad intelectual y por tanto plantearía la necesidad de realizar múltiples búsquedas. No existe una norma para resolver conflictos en las inscripciones, como en el caso de que un beneficiario de la transferencia que utiliza de buena fe el sistema nacional de propiedad intelectual entre en conflicto con un acreedor garantizado que reclama prelación en virtud de las normas del país de origen del deudor que utiliza el sistema de la CNUDMI. 
• Por último, y quizá lo más importante, el sistema de registro no es obligatorio, por lo que, de hecho, no será fiable en ningún caso en el sentido de englobar la totalidad de las garantías reales. 

¿Ha de tener el prestamista derecho a comerciar libremente de oficio con bienes que incorporen propiedad intelectual?

Las licencias sobre propiedad intelectual normalmente otorgan el derecho a fabricar y comerciar con bienes que incorporan propiedad intelectual, como los DVD, la ropa de moda, fármacos y demás. Si el licenciatario constituye una garantía sobre los derechos respecto de los que ha adquirido la licencia y los bienes fabricados al amparo de esos derechos, ¿qué sucede si el licenciatario no paga? La Guía permite a un acreedor volver a otorgar licencias libremente sobre los derechos o enajenar los bienes sin consultar al licenciatario. Por tanto, ante el impago por parte de un licenciatario, la Guía permite al acreedor garantizado apoderarse y revender los bienes, volver a otorgar licencias sobre los derechos y recaudar todas las regalías de los sublicenciatarios, y al hacer esto “podrá seleccionar el método, la manera, el momento y el lugar en que se efectuará la enajenación, el arrendamiento o la concesión de licencia”.

En algunos casos, el sublicenciatario puede pagar las regalías en especie, o simplemente devolver los bienes de valor relacionados con la propiedad intelectual en lugar del pago, por ejemplo, las matrices de películas o grabaciones fonográficas, los códigos objeto de programas informáticos, o los productos de marca no vendidos. La Guía Legislativa también permite a un prestamista tomar posesión completa de estos activos. El prestamista estará más motivado a vender al mejor postor o explotar estos activos rápidamente que a plantearse las responsabilidades hacia el titular de la propiedad intelectual. Esto también puede perjudicar a otros licenciatarios y sublicenciatarios de la marca.

¿Cuál es la situación actual?

La Guía Legislativa de la CNUDMI, finalizada y adoptada en diciembre de 2007, se adoptó explícitamente bajo la condición de que se prepararía un anexo independiente sobre propiedad intelectual con el fin de asesorar a los Estados, cuando actualizaran sus legislaciones en materia de operaciones garantizadas, sobre la forma en que habrían de adaptarse los conceptos de que se ocupa la Guía Legislativa en el contexto de operaciones con propiedad intelectual. Se ha creado un grupo de expertos formado por representantes de la banca y de sectores de la propiedad intelectual para asistir en la preparación del anexo, y en el momento de redactar este artículo los debates estaban en curso.

No obstante, quienes trabajan en el mundo de la propiedad intelectual siguen preocupados porque, pese al extenso debate, el texto del anexo sobre propiedad intelectual no aborda todavía los problemas de aplicación de la Guía Legislativa al universo de la propiedad intelectual. Se alienta encarecidamente a los representantes gubernamentales de los ministerios responsables de la propiedad intelectual de los Estados miembros de la OMPI, así como a otras partes interesadas del mundo de la propiedad intelectual, a que se interesen activamente en esta iniciativa y, si es posible, participen en el proceso de la CNUDMI para reflejar verdaderamente las necesidades de la comunidad vinculada a la propiedad intelectual en esta importante reforma legal.