WIPO Arbitration and Mediation Center
ARBITRAAL VONNIS
Nokia Corporation v. Webcell Europe B.V.
Zaaknr. WIPO2005NL11
1. Partijen
Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland.
Verweerster in deze arbitrageprocedure is de vennootschap naar Nederlands recht Webcell Europe B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, Nederland.
2. Domeinnamen en Deelnemer
De Domeinnamen in het geschil zijn
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is op 2 december 2005 per e-mail, en op 7 december 2005 per post, overeenkomstig de Regeling bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (‘het Center’) ingediend.
Op 2 december 2005 heeft het Center Eiseres een ontvangstbevestiging van de Eis gestuurd en SIDN per e-mail om de gegevens betreffende de Domeinnamen gevraagd.
Op 6 december 2005 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerster de huidige houdster van de Domeinnamen is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnamen van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat zij de status quo van de Domeinnamen op 5 december 2005 heeft bevroren, welke staat in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.
Het Center heeft vastgesteld dat Eiseres in de Eis verzoekt om drie arbiters, terwijl zij de verschuldigde gelden aan het Center overgemaakt heeft voor de behandeling van de arbitrageprocedure door één arbiter. Naar aanleiding daarvan heeft het Center contact met Eiseres gezocht. Eiseres heeft het Center in het kader van dit contact laten weten dat zij deze arbitrageprocedure door één arbiter wenste te laten beslechten. Het Scheidsgerecht constateert dan ook dat het Center terecht heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling.
In overeenstemming met de artikelen 5.5., 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center op 8 december 2005 Verweerster formeel van het indienen van de Eis op de hoogte gesteld, onder toezending van een afschrift van de Eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 8 december 2005 aanhangig gemaakt.
In overeenstemming met artikel 9.1 van de Regeling heeft Verweerster tijdig een Verweerschrift ingediend. Het Center heeft op 28 december 2005 de ontvangst van het Verweerschrift op 27 december 2005 aan Verweerster bevestigd.
Met inachtneming van het verzoek van Eiseres overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van één arbiter heeft het Center op 11 januari 2006, overeenkomstig artikel 10.1 van het Reglement, aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.
Met inachtneming van de wensen van partijen heeft het Center op 13 januari 2006 Wolter Wefers Bettink, als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het Scheidsgerecht is van mening dat het correct is aangesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling ondertekend en aan het Center doen toekomen.
Eiseres heeft bij email van 19 januari 2006 bij het Center het verzoek ingediend om een mondelinge behandeling, hetgeen het Scheidsgerecht bij email van 26 januari 2006 heeft afgewezen.
Omdat Eiseres haar Eis in het Nederlands heeft ingediend en Verweerster in Nederland is gevestigd, is de procestaal onder toepassing van artikel 17.2 van de Regeling Nederlands.
4. Feitelijke Achtergrond
Merk- en handelsnaamrechten
Eiseres is houdster van onder meer het woordmerk NOKIA dat onder meer als Gemeenschapsmerk op 9 juli 1998 is geregistreerd onder nummer 000871194 voor waren in klasse 9, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 41 en 42.
Eiseres maakt (al dan niet middels haar dochtervennootschappen) in Nederland gebruik van de handelsnaam ‘Nokia’.
De Domeinnamen
Volgens opgave van SIDN is de domeinnaam
5. Stellingen van Partijen
A. Eiseres
Eiseres beschikt voor de Benelux over verschillende woord- en beeldmerken NOKIA. Eiseres gebruikt in Nederland de handelsnamen ‘Nokia’ en ‘Nokia Nederland’.
Eiseres is wereldwijd marktleider op het gebeid van de mobiele telefonie. Eiseres is rechthebbende op het wereldbekende merk NOKIA.
Eiseres heeft geconstateerd dat Verweerster de Domeinnamen
Door Verweerster wordt gebruikmakend van de Domeinnaam
Verweerster maakt door het gebruik en geregistreerd hebben van de onderscheidingstekens
Ter onderbouwing daarvan voert Eiseres het volgende aan.
Verweerster handelt in strijd met artikel 13A lid 1 sub b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 sub b GMV. De Domeinnaam
Volgens Eiseres is NOKIA een wereldbekend merk met een zeer grote onderscheidingskracht. Aangezien in de onderhavige procedure sprake is van identieke waren, is een geringe mate van overeenstemming tussen de tekens voldoende voor het aannemen van merkinbreuk ex. artikel 13A lid 1 sub b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 sub b GMV. Het teken
Het feit dat er sprake is van identieke waren en diensten, partijen zich richten op hetzelfde publiek en er sprake is van overeenstemming tussen het teken
Volgens Eiseres haakt Verweerster hiermee ook aan bij en profiteert van de goede naam en reputatie van het wereldbekende merk NOKIA. Mede hierdoor wordt ten onrechte de suggestie bij het publiek gewekt dat er sprake is van een commerciële relatie tussen Eiseres en Verweerster, welke relatie in het geheel niet aanwezig is.
Eiseres stelt dat er een (reële) dreiging bestaat dat de nu nog inactieve Domeinnaam
Eiseres beroept zich op grond van deze feiten tevens op artikel 13A lid 1 sub c BMW resp. artikel 9 lid 1 GMV om zich te verzetten tegen het gebruik van de Domeinnamen
Eiseres voegt daaraan toe dat Verweerster voor het gebruik van het teken
Ten slotte is er volgens Eiseres evenzeer sprake van inbreuk ex. artikel 13A lid 1 sub d BMW en tevens sprake van de schending van de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet.
Eiseres vordert dat zij houder zal worden van de Domeinnamen in kwestie en dat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN vereiste formulier Wijziging Domeinnamhouder. Tevens vordert zij dat Verweerster verboden wordt domeinnamen vergelijkbaar met de Domeinnamen te registreren op straffe van een dwangsom en een veroordeling in de proceskosten van Verweerster inclusief de kosten van juridische bijstand en tevens een uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het arbitraal vonnis.
B. Verweerster
Verweerster stelt zich primair op het standpunt dat de Eis niet in behandeling genomen zou moeten worden, omdat gelet op de artikelen 28.1 en 28.2 van de Regeling de Eis geacht moet te zijn ingetrokken, wanneer de verschuldigde gelden door de Eiseres niet overgemaakt zouden zijn. Volgens Verweerster zou Eiseres verkozen hebben voor beslechting door drie arbiters en slechts betaald hebben voor één arbiter.
Subsidiair voert Verweerster het volgende aan. Naar de mening van Verweerster staat in dit geschil centraal de vraag of Verweerster als wederverkoper van producten van het merk NOKIA het merk NOKIA mag gebruiken als onderdeel van de domeinnaam waaronder zij die producten aanbiedt via internet. Volgens Verweerster heeft zij die bevoegdheid.
Verweerster benadrukt dat zij uitsluitend originele producten van het merk NOKIA verkoopt via een online-winkel die via de Domeinnaam
Verweerster is een klein bedrijf dat voor de verkoop van haar producten in grote mate afhankelijk is van de Domeinnamen in kwestie. Als Verweerster in het ongelijk gesteld zou worden, dan zou het haar als wederverkoper zeer moeilijk worden gemaakt om merkproducten op een effectieve wijze via het internet aan te bieden. Het merkrecht op de Nokia-producten die Verweerster via de Domeinnamen aanbiedt is uitgeput, zodat het Verweerster als wederverkoper vrij staat deze producten te verkopen en hiervoor reclame te maken. Die reclame omvat ook de mogelijkheid dit merk in een domeinnaam op te nemen.
Verweerster merkt op dat zij reeds in 2003 Eiseres op de hoogte heeft gesteld van haar initiatief om via de Domeinnamen Nokia-producten te verkopen.
Verweerster wekt niet de indruk dat er een commerciële band bestaat tussen Verweerster en Eiseres. Door de toevoeging van de term ‘store’ in de Domeinnaam wordt mogelijke verwarring met Eiseres vermeden. De Domeinnamen beschrijven de functie van de website die hieronder wordt aangeboden: een online-winkel voor de verkoop van producten van het merk NOKIA.
Verweerster stelt dat ook door het gebruik van een website onder de Domeinnaam
Volgens Verweerster is er niet alleen geen sprake van (indirect) verwarringsgevaar, Eiseres heeft ook onvoldoende aangetoond dat door het gebruik van de Domeinnamen in kwestie Verweerster ongerechtvaardigd voordeel trekt en afbreuk doet aan het merk NOKIA.
Verweerster benadrukt voorts dat er geen sprake is van handelen in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet door Verweerster.
Meer subsidiair stelt Verweerster zich op het standpunt dat de vordering van Eiseres van een verbod op registratie en gebruik van een vergelijkbare domeinnaam te ver gaat. Verweerster stelt dat zij gerechtigd is de producten van Eiseres aan te prijzen ook door middel van het gebruik van het merk van Eiseres in een domeinnaam, mits niet de indruk wordt gewekt van een commerciële band tussen Eiseres en Verweerster.
Tevens maakt Verweerster bezwaar tegen de gevorderde hoogte van de kostenveroordeling.
Verweerster verzoekt dan ook de Eis af te wijzen.
6. Oordeel en Bevindingen
Toepasselijkheid Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht
Verweerster heeft de Domeinnamen geregistreerd op 26 november 2003 respectievelijk 9 maart 2004. Op grond van artikel 21 van de Regeling welke ten tijde van de registratie van kracht was, heeft Verweerster zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de geregistreerde Domeinnamen, de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief de rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft bevestigd dat deze arbitrageprocedure van toepassing is op de Domeinnamen. Het instellen van de Eis door Eiseres houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tussen partijen in.
Gebaseerd op het voorgaande, alsmede op het aan de Eis ten grondslag liggende, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavige geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan partijen ter vrije bepaling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Plaats van arbitrage
In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht.
Beoordeling
Verweerster stelt zich primair op het standpunt dat de Eis niet in behandeling genomen dient te worden. Dit verweer wordt verworpen.
Het is juist dat Eiseres aanvankelijk om beslechting van dit geschil door drie arbiters verzocht had. Eiseres heeft echter laten weten bij nader inzien de voorkeur te geven aan beslechting van dit geschil door één arbiter. Verweerster heeft daarop niet verzocht om een beslechting door drie arbiters.
Eiseres heeft de verschuldigde gelden op grond van artikel 28.1 van de Regeling aan het Center overgemaakt. Het is dan ook terecht dat de Eis van Eiseres in behandeling genomen is door het Center. Het primaire verweer van Verweerster kan derhalve niet slagen.
Eiseres beschikt over verschillende woord- en beeldmerken bestaande uit het teken NOKIA die, naar door Verweerster niet is bestreden, een grote bekendheid genieten. Vast staat dat de registratie van de Domeinnamen plaatsvond na de registratie van de NOKIA-merken van Eiseres. Verweerster heeft naar eigen zeggen de Domeinnamen
Eiseres heeft onbestreden gesteld dat zij Verweerster geen toestemming gegeven heeft voor de registratie van en het gebruik van haar NOKIA-merk in de Domeinnamen
Bij vergelijking van de Domeinnamen en het NOKIA-merk dient de toevoeging .nl aan de Domeinnamen - als enkel verwijzend naar het internet - buiten beschouwing te worden gelaten (Pres. Rechtbank Amsterdam 20 september 1996, IER 1996, ouders-online.nl). Zowel de Domeinnaam
Het Scheidsgerecht is dan ook van mening dat de Domeinnamen overeenstemmen met het merk van Eiseres in de zin van artikel 13A lid 1 BMW en artikel 9 lid 1 GMV. Verweerster verkoopt middels de website uitsluitend originele Nokia-producten, zodat er sprake is van (dreigend) gebruik van de Domeinnamen voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor Eiseres het NOKIA-merk heeft ingeschreven en gebruikt. Voorts staat als niet weersproken vast dat het NOKIA-merk van Eiseres een bekend merk is in de zin van artikel 9 lid1 sub c GMV en artikel 13A lid 1 sub c BMW. Deze beide artikelen gelden ook indien het merk en teken voor soortgelijke waren en diensten gebruikt wordt (HvJEG 9 januari 2003, IER 2003/16, Davidoff / Gofkid en HvJEG 23 oktober 2003, IER 2004/53, Adidas / FitnessWorld).
Verweerster stelt zich op het standpunt dat zij als wederverkoper van originele producten van het merk NOKIA gerechtigd is het merk NOKIA te gebruiken in een domeinnaam waarmee zij die producten aanbiedt via het internet. Het Scheidsgerecht volgt Verweerster daarin niet.
Volgens vaste jurisprudentie is het de merkhouder niet toegestaan een derde te verbieden van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij waren voorzien van dit merk die door de merkhouder onder dit merk in de handel zijn gebracht, verkoopt. Op basis van deze jurisprudentie staat het de wederverkoper vrij om informatie aan de consumenten te verschaffen c.q. reclame te maken voor zijn onderneming, die nodig is om duidelijk te maken dat hij bepaalde merkproducten verkoopt.
Het merk mag echter niet zodanig gebruikt worden dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de derde onderneming en de merkhouder:
“Dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de Richtlijn te verzekeren. Het druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.” (Zie r.o. 52 HvJEG 23 februari 1999, NJ 2001/134, BMW/Deenik.)
Verweerster heeft niet, althans onvoldoende onderbouwd dat het gebruik van de Domeinnamen
Aannemelijk is dat de gemiddelde consument verwacht dat de Domeinnaam
Daar komt bij dat Verweerster’s website onder
Uit de eigen stellingen van Verweerster blijkt dat zij de Domeinnaam
Het Scheidsgerecht is op deze gronden van oordeel dat Verweerster door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam
Het Scheidsgerecht zal om die reden de vordering van Eiseres, dat Eiseres houder zal worden van de Domeinnamen
De vordering van Eiseres om Verweerster te verbieden domeinnamen ‘vergelijkbaar met’ de Domeinnamen
In het licht van de hierboven geschetste criteria voortvloeiend uit het BMW/Deenik-arrest volgt dat het afhangt van de omstandigheden van het geval of het gebruik van een merk door een wederverkoper merkinbreuk oplevert. Niet uitgesloten kan worden dat er omstandigheden bestaan waaronder registratie en gebruik door Verweerster van een domeinnaam met het element ‘Nokia’ op grond van het BMW/Deenik-arrest gerechtvaardigd is.
Omdat Verweerster overwegend in het ongelijk gesteld wordt, zal zij op voet van artikel 28.8 van de Regeling in de kosten van deze arbitrage veroordeeld worden. Het Scheidsgerecht ziet aanleiding om de hoogte van de gevraagde kostenveroordeling te matigen.
In overeenstemming met artikel 23.5 van de Regeling verklaart het Scheidsgerecht dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist.
7. Beslissing
Refererend aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande beslist het Scheidsgerecht als volgt.
1. Eiseres zal houdster worden van de Domeinnamen
2. Verweerster wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage ten bedrage van € 2.250,-, alsmede in een deel van de kosten van juridische bijstand van Eiseres ten bedrage van € 1.000,-, in totaal € 3.250,-.
3. Het Scheidsgerecht verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
4. Het Scheidsgerecht wijst het meer of anders gevorderde af.
Wolter Wefers Bettink
Arbiter
Amsterdam
Datum: 27 januari 2006