WIPO Arbitration and Mediation Center
Zaaknr. WIPO2005NL3
ARBITRAAL VONNIS
In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:
Lonsdale Sports Limited
Grenville Court
Britwell Road
Burnham
Buckinghamshire (SL1 8DF)
Verenigd Koninkrijk
(eiser)
en
(1) Florisco Holding B.V.
Stadhouderskade 17 g
1054 ES Amsterdam
Nederland
en
(2) Floris Wyers
Nieuwstraat 16G
2611 HK Delft
Nederland
(verweerders)
Scheidsgerecht:
Mr. R.M.R. van Leeuwen
Vertegenwoordiger van eiser:
Mr. N.W. Mulder
DLA SchutGrosheide N.V.
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam
Nederland
Dit arbitraal vonnis wordt door mij gewezen als arbiter in een geschil onder toepassing van de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (de “Regeling”) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de “SIDN”) tussen Lonsdale Sports Limited (“Eiser”) en Florisco Holding B.V. (“Verweerder sub 1”) en Floris Wyers (“Verweerder sub 2”) met betrekking tot de domeinnaam <lonsdalelondon.nl>.
1. Partijen
Eiser in deze arbitrageprocedure is de besloten vennootschap naar Engels recht Lonsdale Sports Limited, statutair gevestigd te Grenville Court aan de Britwell Road te Burnham, Buckinghamshire (SL1 8DF) in het Verenigd Koninkrijk. Eiser heeft in deze procedure domicilie gekozen te (1081 JJ) Amsterdam, aan de Amstelveenseweg 638, ten kantore van DLA SchutGrosheide N.V.
Verweerder sub 1 in deze arbitrageprocedure is de besloten vennootschap Florisco Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1054 ES) Amsterdam, aan de Stadhouderskade 17 g en/of te (3016 BE) Rotterdam aan de Van Vollenhovenstraat 17 B.
Verweerder sub 2 in deze arbitrageprocedure is de heer Floris Ferdinand Christiaan Wyers, wonende te (2611 HK) Delft, aan de Nieuwstraat 16 G. Verweerder sub 2 is enig aandeelhouder en bestuurder van Florisco Holding B.V.
2. Domeinna(a)m(en) en Deelnemer
De domeinnaam in geschil is
3. Geschiedenis van de Procedure
De eis is op 26 januari 2005 per e-mail, en op 2 februari 2005 per post, overeenkomstig de Regeling bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) ingediend.
Overeenkomstig artikel 6.4 van de Regeling heeft het Center aan (de vertegenwoordiger van) Eiser op 26 januari 2005 een ontvangstbevestiging van de eis gestuurd.
Op 26 januari 2005 heeft het Center aan de SIDN per e-mail om gegevens betreffende de domeinnaam gevraagd.
Op dezelfde dag heeft SIDN in antwoord op dit verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Florisco Holding B.V. de huidige houder van de Domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat zij de status quo van de Domeinnaam op 26 januari 2005 heeft bevroren, welke status in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.
Overeenkomstig artikel 7 van de Regeling heeft het Center vastgesteld dat de eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling en heeft zij de ontvangst van het door Eiser verschuldigde bedrag bevestigd. Het Scheidsgerecht gaat met deze bevindingen akkoord.
In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center op 3 februari 2005 Verweerders formeel van het indienen van de eis in kennis gesteld, onder toezending van een afschrift van de eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 3 februari 2005 aanhangig gemaakt.
Op grond van artikel 9.1 van de Regeling zouden Verweerders hun verweerschrift uiterlijk op 23 februari 2005 bij het Center en Eiser hebben moeten indienen. Verweerders hebben geen verweerschrift ingediend.
In de ‘Melding van de Eis en Aanhangig maken van Arbitrage’ van 3 februari 2005 (onder 6) zijn Verweerders er op gewezen dat, overeenkomstig artikel 9.4 van de Regeling, in het geval zij niet binnen de vastgestelde termijn een verweerschrift indienen, zoals in het onderhavige geval, de procedure zal worden voortgezet, dat het Scheidsgerecht op basis van de eis zal beslissen en dat in het vonnis de vordering van Eiser zal worden toegewezen, tenzij deze het Scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
Het Center heeft Verweerders op 28 februari 2005 in kennis gesteld van het feit dat zij nagelaten hebben binnen de in de ‘Melding van Eis en Aanhangig maken van Arbitrage’ gestelde termijn een verweerschrift in te dienen.
Met inachtneming van het verzoek van Eiser overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van één arbiter, heeft het Center op 28 februari 2005, overeenkomstig artikel 10.1 van de Regeling, aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.
Het Center heeft op 10 maart 2005 mr. Remco M.R. van Leeuwen als enige arbiter in dit geschil aangesteld en, overeenkomstig artikel 10.11, partijen hierover geïnformeerd. Het Scheidsgerecht heeft het formulier ‘Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid’ als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling ondertekend en aan het Center doen toekomen. Het Scheidsgerecht is van mening dat het overeenkomstig de Regeling is aangesteld.
Aangezien Eiser domicilie heeft gekozen te Amsterdam, haar eis in het Nederlands heeft ingediend en Verweerders in Nederland zijn gevestigd, respectievelijk woonachtig zijn, is Nederlands de procestaal onder toepassing van artikel 17.2 van de Regeling.
4. Feitelijke Achtergrond
Merkrechten
Eiser is de houdster van het Internationale woord-/beeldmerk LONSDALE LONDON, geregistreerd op 10 juli 2000 onder nummer 746013 voor waren in de klassen 18 en 25. De bescherming van dit merk strekt zich uit tot het Benelux-gebied. Daarnaast is Eiser houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LONSDALE LONDON, geregistreerd op 14 februari 1990 onder nummer 475583 voor waren in de klassen 25 en 28 (hierna gezamenlijk: de “Merken”).
Domeinnaam
Florisco Holding B.V. heeft de domeinnaam
5. Stellingen van Partijen
A. Eiser
Eiser heeft aangevoerd dat Wyers enig bestuurder en aandeelhouder is van Florisco Holding B.V. en, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2002, NJ 2002/464 (rov. 6.1 - 6.3), dat voorzieningen kunnen worden gevraagd tegen de feitelijke beleidsbepaler van een inbreukmakende vennootschap.
Eiser stelt zich voorts op het standpunt dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerders inbreuk maakt op de aan haar toekomende rechten op de Merken. Het laten registreren van het merk van Eiser als domeinnaam vormt merkinbreuk op grond van artikel 13A lid 1 sub a, c en d Benelux Merkenwet (“BMW”).
Het enkel laten registreren van een domeinnaam bestaande uit een merk valt onder gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 13A lid 1 sub a en c BMW. LONSDALE LONDON is binnen en buiten Nederland een bekend merk in de zin van artikel 13A lid 1 sub c BMW. Verweerders hebben geen geldige reden voor het gebruik van de Domeinnaam in de zin van artikel 13A lid 1 sub c en d BMW. Eiser heeft belang bij de registratie van de Domeinnaam. Zij kan de Domeinnaam nu niet zelf registreren en gebruiken. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van haar merk. Tevens trekken Verweerders ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van het merk van Eiser; zij profiteren van de bekendheid van dit merk, e.e.a. in de zin van artikel 13A lid 1 sub c en d BMW.
Bij brief (aangetekend met bericht van ontvangst) van 27 december 2004 heeft Brandfusion Holland B.V., de distributeur van Eiser in Nederland en krachtens volmacht van Eiser gerechtigd namens hem op te treden teneinde de Domeinnaam te verkrijgen en in zijn naam te registreren, Florisco Holding B.V. geïnformeerd dat zij door de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Eiser en verzocht de Domeinnaam over te dragen aan Eiser.
Volgens Eiser heeft Wyers daarop de advocaat van Brandfusion Holland B.V. laten weten dat Florisco Holding B.V. de Domeinnaam had laten registreren met medeweten van Brandfusion Holland B.V. Florisco Holding B.V. zou voornemens zijn om via de website Lonsdale kleding te verkopen in samenwerking met een kledingwinkel.
Eiser ontkent dat door of namens hem toestemming zou zijn verleend voor het registreren van de Domeinnaam. De registratie van de Domeinnaam zou geheel buiten zijn medeweten om plaats hebben gevonden.
Eiser verzoekt het Scheidsgerecht een vonnis te wijzen dat bepaalt dat:
• Eiser onmiddellijk domeinnaamhouder zal worden van de domeinnaam
• Verweerders ervoor zorg zullen dragen dat de registratie van de Domeinnaam bij de SIDN wordt opgeheven en de Domeinnaam op kosten van Verweerders wordt geregistreerd voor Eiser;
• het Verweerders verboden wordt domeinnamen te registreren die gelijk zijn of overeenstemmen met het woord-/beeldmerk LONSDALE LONDON of enig ander merk van Eiser, versterkt met een dwangsom van € 1.000,-- per dag, althans een in goede justitie te bepalen bedrag;
• Verweerders in de proceskosten zullen worden veroordeeld, inclusief kosten voor juridische bijstand en het honorarium van arbiters. De kosten voor het opstellen van de eis bedroegen op het moment van indienen € 1.760,--. Eiser verzoekt het Scheidsgerecht om het forfaitaire bedrag van € 1.000,-- voor juridische bijstand te verhogen daar de werkelijke gemaakte kosten hoger zijn;
• het vonnis, in overeenstemming met artikel 23.5 van de Regeling, uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.
B. Verweerders
De Verweerders hebben geen verweerschrift ingediend.
6. Oordeel en Bevindingen
Toepasselijkheid Regeling
Florisco Holding B.V. heeft de Domeinnaam geregistreerd op 13 september 2004. Op grond van artikel 21.2 van het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen van de SIDN (“Reglement voor Registratie”), welke ten tijde van deze registratie van kracht was, heeft Florisco Holding B.V. zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam, de Domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) en/of een recht op een Nederlandse handelsnaam. De SIDN heeft aan het Center bevestigd dat deze arbitrageprocedure van toepassing is op de Domeinnaam. Het instellen van de eis door Eiser houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst in tussen Lonsdale Sports Limited en Florisco Holding B.V.
Bevoegdheid Scheidsgerecht
Gebaseerd op het voorgaande, alsook op de aan de eis ten grondslag liggende Benelux Merkenwet, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavig geschil tussen Eiser en Verweerder sub 1 als Domeinnaamhouder te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan deze partijen ter vrije beoordeling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Ten aanzien van de bevoegdheid van het Scheidsgerecht om van de vorderingen van Eiser kennis te nemen voor zover deze zijn gericht tegen Verweerder sub 2, wordt het volgende overwogen.
Op grond van artikel 2.2 van de Regeling is het Scheidsgerecht niet bevoegd, indien de eis is ingediend tegen de houder van een domeinnaam die gelet op artikel 21.2 van het Reglement voor Registratie zich niet heeft onderworpen aan de Regeling.
Voorts bepaalt artikel 3 van de Regeling dat in het kader van de onderhavige domeinnaamarbitrageprocedure de aldaar genoemde vorderingen ingesteld en opgelegd kunnen worden tegen de Domeinnaamhouder (en niet ook tegen een derde).
Wyers is niet de Domeinnaamhouder. Hij staat ‘slechts’ als Administratief Contact bij de Domeinnaam in het (elektronisch) domeinnamenregister vermeld. Niet gesteld noch gebleken is dat Wyers zich vrijwillig aan de Regeling heeft onderworpen.
De begrippen Domeinnaamhouder en Verweerder nemen een centrale plaats in de Regeling in en in beide gevallen gaat het om degene op wiens naam een domeinnaam staat geregistreerd. Ieder ander heeft de Regeling niet aanvaard, tenzij vrijwillig, en derhalve is het Scheidsgerecht in dat geval niet bevoegd.
Gezien het voorgaande verklaart het Scheidsgerecht zich op grond van artikel 2.2 van de Regeling onbevoegd om van de stellingen en vorderingen van Eiser kennis te nemen voor zover deze zijn gericht tegen Verweerder sub 2.
Ten overvloede wijst het Scheidsgerecht er in dit verband nog op dat het Scheidsgerecht ook op grond van artikel 2.3 van de Regeling onbevoegd is om van de vorderingen jegens Verweerder sub 2 kennis te nemen, indien en voor zover uit de stellingen van Eiser volgt dat hij zijn vorderingen tevens baseert op onrechtmatig handelen van Wyers, te weten het bevorderen of toelaten dat door Florisco Holding B.V. of andere door hem gecontroleerde vennootschappen opzettelijk merkinbreuk als de onderhavige wordt gepleegd.
Plaats van arbitrage en toepasselijk recht
In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht.
Verstek
Aangezien Verweerders geen verweerschrift hebben ingediend zal het Scheidsgerecht, overeenkomstig artikel 9.4 van de Regeling, het geschil op basis van de eis beslechten en de vordering van Eiser toewijzen, tenzij deze het Scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het Scheidsgerecht zal zich in het hiernavolgende dan ook (voornamelijk) hiertoe beperken.
Beoordeling van het geschil
Op basis van de stellingen van Eiser en de onderbouwing daarvan, waaronder de door Eiser in het geding gebrachte afschriften van de registraties van de Merken, heeft Eiser - nu dit niet is weersproken - genoegzaam aangetoond dat hij de rechthebbende is op de Merken.
In de Merken zijn de woorden ‘Lonsdale’ en ‘London’ de kenmerkende bestanddelen; de beeldelementen zijn van ondergeschikte betekenis. Bij vergelijking van de Domeinnaam en de Merken dient de toevoeging .nl aan de Domeinnaam - als enkel verwijzend naar het internet - buiten beschouwing te worden gelaten. De Domeinnaam is vanwege de figuratieve elementen van de Merken niet gelijk aan, maar wel overeenstemmend met de Merken.
De enkele registratie van een domeinnaam geldt als “gebruik in het economisch verkeer” in de zin van artikel 13A lid 1 sub a, b en c BMW en levert “gebruik anders dan ter onderscheiding van waren” in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW op. In de civiele rechtspraak is dit meerdere malen aangenomen. Dit is op zich voldoende om eveneens in deze procedure hiervan uit te gaan.
Voorts wordt als niet weersproken aangenomen dat Eiser geen toestemming aan Florisco Holding B.V. heeft gegeven voor de registratie van de Domeinnaam en dat Florisco Holding B.V. geen geldige reden heeft voor de registratie en het voorgenomen gebruik - de webpagina van Nxs Internet geeft aan dat binnenkort een website zal worden geopend - van de Domeinnaam. Eiser kan haar Merken nu niet zelf als .nl-domeinnaam registreren en gebruiken. In zoverre wordt door de registratie en het voorgenomen gebruik ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Merken.
Het Scheidsgerecht is derhalve van oordeel dat de registratie en het voorgenomen gebruik van de Domeinnaam door Florisco Holding B.V. inbreuk maakt op de aan Eiser onder artikel 13A lid 1 sub d BMW toekomende merkrechten. Hierdoor behoeven de overige grondslagen van de eis - in het bijzonder artikel 13A lid 1 sub a en c BMW - geen nadere bespreking.
Vorderingen
Voor wat betreft de door Eiser ingestelde vorderingen is het Scheidsgerecht van oordeel, evenals is beslist in de zaak Consitex S.A. e.a./Mattia Gerolanda (WIPO2003NL1) en Consitex S.A. e.a./Tatiana Gerolanda (WIPO2003NL2), dat artikel 9.4 van de Regeling - mede gelet op de tekst van deze bepaling - het Scheidsgerecht niet verplicht alle vorderingen, al dan niet volledig, zoals deze door Eiser in de eis zijn geformuleerd, toe te wijzen. Gezien de onbevoegdheid van het Scheidsgerecht om kennis te nemen van de vorderingen van Eiser jegens Verweerder sub 2 kunnen deze vorderingen ook niet onverkort worden toegewezen.
Het vorenstaande brengt met zich mee dat het gevorderde jegens Verweerder sub 2 niet toewijsbaar is. Eiser zal daarom worden veroordeeld in de kosten van Wyers, welke het Scheidsgerecht vaststelt op nihil.
Het hiervoor overwogene leidt ertoe dat Florisco Holding B.V. zal worden veroordeeld om de Domeinnaam aan Eiser over te dragen. In verband met het vereiste van artikel 24.3 van de Regeling zal Eiser daartoe via een deelnemer bij de SIDN een aanvraag tot Wijziging van de Domeinnaamhouder moeten indienen, zoals bepaald in het Reglement voor Registratie, en zal de SIDN na ontvangst daarvan de wijziging uitvoeren.
Aangezien hiermee het door Eiser primair gevorderde zal worden toegewezen heeft hij geen belang (meer) bij de - als subsidiair door het Scheidsgerecht aangemerkte - vordering tot opheffing van de Domeinnaam en het (vervolgens) door Florisco Holding B.V. op haar kosten voor Eiser laten registreren van de Domeinnaam. Het Scheidsgerecht wijst derhalve deze vordering af als zijnde ongegrond en merkt daarbij op dat het tweede gedeelte van deze vordering, gelet op artikel 3 van de Regeling, geen basis vindt in de Regeling, waardoor het Scheidsgerecht ook daarom deze vordering afwijst.
Het hiervoor overwogene en de niet weersproken handelswijze van Florisco Holding B.V. brengt ook mee dat het ten aanzien van Florisco Holding B.V. gevorderde verbod om domeinnamen te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Merken, versterkt met een dwangsom, kan worden toegewezen. Ambtshalve zal aan de totale dwangsom een maximum worden verbonden. Eén en ander als hierna vermeld. Het in dit kader meer of anders gevorderde - het verbod om domeinnamen te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met enig ander merk van Eiser - zal worden afgewezen, nu deze vordering niet, althans onvoldoende door Eiser is toegelicht en deze het Scheidsgerecht ongegrond, dan wel onrechtmatig voorkomt.
Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Florisco Holding B.V. op de voet van artikel 28.8 van de Regeling worden veroordeeld in de kosten van deze arbitrage aan de zijde van Eiser gevallen, waaronder het honorarium van de arbiter en de administratiekosten van het Center, alsmede de redelijkerwijs gemaakte en, wat het bedrag betreft, de redelijke kosten van rechtsbijstand van Eiser. Daarbij neemt het Scheidsgerecht in overweging de (pre)processuele houding van Florisco Holding B.V., de noodzakelijkheid van de ingestelde vorderingen en de redelijkheid van de door Eiser gestelde en voldoende inzichtelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
Gelet op het voorgaande zal het vonnis, zoals verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
Concluderend zal de vordering van Eiser dan ook als volgt worden toegewezen.
7. Beslissing
Met referte aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande beslist het Scheidsgerecht als volgt:
1. het Scheidsgerecht verklaart zich onbevoegd om van de door Lonsdale Sports Limited gevraagde voorzieningen jegens Floris Wyers kennis te nemen;
2. Lonsdale Sports Limited wordt veroordeeld in de kosten van Floris Wyers, door het Scheidsgerecht vastgesteld op nihil;
3. Lonsdale Sports Limited zal de houder worden van de domeinnaam
4. Florisco Holding B.V. wordt, met onmiddellijke ingang na de kennisgeving van dit vonnis, verboden om domeinnamen te (laten) registreren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het woord-/beeldmerk LONSDALE LONDON van Lonsdale Sports Limited, op straffe van een aan Lonsdale Sports Limited te betalen dwangsom van EUR 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks met een maximum van EUR 50.000,--;
5. Florisco Holding B.V. wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lonsdale Sports Limited bepaald op EUR 2.250,--, alsmede in de kosten van juridische bijstand van Lonsdale Sports Limited ten bedrage van EUR 1.760,--;
6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
7. wijst af het meer of anders gevorderde.
Mr. R.M.R. van Leeuwen
Arbiter
Amsterdam
Datum: 30 maart 2005