WIPO Arbitration and Mediation Center

Zaaknr. WIPO2006NL2

ARBITRAAL VONNIS

In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:

Bayerische Motorwerke Aktiengesellschaft
BMW House
80788 München

(eiseres)

en

Alex Arnoldus Adrianus Hendrikus Brusselers, handelend onder de naam
Autobedrijf Brusselers
Kruisebroeksestraat 10
5281 RT Boxtel
Nederland

(verweerder)

Scheidsgerecht:

mr. A.P. Meijboom

Dit arbitraal vonnis wordt door mij gewezen als arbiter in een geschil onder toepassing van de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (de Regeling) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) tussen Bayerische Motorwerke Aktiengesellschaft (Eiseres) en Alex Arnoldus Adrianus Hendrikus Brusselers, handelend onder de naam

Autobedrijf Brusselers (Verweerder) met betrekking tot de domeinnaam <bmw-x5.nl> (de Domeinnaam).

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is Bayerische Motorwerke Aktiengesellschaft, BMW House, München (Duitsland), vertegenwoordigd door haar gemachtigden mr. F.C. Folmer en mr. M.E. de Jong, advocaten te Amsterdam.

Verweerder in deze procedure is Alex Arnoldus Adrianus Hendrikus Brusselers, handelend onder de naam Autobedrijf Brusselers, Boxtel, vertegenwoordigd door haar gemachtigde mr. A.G.E. Verbart, advocaat te Boxtel.

2. Domeinnaam en Deelnemer

De domeinnaam in geschil is <bmw-x5.nl>, die door SCHROER – Smart Web Solutions B.V. te Nuenen als Deelnemer is geregistreerd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De eis is op 15 februari 2006 per e-mail, en op 17 februari 2006 per post, overeenkomstig de Regeling bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Center ¹ ) ingediend.

Op 15 februari 2006 heeft het Center Eiseres een ontvangstbevestiging van de eis gestuurd en SIDN per e-mail om de gegevens betreffende de Domeinnaam gevraagd.

Op 17 februari 2006 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center het registratiecontract van Verweerder toegestuurd en de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. Daardoor staat vast dat Verweerder de huidige houder is van de Domeinnaam en dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is.

Het Center heeft de eis op naleving van de in de Regeling vervatte formele vereisten geverifieerd en heeft ontvangst van de verschuldigde gelden bevestigd. Het Scheidsgerecht gaat met deze bevindingen akkoord.

In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center op 17 februari 2006 Verweerder formeel van het indienen van de eis op de hoogte gesteld onder toezending van een afschrift van de eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 17 februari 2006 aanhangig gemaakt.

In overeenstemming met artikel 9.1 van de Regeling heeft Verweerder tijdig een verweerschrift ingediend. Het Center heeft op 13 maart 2006 de ontvangst van het verweerschrift aan Verweerder bevestigd.

Met inachtneming van het verzoek van Eiseres in overeenstemming met artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van één arbiter heeft het Center met inachtneming van de wensen van partijen op 24 maart 2006 Alfred Meijboom, wonende te Amsterdam, als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het Scheidsgerecht is van mening dat het correct is aangesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling ingediend.

Omdat Eiseres haar eis in het Nederlands heeft ingediend en Verweerder in Nederland is gevestigd, is de procestaal onder toepassing van artikel 17.2 van de Regeling Nederlands.

4. Feitelijke Achtergrond

Merkrechten

Eiseres is houdster van verschillende Benelux- en Gemeenschapswoord- en beeldmerken BMW, waaronder het Beneluxmerk met registratienummer 27206 dat op 23 april 1971 voor waren in klasse 7 en 12, waaronder auto’s, is gedeponeerd. Het Gemeenschapsmerk BMW met nummer 91825 is op 1 april 1996 gedeponeerd en op 25 februari 2000 geregistreerd voor waren en diensten in alle klassen van 1 tot en met 42 (met uitzondering van waren in klassen 19 en 31) voor ondermeer auto’s (het BMW merk). Daarnaast is Eiseres houdster van het Gemeenschapswoordmerk X5 met nummer 977256 dat op 3 november 1998 is gedeponeerd en op 27 oktober 2000 geregistreerd voor waren in klassen 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28 en 34 voor ondermeer auto’s (het X5 merk).

Domeinnaam

De Domeinnaam is door Verweerder op 2 november 2003 geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres is producent van luxe personenauto’s en motoren, waaronder een personenauto met vierwielaandrijving onder het merk X5.

Gedaagde heeft een garagebedrijf en biedt allerhande terreinwagens en 4x4 auto’s te koop aan middels een website onder de domeinnaam <4wdcars.nl> en onder de Domeinnaam. De Domeinnaam linkt door naar de eerstgenoemde website onder de domeinnaam <4wdcars.nl>. Het merendeel van de aldaar te koop aangeboden auto’s zijn van het merk SUZUKI en het merk SSANG YONG. Op de websites biedt Verweerder geen auto’s van het merk BMW aan.

Eiseres is houdster van de BMW merken en het X5 merk. Verweerder maakt gebruik van de Domeinnaam in het economisch verkeer doordat hij haar gebruikt in het kader van zijn handelsactiviteiten. Doordat de Domeinnaam bestaat uit een combinatie van de BMW merken en het X5 merk stemt zij overeen met de merken van Eiseres. Omdat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om personenvoertuigen met vierwielaandrijving te koop aan te bieden gebruikt hij de Domeinnaam bovendien voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de BMW merken en het X5 merk zijn gedeponeerd. Eiseres heeft Verweerder geen toestemming voor gebruik van haar merken in de Domeinnaam gegeven.

Het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder schept verwarringsgevaar omdat hij daardoor onterecht de indruk van het bestaan van een (economische) relatie met Eiseres schept en onterecht de indruk wekt dat Eiseres toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de BMW merken en/of het X5 merk van Eiseres. Er is derhalve sprake van inbreuk op artikelen 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening en 13.A.1.b Benelux Merkenwet.

Daarnaast is het BMW merk een bekend merk vanwege het grootschalige en intensieve gebruik dat daarvan gemaakt is. Doordat Verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, danwel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het BMW merk en/of het X5 merk, almede profiteert van de naamsbekendheid van genoemde merken, maakt Verweerder inbreuk op artikelen 9 lid 1 sub c Gemeenschapsmerkenverordening en 13.A.1.c Benelux Merkenwet. Dit wordt nog eens onderstreept doordat de bezoeker van de website onder de Domeinnaam meer informatie over de producten van Verweerder kan krijgen door te klikken op een balk. Als dat gebeurt wordt de bezoeker doorgeleid naar de website <4wdcars.nl> van Verweerder waarop diverse occasion personenvoertuigen met vierwielaandrijving worden aangeboden die geen van alle van het merk BMW zijn. Zodoende lokt Verweerder met behulp van de Domeinnaam bezoekers die op zoek zijn naar auto’s van de merken van Eiseres naar zijn andere website.

Eiseres heeft Verweerder verschillende keren verzocht de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen, maar daaraan heeft Verweerder geen gehoor gegeven. Verweerder meent dat hij daartoe niet verplicht is omdat hij een geldige reden voor gebruik van de Domeinnaam heeft. Echter, zelfs als Verweerder BMW X5 auto’s zou verkopen heeft hij nog geen geldige reden omdat hij ook auto’s van andere merken verkoopt via websites onder (nog) twee andere domeinnamen, zodat er geen noodzaak is om de Domeinnaam te gebruiken.

Eiseres verzoekt het Scheidsgerecht te bepalen dat:

- de Domeinnaam wordt opgeheven;

- Verweerder wordt verboden domeinnamen te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken BMW en/of X5 van Eiseres op straffe van een dwangsom van EUR 1.000 voor iedere dag dat een overtreding van dit verbod plaatsvindt danwel voortduurt;

- Verweerder wordt veroordeeld in de kosten van de arbitrage en (een deel van) de kosten van juridische bijstand van Eiseres die op het moment van het indienen van de eis EUR 5.528,65; en

- het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

B. Verweerder

Verweerder koopt en verkoopt 4x4 terreinwagens, waaronder BMW X5’s. Met het oog op de koop en verkoop van BMW X5’s heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. Het is voor bezoekers van de website onder de Domeinnaam volstrekt helder dat Verweerder deze auto’s koopt en verkoopt, zonder dat bij hen de indruk kan ontstaan dat Verweerder een commerciële en/of organisatorische band heeft met Eiseres.

Nu Verweerder – zoals Eiseres weet – uit coulanceoverwegingen bereid is om zijn medewerking te verlenen aan overdracht van de Domeinnaam aan Eiseres en bovendien kenbaar heeft gemaakt geen domeinnamen te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de BMW merken en/of het X5 merk, dient Eiseres niet ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering.

Het enkele gebruik van de woorden BMW en/of X5 is onvoldoende om bij bezoekers van de website onder de Domeinnaam de indruk te doen ontstaan dat er een relatie bestaat tussen de onderneming van Verweerder en Eiseres. Verweerder verwijst op zijn website op geen enkele wijze naar de organisatie van Eiseres en geeft op zijn website alleen aan dat hij 4x4 terreinauto’s verkoopt, waarbij hij niet de mogelijkheid uitsluit dat hij ook BMW X5 occasions te koop aanbiedt. Ook betwist Verweerder dat zijn website de indruk wekt dat Eiseres toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de BMW merken en/of X5 merk voor de Domeinnaam. Er is derhalve geen sprake van inbreuk door Verweerder op artikelen 9 lid 1 sub b Gemeenschapsmerkenverordening en 13.A.1.b Benelux Merkenwet.

Het enkele gebruik van de woorden BMW en X5 is voorts onvoldoende om aan te nemen dat Verweerder ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van bedoelde merken in de Domeinnaam. Ook doet hij geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de BMW merken en het X5 merk. Verweerder heeft een geldige reden voor het gebruik van deze merken omdat Verweerder ondermeer BMW X5’s via de aan de Domeinnaam gekoppelde website koopt en verkoopt, Verweerder in het algemeen 4x4 terreinwagens koopt en verkoopt, en de BMW X5 van Eiseres als een 4x4 terreinwagen dient te worden aangemerkt. Er is derhalve voldoende reden en noodzaak om de Domeinnaam te registeren. Verweerder heeft de Domeinnaam niet te kwader trouw gedeponeerd om bezoekers naar zijn website te lokken.

Tenslotte betwist Verweerder dat het doorlinken van de Domeinnaam naar zijn website <www.4wdcars.nl> inbreuk kan maken op de BMW merken en/of het X5 merk omdat in genoemde website deze merken immers niet voorkomen. Door het enkel doorlinken naar voornoemde website kan derhalve bij bezoekers niet de indruk ontstaan dat er een economische en/of organisatorische band bestaat tussen Eiseres en Verweerder.

Het Scheidsgerecht begrijpt uit de stellingen van Verweerder dat hij het Scheidsgerecht verzoekt om Eiseres niet ontvankelijk te verklaren in haar vordering, althans de vordering af te wijzen. Verweerder verzoekt het Scheidsgerecht tevens te bepalen dat Eiseres veroordeeld wordt in de kosten van de procedure, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand die op het moment van het indienen van het verweerschrift ongeveer EUR 2.500 bedroegen.

6. Oordeel en Bevindingen

Toepasselijke Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 2 november 2003. Op grond van artikel 21 van de Regeling die ten tijde van de registratie van kracht was, heeft Verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam, de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. Het instellen van de eis door Eiseres houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tussen partijen in. Het Scheidsgerecht heeft tevens de op deelnemers van .nl domeinnamen rustende verplichting om alle .nl registraties te onderwerpen aan de Regeling in ogenschouw genomen.

Gebaseerd op het voorgaande, alsmede op de aan de eis ten grondslag liggende Gemeenschaps- en Beneluxmerken, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om onderhavig geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan de partijen ter vrije bepaling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Plaats van arbitrage

In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht.

Beoordeling

Eiseres baseert haar eis op artikel 9 lid 1 sub b en sub c Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 13.A.1 sub b en c Benelux Merkenwet.

Als meest verstrekkend verweer heeft Verweerder aangevoerd dat Eiseres niet ontvankelijk dient te worden verklaard omdat Verweerder uit coulance bereid is om zijn medewerking te verlenen aan overdracht van de Domeinnaam aan Eiseres en bovendien kenbaar heeft gemaakt geen domeinnamen te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de BMW merken en/of het X5 merk. Dit verweer slaagt niet omdat er blijkbaar geen overeenstemming over het vrijwillig door Verweerder voldoen aan de sommatie van Eiseres ten tijde van het instellen van de Eis was bereikt, en Eiseres belang heeft bij een uitspraak in deze arbitrage omdat – naast de aanvankelijk gevraagde overdracht van de Domeinnaam aan Eiseres (en de thans gevorderde opheffing van de Domeinnaam) en het gevorderde verbod om domeinnamen te registeren die overeenstemmen met de BMW merken en het X5 merk – zij ook een kostenveroordeling heeft gevorderd en een dwangsom op overtreding van het genoemde verbod. Bovendien heeft Eiseres een rechtens te respecteren belang op een arbitraal vonnis waarbij wordt vastgesteld of er in casu van merkinbreuk sprake is, nu Verweerder betwist dat het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op de BMW merken en/of het X5 merk.

De door Eiseres ingeroepen rechtsgronden zijn artikel 9 lid 1 sub b en sub c Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 13.A.1 sub b en c Benelux Merkenwet, die het Scheidsgerecht hierna zal bespreken.

Allereerst stelt het Scheidsgerecht vast dat Eiseres heeft aangevoerd dat de BMW merken bekend zijn zoals bedoeld in de artikelen 9 lid 1 sub c Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 13.A.1 sub c Benelux Merkenwet en dat dat (terecht) niet door Verweerder is betwist, zodat vaststaat dat de BMW merken bekend zijn en een groot onderscheidend vermogen hebben voor (in ieder geval) auto’s. Ten aanzien van het X5 merk heeft Eiseres niet expliciet (maar wel impliciet) aangevoerd dat het om een bekend merk gaat, en Verweerder heeft zich daarover in het geheel niet uitgelaten. Hoe dit ook zij, het Scheidsgerecht is van mening dat het X5 merk een merkfunctie vervult en voldoende onderscheidend vermogen heeft om een merk te zijn (zo ook Hof Arnhem 12 april 2005, LJN: AT4490).

Voorts stelt het Scheidsgerecht vast dat de Domeinnaam in het economisch verkeer wordt gebruikt, omdat de Domeinnaam door Verweerder in het kader van zijn garagebedrijf wordt gebruikt voor een website om tweedehands auto’s te koop aan te bieden.

Ook stemmen de Domeinnaam enerzijds en de BMW merken en het X5 merk anderzijds overeen, omdat het relevante deel van de Domeinnaam exclusief is samengesteld uit deze merken. Volgens vaste rechtspraak speelt het top level domain <.nl> bij de beoordeling daarvan geen rol.

Bovendien verschillen partijen terecht niet van mening over de vraag of de Domeinnaam voor het aanbieden van auto’s – meer in het bijzonder van vierwiel aangedreven personenauto’s – wordt gebruikt. Deze dienst is soortgelijk aan de waren en diensten waarvoor de BMW merken en het X5 merk zijn gedeponeerd.

De vraag dient vervolgens beantwoord te worden of de Domeinnaam inbreuk maakt op artikelen 9 lid 1 sub b Gemeenschapsmerkenverordening en 13.A.1.b Benelux Merkenwet. Daarvoor is nodig dat ingeroepen merken van Eiseres en de Domeinnaam overeenstemmen, dat zij voor soortgelijke diensten worden gebruikt en dat er sprake is van verwarringsgevaar zoals bedoeld in ondermeer HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (Puma/Sabel) en HvJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 (Lloyds/Loints). Hiervoor is al bepaald dat er sprake is van de benodigde overeenstemming en soortgelijkheid zodat alleen nog besproken moet worden of er sprake is van verwarringsgevaar.

Partijen verschillen van mening over de vraag of het publiek kan denken dat er sprake is van het bestaan van enige economische band tussen Verweerder en Eiseres door het gebruik door Verweerder van de Domeinnaam. Onder verwijzing naar het tussenvonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda van 25 september 2002 (LJN: AO3531 (Ford/Axit)) meent Verweerder dat het enkele gegeven dat de Domeinnaam de merken van Eiseres bevat daarvoor onvoldoende is.

Verweerder gaat er daarbij aan voorbij dat in het door hem aangehaalde tussenvonnis – anders dan in casu – sprake was van domeinnamen die bestonden uit de combinatie van het automerk FORD en het woord “occcasion” of “occassions” èn een situatie dat de litigieuze domeinnamen bedoeld waren voor wederverkopers van tweedehands FORD auto’s (zie het eindvonnis van 31 oktober 2002 (LJN: AO3533)). Het Scheidsgerecht onderschrijft het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in r .o. 3.4 van het tussenvonnis dat voorop dient te worden gesteld “dat het in beginsel is toegestaan dat een derde zonder toestemming van de merkhouder een merk gebruikt om aan het publiek aan te kondigen dat hij door de merkhouder in het verkeer gebrachte motorvoertuigen verhandelt, mits de toestand van de voertuigen niet is gewijzigd en het merk niet onder zodanige omstandigheden wordt gebruikt dat aan de reputatie van het merk afbreuk wordt gedaan of aan de merkhouder schade wordt toegebracht. Van het laatste is sprake indien de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, met name dat de wederverkoper behoort tot het distributienetwerk van de merkhouder of dat een bijzondere relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat”. Dit volgt direct uit HvJEG 23 februari 1999, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik).

Verweerder is geen officiële wederverkoper van Eiseres, en uit de door Eiseres en Verweerder overgelegde afdrukken van de website onder de Domeinnaam blijkt dat daarop verschillende typen terreinwagens van verschillende merken worden aangeboden. Doordat de Domeinnaam echter exclusief bestaat uit de combinatie van de BMW merken en het X5 merk wordt de indruk gewekt dat er achter de website onder de Domeinnaam (tenminste) een verkoper van bedoeld type auto van Eiseres schuil gaat. Nu dat niet het geval is, is er sprake van dat Verweerder ten onrechte de indruk kan wekken dat een commerciële band bestaat tussen hem en Eiseres, zodat er sprake van verwarringsgevaar is en inbreuk op artikelen 9 lid 1 sub b Gemeenschapsmerkenverordening en 13.A.1.b Benelux Merkenwet.

De overige gronden behoeven derhalve geen bespreking.

Omdat artikel 3 van de Regeling bepaalt dat als vordering kan worden ingesteld “een verbod tot het registreren van vergelijkbare Domeinnamen in de toekomst, opgelegd aan de domeinnaamhouder, al dan niet versterkt met een dwangsom”, en Eiseres gevraagd heeft om een verbod op registratie van domeinnamen vergelijkbaar met de BMW merken en het X5 merk, is de vordering van Eiseres te ruim geformuleerd. De Regeling laat wel de mogelijkheid om Verweerder een verbod op te leggen om in de toekomst domeinnamen te registeren die op inbreukmakende wijze overeenstemmen met de merken waarop Eiseres zich in deze arbitrage beroept. De toewijzing van de vordering zal dienovereenkomstig worden beperkt zoals hierna bepaald.

Voorts zal Verweerder, omdat hij overwegend in het ongelijk gesteld wordt, op voet van artikel 28.8 van het Reglement in de kosten van deze arbitrage veroordeeld worden. De gevorderde veroordeling in de kosten voor juridische bijstand komt het Scheidsgerecht – bij gebreke van bewijsstukken – als tamelijk hoog voor en zal als hierna bepaald worden gematigd.

7. Beslissing

Met referentie aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande beslist het Scheidsgerecht als volgt:

1. de domeinnaam <bmw-x5.nl> wordt opgeheven;

2. Alex Arnoldus Adrianus Hendrikus Brusselers, handelend onder de naam Autobedrijf Brusselers, wordt met onmiddellijke ingang nadat dit vonnis kracht van gewijsde krijgt verboden om domeinnamen die op inbreukmakende wijze overeenstemmen met een in de Benelux geldig merk BMW en/of X5 van Bayerische Motorwerke Aktiengesellschaft, te registreren op straffe van een dwangsom van EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 100.000;

3. Alex Arnoldus Adrianus Hendrikus Brusselers, handelend onder de naam Autobedrijf Brusselers, wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage ten bedrage van EUR 2.250, alsmede in een deel van de kosten van juridische bijstand van Bayerische Motorwerke Aktiengesellschaft ten bedrage van EUR 3.500;

4. het Scheidsgerecht wijst het meer of anders gevorderde af.

Alfred P. Meijboom
Arbiter

Datum: 4 april 2006

¹ Het Center wordt in de Regeling “het Instituut” genoemd.