WIPO Arbitration and Mediation Center

ARBITRAAL VONNIS

Align Technology, Inc. v. Ortech Dental B.V.

Zaaknr. WIPO2007NL17

In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:

Align Technology, Inc.
Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika

(eiseres)

en

Ortech Dental B.V.
Rotterdam, Nederland

(verweerder)

Scheidsgerecht:

Mr. P.L. Reeskamp

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is de vennootschap naar vreemd recht Align Technology, Inc., Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Knijff & Partners.

Verweerder in deze procedure is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ortech Dental B.V., Rotterdam, Nederland.

Eiseres zal hierna aangeduid worden als AT, en verweerder als Ortech.

Ortech heeft geen verweer gevoerd.

2. Domeinnaam en Deelnemer

De Domeinnaam in het geschil is <invisalign.nl>, die door Ortech via Internationale Domeinnaamregistratie Nederland te Leiden is geregistreerd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is op 12 oktober 2007 per e-mail en op 17 oktober 2007 per post, bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Center”) ingediend.

Per e-mail van 17 oktober 2007 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek aan het Center bevestigd dat Ortech de huidige houdster van de Domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat zij de status quo van de Domeinnaam op 12 oktober 2007 heeft bevroren, welke status in overeenstemming met artikel 8 Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de onderhavige arbitrageprocedure.

Het Center heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (de Regeling) en heeft de ontvangst van de verschuldigde gelden bevestigd. Het Scheidsgerecht gaat met deze bevindingen akkoord.

Overeenkomstig artikel 7.1 Regeling heeft het Center per e-mail van 22 oktober 2007 Ortech formeel van het indienen van de Eis op de hoogte gesteld, onder toezending van een afschrift van de Eis. De Eis is op 22 oktober 2007 aan Ortech tevens per fax en per post gestuurd. De arbitrage is daarmee op 22 oktober 2007 aanhangig gemaakt.

Het verweerschrift diende uiterlijk op 11 november 2007 te zijn ingediend. Ortech heeft geen verweerschrift ingediend. Wel heeft Ortech het Center per e-mail van 15 november 2007 zijn arbitersvoorkeur laten weten.

Met inachtneming van het verzoek van AT overeenkomstig artikel 6.3 Regeling tot benoeming van één arbiter heeft het Center op 14 november 2006, overeenkomstig artikel 10.1 Regeling, aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.

Met inachtneming van de wensen van partijen heeft het Center op 23 november 2007 Paulus Luitzen Reeskamp als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het Scheidsgerecht is van mening dat het correct is aangesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot benoeming arbiter tevens verklaring van onpartijdigheid en onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 Regeling ondertekend en aan het Center doen toekomen.

Aangezien AT haar eis in het Nederlands heeft ingediend en Ortech in Nederland is gevestigd, is de procestaal met toepassing van artikel 17.2 Regeling het Nederlands.

4. Feitelijke Achtergrond

Voor zover relevant voor de beoordeling van dit geschil is AT houdster van twee Gemeenschapsmerken:

a. voor het woordmerk INVISALIGN voor tandheelkundige apparatuur en orthodontische producten (klasse 10) gedeponeerd op 7 januari 2000 en geregistreerd op 14 februari 2001 onder registratienummer 1452879;

b. eveneens voor het woordmerk INVISALIGN voor onder andere het geven van trainingen in het gebruik van orthodontische producten (klasse 41) en het verlenen van orthodontische en tandheelkundige diensten (klasse 44), gedeponeerd op 14 februari 2005 en geregistreerd op 17 mei 2006 onder registratienummer 4286639.

Voorts beroept AT zich op een internationale inschrijving van het woordmerk INVISALIGN voor – kort gezegd – software voor toepassing in de tandheelkundige en orthodontische praktijk (klasse 9), geregistreerd op 11 november 2005, onder meer gedesigneerd voor de Europese Unie, onder registratienummer 893924.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is Ortech sinds 1993 actief in het uitoefenen en bevorderen van de uitoefening van de orthodontiepraktijk. Op 29 december 2001 heeft Ortech de domeinnaam <invisalign.nl> doen registreren.

Blijkens de Eis werd degene die de domeinnaam <invisalign.nl> invoerde omgeleid naar de domeinnaam <sluiter.nl>, eveneens geregistreerd op naam van Ortech, welke domeinnaam toegang verschafte tot de website van de orthodontiepraktijk van de heer R.M. Sluiter eveneens bestuurder van Ortech.

Voorafgaand aan deze procedure heeft de merkenagent van AT een sommatiebrief aan Ortech gestuurd. Hierop heeft Ortech – volgens AT – telefonisch contact gezocht met de merkenagent van AT, waarbij Ortech aangaf een bod van AT te verwachten. Nadat AT schriftelijk een bod van € 1.000,-- heeft laten doen voor – zo begrijpt het Scheidsgerecht – overdracht van de Domeinnaam, heeft Ortech niet meer van zich laten horen.

5. Stellingen van Partijen

AT meent dat Ortech door het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op haar merkrecht ten aanzien van het woordmerk INVISALIGN, aangezien:

a. er verwarring kan ontstaan – zo begrijpt het Scheidsgerecht – met de door AT onder het merk INVISALIGN aangeboden tandheelkundige en orthodontische producten en diensten;

b. er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk INVISALIGN, nu immers Ortech de aandacht op zichzelf vestigt;

c. daardoor, in combinatie met het beschrijvend gebruik van “invisalign” voor “een bijna onzichtbare manier om tanden recht te zetten” op de website van Sluiter voornoemd, de verwording van het merk INVISALIGN tot soortnaam dreigt.

AT verzoekt het Scheidsgerecht te bepalen dat:

1. AT houder zal worden van de domeinnaam <invisalign.nl> in plaats van Ortech en dat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder;

2. Ortech verboden wordt domeinnamen vergelijkbaar met de betreffende domeinnaam <invisalign.nl> of enig ander merk van AT te registreren, al dan niet versterkt met een dwangsom van € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt;

4. ¹ Ortech in de proceskosten zal worden veroordeeld, te weten € 2.250,-- (het verschuldigde recht voor indiening van de Eis) en de kosten van juridische bijstand die op het moment van indienen van deze Eis € 2.025,-- bedroegen;

5. het vonnis, in overeenstemming met artikel 23.5 Regeling, uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

Ortech heeft, als gezegd, geen verweer gevoerd.

6. Oordeel en Bevindingen

Toepasselijkheid Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht

Ortech heeft de Domeinnaam geregistreerd op 29 december 2001. Vanwege het feit dat de Domeinnaam op 24 april 2006 is verhuisd van Deelnemer, wordt Ortech ingevolge artikel 21 lid 2 Regeling geacht zich te hebben onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam, de Domeinnaam inbreuk maakt op een in de Benelux geldend merkrecht of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft bevestigd dat voor de Domeinnaam de arbitrageprocedure van toepassing is. Het instellen van de Eis door AT houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tussen partijen in.

Gebaseerd op het voorgaande, alsmede op hetgeen aan de Eis ten grondslag ligt, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 Regeling bevoegd is om het onderhavige geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan partijen ter vrije bepaling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Plaats van arbitrage

In overeenstemming met artikel 17.4 Regeling is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 Regeling beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht.

Beoordeling

Nu Ortech geen verweer heeft gevoerd, zal het Scheidsgerecht de vorderingen van AT toewijzen, tenzij deze hem ongegrond of onrechtmatig voorkomen.

AT heeft haar vorderingen gebaseerd op verschillende bepalingen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). AT gaat er evenwel aan voorbij dat haar vorderingen niet op Benelux-merken maar op Gemeenschapsmerken zijn gebaseerd, zodat niet het BVIE van toepassing is maar Verordening (EG) nr. 40/94 (“Merkenverordening” hierna ook wel “MV”). Het Scheidsgerecht zal de rechtsgronden van AT ambtshalve verbeteren en voor de door AT genoemde bepalingen van het BVIE de daarmee corresponderende bepalingen uit de MV als rechtsgrondslag van AT's vorderingen beschouwen.

Blijkens de niet weersproken stellingen van AT, heeft Ortech de domeinnaam onder meer gebruikt ter aanduiding van een door Sluiter voornoemd aangeboden dienst op het gebied van gebitsregulatie.

Aldus heeft Ortech gebruik gemaakt van een aan het woordmerk INVISALIGN identiek teken voor diensten gelijk aan die waarvoor AT’s woordmerk is ingeschreven, te weten de tandheelkundige en orthodontische diensten in klasse 44.

AT kan zich hiertegen op grond van artikel 9 lid 1 sub a MV verzetten.

Oordeel

Nu AT’s vorderingen noch ongegrond noch onrechtmatig zijn en het Scheidsgerecht van mening is dat Ortech door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maakt op AT’s merkrechten ten aanzien van het woordmerk INVISALIGN, zal de vordering sub 1 worden toegewezen.

Vordering sub 2 is te ruim gesteld voorzover AT vordert dat het Ortech wordt verboden een domeinnaam “vergelijkbaar (…) met enig ander merk” van AT te registreren. De toewijzing van vordering sub 2 wordt daarom beperkt tot domeinnamen die met het merk INVISALIGN overeenstemmen.

Ortech zal voorts op de voet van artikel 28.8 Regeling veroordeeld worden in de proceskosten van deze procedure en de kosten van juridische bijstand van AT. Daarbij neemt het Scheidsgerecht in aanmerking dat AT getracht heeft deze zaak eerst minnelijk te regelen en dat de kosten terzake van juridische bijstand van AT redelijk zijn. Het Scheidsgerecht ziet geen aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen, maar wel om deze te maximeren.

7. Beslissing

Onder verwijzing naar artikel 3 Regeling en het bovenstaande beslist het Scheidsgerecht als volgt:

1. AT zal houdster worden van de domeinnaam <invisalign.nl>. Dit vonnis treedt in de plaats van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging domeinnaamhouder;

2. Ortech wordt met onmiddellijke ingang nadat dit vonnis kracht van gewijsde krijgt, verboden om domeinnamen die op inbreukmakende wijze overeenstemmen met de domeinnaam dan wel met een in de Benelux geldig merk INVISALIGN van AT, te registreren op straffe van een dwangsom € 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,--;

3. Ortech wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage ten bedrage van € 2.250,--, alsmede in de kosten van de juridische bijstand van AT ten bedrage van

€ 2.025,--;

4. dit vonnis is op de voet van artikel 23.5 Regeling uitvoerbaar bij voorraad.

Paul L. Reeskamp
Arbiter

Amsterdam

Datum: 7 december 2007

¹ Een vordering genummerd 3 ontbreekt.