WIPO Arbitration and Mediation Center
ARBITRAAL VONNIS
Betafence Holding N.V. en Betafence N.V. v. S. Wichers
Zaaknr. WIPO2007NL4
In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:
Betafence Holding N.V. en Betafence N.V.
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
België
(Eiseressen)
en
S. Wichers
Havenkade 50
9514 BV Gasselternijveen
Nederland
(Verweerder)
Scheidsgerecht:
Mr. T.F.W. Overdijk
Amsterdam
Dit arbitraal vonnis wordt door mij gewezen als arbiter in een geschil onder toepassing van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (“de Regeling”) tussen Betafence Holding N.V. en Betafence N.V. enerzijds (Eiseressen) en S. Wichers (Verweerder) anderzijds met betrekking tot de domeinnamen <betafence.nl> en <bekafor.nl> (“de domeinnamen”).
1. Partijen
Eiseressen in deze arbitrage zijn Betafence Holding N.V. en Betafence N.V., beiden gevestigd te Zwevegem, België en vertegenwoordigd door mr. Bart R. Goossens en mr. Geert Philipsen, beiden advocaat aan de balie van Antwerpen (kantoor Goossens Sebreghts Jacqmain Advocaten).
Verweerder in deze arbitrage is S. Wichers te Gasselternijveen, Nederland.
De Verweerder heeft geen verweer gevoerd.
2. Domeinnaam en Deelnemer
De domeinnamen in geschil zijn <betafence.nl> en <bekafor.nl>. Deze domeinnamen zijn geregistreerd via TotallyHosted V.O.F. te Almere, Nederland. TotallyHosted V.O.F. is Deelnemer van de SIDN. Door tussenkomst van de Deelnemer zijn voor beide domeinnamen registratiecontracten tot stand gekomen tussen Verweerder en SIDN.
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is op 23 april 2007 per e-mail, respectievelijk op 1 mei 2007 per post bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Center) ingediend. Het Center heeft op 24 april 2007 per e-mail een ontvangstbevestiging aan Eiseressen gestuurd. Een specificatie van de Eis die door Eiseressen is ingediend, is door het Center op 16 mei 2007 per e-mail ontvangen, respectievelijk op 29 mei 2007 per post.
Op 24 april 2007 heeft het Center bij SIDN een verzoek ingediend tot verificatie in het register van de door Eiseressen overgelegde gegevens betreffende de domeinnamen.
In antwoord op het verificatieverzoek heeft SIDN op 26 april 2007 per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder is van de domeinnamen en heeft het de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de domeinnamen van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat het de status quo van de domeinnamen heeft bevroren en dat deze status in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.
Overeenkomstig artikel 7 van de Regeling heeft het Center op 29 mei 2007 gecontroleerd of de Eis voldoet aan de voorwaarden als gesteld in (artikel 6 van) de Regeling en heeft zij vervolgens de ontvangst van het door Eiseressen verschuldigde bedrag bevestigd. Het Scheidsgerecht verenigt zich met deze bevindingen van het Center.
In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Center op 30 mei 2007 Verweerder formeel van het indienen van de Eis in kennis gesteld, onder toezending van een afschrift van de Eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 30 mei 2007 aanhangig gemaakt.
Het Center heeft Verweerder op 9 juli 2007 in kennis gesteld van het feit dat Verweerder nagelaten heeft binnen de in de ‘Melding van Eis en Aanhangig maken van Arbitrage’ gestelde termijn een Verweerschrift in te dienen. Met inachtneming van het verzoek van Eiseressen overeenkomstig artikel 6.3 van de Regeling tot benoeming van een arbiter heeft het Center daarbij overeenkomstig artikel 10.1 van de Regeling aan partijen een lijst met de namen van drie potentiële arbiters toegezonden.
Het Center heeft vervolgens op 25 juli 2007 Mr. Tjeerd F.W. Overdijk, kantoorhoudende te Amsterdam, als enig arbiter in dit geschil aangesteld.
Het Scheidsgerecht is correct samengesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling overgelegd.
4. Feitelijke Achtergrond
Betafence N.V. is een internationaal actieve onderneming op het gebied van afrasteringen en is houdster van de Benelux inschrijving voor het woordmerk BEKAFOR, gedeponeerd op 26 november 1991 en ingeschreven onder het nummer 504169 voor waren uit klasse 6.
Betafence Holding N.V. is de holdingmaatschappij van Betafence N.V. en is houdster van een tweetal Benelux inschrijvingen voor het woordmerk BETAFENCE, te weten de inschrijvingen met nummers 765463 (voor waren uit klassen 6, 19, 20 en 37) en 775224 (voor waren uit klassen 6, 19 en 37), waarvoor de depots respectievelijk op 23 december 2004 en 20 mei 2005 werden verricht. Betafence Holding N.V. is daarnaast ook houdster van een Gemeenschapswoordmerk BETAFENCE met inschrijvings-nummer 4217601 (voor waren uit klassen 6, 19, 20 en 37). Dit merk werd op 27 december 2004 gedeponeerd.
Verweerder heeft op 13 april 2005 de domeinnaam <betafence.nl> geregistreerd en op 30 januari 2006 de domeinnaam <bekafor.nl>.
Zoals ook uit een door Eiseressen in het geding gebrachte productie blijkt, komt men na invoering in een internetbrowser van het domein <betafence.nl>, terecht op de website van Firma G.H. Wichers. Deze eenmanszaak profileert zichzelf op deze website als Betafence dealer en biedt via deze site diverse producten aan op het gebied van afrastering.
Uit eigen onderzoek van het Scheidsgerecht in de laatste dagen van juli 2007 en de eerste dagen van augustus 2007 blijkt dat het domein <bekafor.nl> wordt doorgeleid naar een Fedora Core Test Page, een testpagina voor het functioneren van een Apache http Server. Dit domein wordt dus door Verweerder kennelijk niet gebruikt of gekoppeld aan de website van Firma G.H. Wichers.
De woonplaats van Verweerder is hetzelfde adres als het adres waar Firma G.H. Wichers gevestigd is.
5. Stellingen van Partijen
A. Eiseres
Eiseressen hebben gemotiveerd – en met onderbouwing door diverse in het geding gebrachte producties – aangegeven waarom Verweerder volgens hen met de registratie en het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op hun merken en daarmee handelt in strijd met artikelen 2.20 lid 1 sub a en d van het Beneluxverdrag inzake de IntellectueleEigendom (BVIE).
Ter onderbouwing van hun beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE stellen Eiseressen dat de in de domeinnamen gebruikte tekens BETAFENCE en BEKAFOR identiek zijn aan de merken van Eiseressen en daarnaast dat het om dezelfde producten gaat, aangezien sprake is van het ter verkoop aanbieden door Verweerder van onder meer producten afkomstig van Eiseressen. Eiseressen stellen dat Firma G.H. Wichers geen exclusieve rechten tot distributie heeft, noch rechtstreeks producten van hen afneemt, maar wel indirect, namelijk via een Nederlandse distributeur van Eiseressen.
Eiseressen hebben verder aangevoerd dat Verweerder, door de betrokken domeinnamen te registreren en te gebruiken, onder meer poogt om op ongerechtvaardigde wijze een zo omvangrijk mogelijk aantal klanten naar zijn eigen website te lokken, waarmee Verweerder inbreuk maakt op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Volgens Eiseressen dient het gebruik van een merk als domeinnaam te worden beschouwd als een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren. Voor bedoeld gebruik van hun merken door Verweerder bestaat volgens Eiseressen geen geldige reden.
Eiseressen stellen voorts dat Verweerder met de registratie en het gebruik van de domeinnaam <betafence.nl> inbreuk maakt op hun handelsnaamrechten.
Mede op de hiervoor beschreven gronden en gelet op de door Eiseressen ingediende specificatie van de Eis, vorderen Eiseressen dat het Scheidsgerecht zal bepalen dat:
- Betafence Holding N.V. houdster zal worden van de domeinnamen <bekafor.nl> en <betafence.nl> in plaats van de Verweerder en dat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging domeinnaamhouder;
- Minstens, de betreffende domeinnamen <betafence.nl> en <bekafor.nl> worden opgeheven;
- De Verweerder verboden wordt domeinnamen vergelijkbaar met de betreffende domeinnamen <betafence.nl> en <bekafor.nl> te registreren, al dan niet versterkt met een dwangsom van EUR 5.000,- per inbreuk en per dag dat de inbreuk aanhoudt;
- De Verweerder in de proceskosten zal worden veroordeeld, inclusief kosten van juridische
bijstand die op het moment van indienen van deze Eis ongeveer
EUR 5.000,- bedroegen;
- Het vonnis, in overeenstemming met artikel 23.5 van de Regeling, uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.
B. Verweerder
De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.
6. Oordeel en Bevindingen
Toepasselijkheid van de Regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht
Verweerder heeft op 13 april 2005 de domeinnaam <betafence.nl> geregistreerd en op 30 januari 2006 de domeinnaam <bekafor.nl>. Op grond van artikel 21.2 van het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen (“Reglement voor Registratie”), dat ten tijde van deze registraties van kracht was, heeft Verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de domeinnamen de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) en/of een recht op een Nederlandse handelsnaam. De SIDN heeft aan het Center bevestigd dat de Regeling van toepassing is op de domeinnamen in het onderhavige geschil. Met instelling van de vorderingen door Eiseressen is tussen partijen een arbitrage-overeenkomst tot stand gekomen. Van deze arbitrageovereenkomst kan niet worden gezegd dat deze zal leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de partijen staan (artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Tussen partijen is derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen.
Gelet op het voorgaande en op de aan de Eis ten grondslag liggende merk- en handelsnaamrechten stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om het onderhavig geschil tussen Eiseressen en Verweerder te beslechten.
Toepasselijk recht, plaats van arbitrage, taal
Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht. In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland.
Wat betreft de procestaal wordt opgemerkt dat Eiseressen gevestigd zijn in België, terwijl Verweerder is gevestigd in Nederland. Nu Eiseressen zich hebben laten bijstaan door een tweetal Belgische advocaten die in het Nederlands gestelde stukken hebben ingediend, stelt het Scheidsgerecht vast dat de procestaal Nederlands is.
Beoordeling van het geschil
Geen Verweer
Aangezien Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, zal het Scheidsgerecht overeenkomstig artikel 9.4 van de Regeling het geschil op basis van de Eis beslechten en de vorderingen van Eiseressen toewijzen, tenzij deze het Scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomen.
Merkenrecht
Op grond van de Eis en de in het geding gebrachte stukken hebben Eiseressen genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbenden zijn op de onder randnummer 4 in dit vonnis vermelde merken. Eiseressen hebben daarbij aangegeven dat Betafence Holding N.V. houdster is van het Gemeenschapsmerk BETAFENCE. Eiseressen hebben echter geen expliciet beroep gedaan op enige bepaling uit de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient in dit geschil – voorzover het de grondslag merkinbreuk betreft – beoordeeld te worden of Verweerder door de registratie en/of het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op (een) Beneluxmerkrecht(en) waartoe Eiseressen gerechtigd is.
Bij vergelijking van de domeinnamen van Verweerder en de merken van Eiseressen dient de toevoeging ‘.nl’ aan de domeinnamen – als enkel verwijzend naar het internet – buiten beschouwing te worden gelaten (Vgl. Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, IER 1996, blz. 44, Ouders Online, alsmede Cisco-Linksys LLC v. Paintlife B.V., WIPO2004NL3 (<linksys.nl>)).
Eiseressen hebben aangetoond dat het identieke teken <betafence.nl> door Verweerder gebruikt wordt voor identieke waren als waarvoor het merk BETAFENCE wordt gebruikt, namelijk voor het ter verkoop aanbieden van afrasterings-producten op de via het domein <betafence.nl> toegankelijke website van Firma G.H. Wichers. Verweerder maakt met de registratie en het gebruik van het domein <betafence.nl> derhalve inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.
Op grond van het hiervoor overwogene is het Scheidsgerecht van oordeel dat de vordering voor zover gericht tegen het gebruik van het teken <betafence.nl> door Verweerder en voorzover gegrond op merkinbreuk, geenszins onrechtmatig of ongegrond voorkomt (cf. artikel 9.4 van de Regeling) zodat deze vordering zal worden toegewezen. In verband hiermee behoeven de overige grondslagen van de Eis, voor zover deze gericht zijn tegen het gebruik van het teken <betafence.nl>, in het bijzonder artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geen nadere bespreking.
Ten aanzien van de registratie en het gestelde gebruik van het teken <bekafor.nl> door Verweerder overweegt het Scheidsgerecht als volgt. Zoals in de Eis in algemene zin gesteld en nader verduidelijkt in de bij de Eis gevoegde sommatiebrief van 19 juli 2006 gebruikt Verweerder het domein <bekafor.nl> als link naar de website van de onderneming van Verweerder, althans heeft Verweerder dit gedaan in het verleden. Op deze website worden de BEKAFOR-producten van Eiseressen te koop aangeboden. Nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd, neemt het Scheidsgerecht deze feiten als vaststaand aan. Ook van de vordering met betrekking tot de domeinnaam <bekafor.nl>, voorzover deze gegrond is op merkinbreuk, moet derhalve worden gezegd dat deze geenszins onrechtmatig of ongegrond voorkomt (cf. artikel 9.4 van de Regeling). Verweerder maakt inbreuk op de merkrechten van Eiseressen (zowel inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, als inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Voorzover Verweerder de link naar de website van zijn eigen onderneming intussen buiten gebruik heeft gesteld, is in elk geval sprake van een dreigende inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en/of d BVIE.
Handelsnaamrecht
Gezien de beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag kan de vordering gebaseerd op het gestelde handelsnaamrecht buiten behandeling blijven.
De vorderingen
In verband met de overige door Eiseressen ingestelde vorderingen stelt het Scheidsgerecht voorop dat artikel 9.4 van de Regeling niet meebrengt dat het Scheidsgerecht verplicht is alle vorderingen, al dan niet volledig, toe te wijzen zoals deze door Eiseressen in de Eis zijn geformuleerd.
De vordering dat Betafence Holding N.V. in plaats van Verweerder houdster zal worden van de litigieuze domeinnamen wordt toegewezen. De gevorderde verklaring dat dit vonnis in plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier ‘Wijzinging Domeinnaamhouder’ (ex artikel 3:300 Burgerlijk Wetboek) is eveneens toewijsbaar.
De vordering van Eiseressen om Verweerder te verbieden domeinnamen “ vergelijkbaar met de domeinnamen <betafence.nl> en <bekafor.nl> te registreren op straffe van verbeurte van een dwangsom”, wordt door het Scheidsgerecht afgewezen, omdat deze onvoldoende bepaald is. Wel wordt het – in die vordering besloten – verbod toegewezen om domeinnamen te registreren die inbreukmakend overeenstemmen met de Benelux merken BEKAFOR en BETAFENCE van Eiseressen. Gelet op de preprocessuele houding van Verweerder is een versterking van dit verbod met een gevorderde dwangsom op zijn plaats, zij het dat deze zal worden gematigd en gemaximeerd.
Kosten
Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Verweerder op grond van artikel 28.8 van de Regeling worden veroordeeld in de kosten van deze arbitrage, waaronder het honorarium van de arbiter en de administratiekosten van het Center, alsmede de redelijkerwijs gemaakte en, wat het bedrag betreft, de redelijke kosten van rechtsbijstand van Eiseressen.
Bij het vaststellen van de hoogte van de redelijke kosten van rechtsbijstand van Eiseressen neemt het Scheidsgerecht in overweging dat in het onderhavige geval met de registratie van de domeinnaam <bekafor.nl> aangenomen kan worden dat sprake is van moedwillige merkinbreuk door Verweerder. Verder wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat Eiseressen door de preprocessuele houding van Verweerder genoodzaakt waren tot het instellen van de vorderingen en dat Eiseressen zich voldoende hebben ingespannen om Verweerder te bewegen tot een minnelijke overdracht van de domeinnamen.
Eiseressen hebben onweersproken gesteld dat hun proceskosten, inclusief kosten van juridische bijstand op het moment van indienen van de Eis ongeveer € 5.000,- bedroegen. Eiseressen hebben evenwel geen kopieën van ontvangen declaraties geproduceerd, noch enige specificatie overgelegd waaruit de door hen gemaakte kosten voor juridische bijstand nader blijken. Bovendien moet bij het opleggen van een kostenveroordeling worden rekening gehouden met de geringe complexiteit van de zaak. Op grond van één en ander zullen deze kosten worden gematigd als hierna vermeld.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Mede gelet op de door Eiseressen gestelde voortdurende schade als gevolg van de inbreuk zal de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad worden toegewezen.
7. Beslissing
Onder verwijzing naar artikel 3 van de Regeling en het hiervoor overwogene beslist het Scheidsgerecht als volgt:
(1) Betafence Holding N.V. zal houdster worden van de domeinnamen <betafence.nl> en <bekafor.nl> nadat Betafence Holding N.V. via een deelnemer bij SIDN een aanvraag tot wijziging domeinnaamhouder bij SIDN heeft ingediend zoals bepaald in het Reglement voor Registratie van SIDN;
(2) Op voet van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek kan deze uitspraak in de plaats treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging domeinnaamhouder, dat in dat geval geacht wordt te zijn voorzien van de benodigde toestemming door Verweerder;
(3) Verweerder wordt verboden domeinnamen te registreren die inbreukmakend overeenstemmen met de merken BEKAFOR en BETAFENCE van Eiseressen;
(4) Indien Verweerder met de naleving van het onder 3 gegeven verbod in gebreke blijft, zal Verweerder aan Eiseressen een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeuren, van €5.000,- (vijfduizend Euro), alsmede een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €1.000,- (duizend Euro) voor iedere dag, een gedeelte daarvan als geheel te nemen, dat Verweerder met de naleving van het verbod in gebreke blijft, met bepaling dat het totaal van de eventueel te verbeuren dwangsommen niet meer zal bedragen dan €50.000,- (vijftigduizend Euro);
(5) Verweerder wordt veroordeeld tot betaling aan Eiseressen van een totaalbedrag van €5.750,- (bestaande uit een bedrag van €2.250,- voor de kosten van deze arbitrage, alsmede een deel van de kosten van juridische bijstand van Eiseressen ten bedrage van €3.500,-), te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW;
(6) Dit vonnis is tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
(7) Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.
Tjeerd F.W. Overdijk
Arbiter
Amsterdam
14 augustus 2007