WIPO Arbitration and Mediation Center
ARBITRAAL VONNIS
Stichting Hoger Onderwijs Nederland v. Ackermans opleidingen & advies
Zaaknr. WIPO2008NL5
In een arbitrage onder toepassing van de
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
tussen:
Stichting Hoger Onderwijs Nederland
Den Haag
(eiseres)
en
Ackermans opleidingen & advies
Rotterdam
(verweerder)
Scheidsgerecht:
mr. A.P. Meijboom
1. Partijen
Eiseres in deze procedure is Stichting Hoger Onderwijs Nederland te Den Haag, vertegenwoordigd door Bird & Bird, Den Haag.
Verweerder is de eenmanszaak Ackermans opleidingen & advies te Rotterdam, vertegenwoordigd door zijn eigenaar M. Ackermans.
2. Domeinna(a)m(en) en Deelnemer(s)
De domeinnaam in geschil is <studereninholland.nl> (de “Domeinnaam”), die door Easyhosting B.V./ Easycolocate te Eemnes als deelnemer is geregistreerd.
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is op 26 februari 2008 per e-mail en op 28 februari 2008 per post, overeenkomstig de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage dat ten tijde van het aanhangig maken van deze arbitrage op 26 februari 2008 van kracht was (de “Regeling”) bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”), ingediend.
Op 27 februari 2008 heeft het Instituut aan Eiseres een ontvangstbevestiging van de Eis gestuurd en SIDN per e-mail om de gegevens betreffende de Domeinnaam gevraagd.
Op 3 maart 2008 heeft SIDN in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Instituut bevestigd dat Verweerder de huidige houder is van de Domeinnaam en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. SIDN heeft daarbij bevestigd dat de Regeling op de Domeinnaam van toepassing is. SIDN heeft tevens bevestigd dat zij de status quo van de Domeinnaam op 27 februari 2008 heeft bevroren, welke status in overeenstemming met artikel 8 van de Regeling gehandhaafd blijft gedurende het aanhangig zijn van de arbitrageprocedure.
Het Instituut heeft de Eis op naleving van de in de Regeling vervatte formele vereisten geverifieerd en heeft ontvangst van de verschuldigde gelden bevestigd. Het Scheidsgerecht gaat met deze bevindingen akkoord.
In overeenstemming met de artikelen 5.5, 7.1 en 7.3 van de Regeling heeft het Instituut op 13 maart 2008 Verweerder formeel van het indienen van de Eis op de hoogte gesteld onder toezending van een afschrift van de Eis. De arbitrageprocedure is hiermee op 13 maart 2008 aangevangen.
Bij e-mails van 20, 26 en 27 maart 2008 heeft Verweerder het Instituut gevraagd om uit te leggen waarom de Regeling, die per 28 februari 2008 is afgeschaft, van toepassing is. In zijn e-mail van 27 maart 2008 heeft het Instituut geantwoord dat de eis op grond van artikel 6.1 van de Regeling op 26 februari 2008 aanhangig is gemaakt door indiening van de Eis waarmee is voldaan aan de vereisten voor toepasselijkheid van de arbitrageregeling.
In overeenstemming met artikel 9.1 van de Regeling heeft Verweerder tijdig op 1 april 2008 een Verweerschrift ingediend. Het Instituut heeft op 4 april 2008 de ontvangst van het Verweerschrift aan Verweerder bevestigd.
Het Center heeft op 9 april 2008 Alfred Meijboom, wonende te Amsterdam, als enig arbiter in dit geschil aangesteld. Het Scheidsgerecht is van mening dat het correct is aangesteld. Het Scheidsgerecht heeft het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid als vereist op grond van artikel 10.9 van de Regeling ingediend.
Op 18 april 2008 heeft Eiseres per e-mail een brief met twee bijlagen aan het Instituut toegestuurd met het verzoek die aan het Scheidsgerecht door te leiden. Het Instituut heeft Eiseres op 18 april 2008 een ontvangstbevestiging gestuurd waarin het Eiseres ondermeer liet weten dat het de e-mail aan het Scheidsgerecht door zal sturen, maar dat het aan het Scheidsgerecht is om te bepalen of de nadere stukken al dan niet zullen worden toegelaten, en zo nodig verdere procedurele beslissingen te nemen. Op 18 april 2008 heeft het Instituut de nadere stukken per e-mail aan het Scheidsgerecht doorgestuurd.
Op 21 april 2008 heeft Verweerder per e-mail via het Instituut het Scheidsgerecht gevraagd om de nadere stukken niet toe te laten, dan wel, indien het daartoe wel besluit, Verweerder in de gelegenheid te stellen om op de nadere stukken inhoudelijk te reageren.
Omdat Eiseres haar Eis in het Nederlands heeft ingediend en Verweerder in Nederland is gevestigd, is de procestaal onder toepassing van artikel 17.2 van de Regeling Nederlands.
4. Feitelijke Achtergrond
Beneluxmerk
Eiseres is houdster van het Beneluxmerk INHOLLAND met registratienummer 748522 dat op 25 februari 2003 is gedeponeerd voor de volgende waren en diensten in klasse 16, 35, 36, 41 en 42: papier; boeken, tijdschriften en andere drukwerken; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen ten behoeve van overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en non-profit instellingen; werving en selectie van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; advisering op het gebied van personeel; uitzenden van personeel; voorlichting op het gebied van personeelszaken; het verzorgen van administratie, met name salaris- en personeelsadministratie; reclame; diensten van een reclamebureau; diensten van marktonderzoek- en marketingbureaus; marktonderzoek en marktanalyse; financiële zaken, verzekeringen, hypotheken, het bemiddelen bij en het verstrekken van kredieten; het verzorgen van onderwijs, met inbegrip van posthoger onderwijs; trainingen; nascholing; seminars; opleidingen; cursussen; schriftelijk onderwijs en het organiseren van educatieve en sportieve evenementen; wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten.
De Domeinnaam
De Domeinnaam is door Verweerder op 17 juni 2002 geregistreerd en op 4 mei 2007 naar de huidige deelnemer verhuisd.
5. Stellingen van Partijen
A. Eiseres
Eiseres is houdster van het Merk en de domeinnaam <inholland.nl>, en exploiteert deze domeinnaam middels de website op “www.inholland.nl”. Het Merk wordt onder meer gebruikt voor het aanbieden van onderwijs aan 33.000 studenten op verschillende locaties in de Randstad. Studenten kunnen genoemde website raadplegen om informatie te krijgen over onder meer de verschillende opleidingen van Eiseres (naar het Scheidsgerecht begrijpt: op de hogescholen die Eiseres exploiteert).
Het Merk is een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) omdat het bekend is te achten bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek. Dat relevante publiek bestaat uit schoolverlaters uit heel Nederland die met het Merk worden geconfronteerd bij hun studiekeuzevoorlichting en andere publiciteitscampagnes en open dagen van Eisers.
Dit publiek is hetzelfde als waarop de website onder de Domeinnaam zich richt.
Door de bekendheid van het Merk heeft het een grotere beschermingsomvang gekregen en het gebruik van de Domeinnaam maakt inbreuk op het Merk op grond van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Hiervoor is slechts vereist dat het merk en het teken zodanig overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk, zodat geen verwarringsgevaar is vereist, maar alleen associatiegevaar. Daar is in casu sprake van omdat het relevante publiek dat beschikt over een herinnering aan het Merk, bij een confrontatie met de Domeinnaam een verband legt tussen de Domeinnaam en het Merk, ook al treedt er geen verwarring op. Zodoende profiteert Verweerder van de naamsbekendheid van het Merk omdat de onjuiste indruk wordt gewekt dat de website van Verweerder op enigerlei wijze in verband zou staan met Eiseres. Bovendien profiteert Verweerder van de inspanningen, zoals de omvangrijke publiciteitscampagnes, van Eiseres om haar Merk tot een succes te maken.
Indien aangenomen zou moeten worden dat het Merk geen bekend merk is, dan maakt Verweerder met de Domeinnaam inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE omdat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze met het Merk overeenstemt.
Het enkele verschil tussen de Domeinnaam en het Merk is het woord “studeren” in de Domeinnaam zodat een grote gelijkenis bestaat en er reëel verwarringsgevaar bij de Internetgebruiker bestaat, terwijl de suffix .nl volgens vaste rechtspraak niet meegenomen wordt bij de beoordeling van overeenstemming. Daarom zijn Domeinnaam en Merk vrijwel identiek aan elkaar of stemmen ten minste overeen.
Verweerder maakt doelbewust gebruik van de bekendheid van het Merk om zo Internetgebruikers die naar de website van Eiseres zoeken naar zijn eigen website onder de Domeinnaam te leiden.
Er is voorts van soortgelijke waren en diensten die onder het Merk en de Domeinnaam worden aangeboden sprake, omdat de inhoud van de website onder de Domeinnaam Internetgebruikers ondersteuning biedt bij het kiezen van een juiste NIMA opleiding, hetgeen soortgelijk is aan (het verzorgen van) onderwijs waarvoor het Merk is ingeschreven.
De registratie en het gebruik van de website onder de Domeinnaam kan mogelijk de indruk wekken dat de website op enigerlei wijze commercieel verbonden is aan of geassocieerd wordt met het Merk, waardoor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam verwarring kan wekken bij het publiek dat een website van Eiseres verwacht aan te treffen.
Indien Verweerder de Domeinnaam niet voor waren of diensten aanwendt dan levert het gebruik van de Domeinnaam nog altijd inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE op omdat Verweerder zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het Merk.
Eiseres verzoekt dientengevolge het Scheidsgerecht om te bepalen dat:
- Eiseres houdster zal worden van de Domeinnaam in plaats van Verweerder en dat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder;
- Verweerder wordt verboden domeinnamen vergelijkbaar met de Domeinnaam te registeren op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,-, en vermeerderd met een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere dag dat Verweerder weigert de Domeinnaam over te dragen aan Eiseres;
- Verweerder wordt veroordeeld in de proceskosten, inclusief kosten van juridische bijstand die op het moment van het indienen van de Eis EUR 1.189,50 bedroegen; en
- het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.
B. Verweerder
Verweerder heeft de Domeinnaam op 17 juni 2002 geregistreerd voor zijn op 30 juli 2002 in het handelsregister ingeschreven bedrijfsactiviteit ‘het adviseren ten aanzien van afname van opleidingen op het gebied van economische- en marketingvakken’. Aangezien Eiseres pas op 25 februari 2003 het Merk heeft gedeponeerd heeft Verweerder de oudste rechten op de Domeinnaam en kan hij geen inbreuk maken op het Merk.
Bovendien zijn de aard van de activiteiten van Eiseres en Verweerder dusdanig verschillend dat er geen sprake kan zijn van inbreuk op het Merk. Verweerder houdt zich namelijk bezig met het adviseren ten aanzien van opleidingen, hetgeen niet vergelijkbaar is met het verzorgen van opleidingen. Het adviseren inzake studiekeuzes is vergelijkbaar met het decanaat en is niet vergelijkbaar met het verzorgen van opleidingen, waardoor er geen associatiegevaar bestaat.
Ook lift Verweerder niet mee op de bekendheid van het Merk en de inspanningen dienaangaande van Eiser. Sinds 2002, derhalve ruim voor het depot van het Merk, heeft verweerder voor eigen risico geïnvesteerd in de (bekendheid van de) website onder de Domeinnaam en hij heeft hiermee inmiddels een florerende bedrijfsactiviteit opgebouwd. Als er al van enig associatiegevaar sprake zou zijn, dan komt dat geheel voor risico van Eiseres omdat Verweerder de Domeinnaam langer gebruikt dan het Merk bestaat. Dit was in februari 2003 ten tijde van het depot van het Merk voor Eiser op eenvoudige wijze te achterhalen geweest.
Verder betwist Verweerder dat de Domeinnaam en het Merk overeenstemmen.
Het is daarenboven juridisch niet mogelijk een algemeen ingeburgerde term als ‘Holland’ exclusief te claimen. Deze term is maatschappelijk zo gangbaar dat de term ‘Holland’ of de beschrijving van activiteiten in dat gebied niet exclusief kunnen worden geclaimd. Dit klemt te meer voor het gebruik van de term ‘Holland’ op het Internet. De onder de naam ‘Studeren in Holland’ ontplooide bedrijfsactiviteiten van Verweerder komen op het Internet tot uiting via de voor domeinnamen gebruikelijke notatievorm ‘studereninholland.nl’. Het is een beschrijving samengesteld uit drie algemeen gangbare woorden en beschrijft een activiteit in een bepaald geografisch gebied. Deze voor domeinnamen gebruikelijke notatievorm kan in combinatie met de woorden ‘in’ en ‘holland’ nooit en te nimmer exclusief geclaimd worden.
Normaliter wordt arbitrage toegepast wanneer betrokken partijen er na onderling overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen. De keuze van Eiseres om te arbitreren in deze zaak is oneigenlijk en ongepast omdat Eiseres en Verweerder in de periode december 2004 tot juni 2005 (uit de door Verweerder overgelegde kopieën van twee e-mails begrijpt het Scheidsgerecht dat Verweerder blijkbaar bedoelt de periode van januari tot maart 2003) contact hebben gehad over het doorsturen van leads naar InHolland Academy (dat, zo begrijpt het Scheidsgerecht, onderdeel is van Eiseres). Eiseres heeft nooit gezegd overleg te willen over het claimen en/of gebruik van de Domeinnaam, laat staan dat Eiseres een conflict met Verweerder had over de Domeinnaam.
Na 19 maart 2003 heeft Eiseres nooit meer contact met Verweerder over de Domeinnaam terwijl er na maart 2003 genoeg overlegmomenten waren. Aangezien partijen sinds de eerste contacten in 2003 nooit in een conflict met elkaar waren geraakt verbaast het Verweerder dat Eiseres niet direct contact met hem heeft gezocht om de zaak zonder arbitrage te kunnen oplossen. De keuze voor een juridische procedure is derhalve nogal overtrokken en ongepast en brengt bovendien onnodig hoge kosten met zich mee.
Verweerder verzoekt het Scheidsgerecht om Eiseres niet ontvankelijk te verklaren en Eiseres te veroordelen in de van kosten van juridische bijstand van EUR 2.380,- en laat het aan het Scheidsgerecht over of het Eiseres tevens veroordeelt in de overige kosten voor het opstellen van het Verweerschrift c.q. gederfde omzet van EUR 495,-.
6. Oordeel en Bevindingen
Toepasselijke regeling en bevoegdheid Scheidsgerecht
De Domeinnaam is geregistreerd op 17 juni 2002 en door Verweerder op 4 mei 2007 naar de huidige deelnemer verhuisd. Op grond van artikel 21 van de op het moment van de verhuizing en het aanhangig maken van deze arbitrage geldige Regeling heeft Verweerder zich daarbij onderworpen aan arbitrage met betrekking tot geschillen over de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft bevestigd dat deze arbitrageprocedure van toepassing is op de Domeinnaam. Het instellen van de Eis door Eiseres houdt derhalve een geldige arbitrageovereenkomst tussen partijen in.
Indien Verweerder met zijn verweer dat het door Eiseres aanhangig maken van deze arbitrale procedure overtrokken en ongepast is bedoelt te stellen dat het Scheidsgerecht zich onbevoegd dient te verklaren omdat partijen eerst hadden dienen te overleggen, wordt dat verweer gepasseerd omdat uit het Reglement voor Registratie van .nl-domeinnamen, de Regeling noch de wet volgt dat Eiseres een dergelijke weg zou dienen te bewandelen alvorens een arbitrage te starten. Eiseres had de bevoegdheid om een arbitrage te beginnen op grond van de Regeling en het Reglement en de vordering van Eiseres kan dan ook niet wegens mogelijk rauwelijks ‘dagvaarden’ (als daar al sprake van is nu het voor Verweerder op grond van de door Eiseres in de e-mail van 19 maart 2003 geuite twijfel ten aanzien van de – blijkbaar – juridische toelaatbaarheid van de Domeinnaam duidelijk moet zijn geweest dat Eiseres ten aanzien daarvan een voorbehoud heeft gemaakt) niet ontvankelijk worden verklaard.
Gebaseerd op het voorgaande, alsmede op het aan de Eis ten grondslag liggende Benelux merk, stelt het Scheidsgerecht vast dat het op grond van artikel 11.2 van de Regeling bevoegd is om onderhavig geschil te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de juridische consequenties van deze beslissing aan de partijen ter vrije bepaling staan in de zin van artikel 1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Plaats van arbitrage
In overeenstemming met artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. Op grond van artikel 11.3 en 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht in overeenstemming met de Regeling en naar Nederlands recht.
Beoordeling
Eiseres heeft 18 dagen nadat Verweerder zijn Verweerschrift had ingediend, negen dagen na de benoeming van het Scheidsgerecht en vijf dagen voor de uiterste dag waarop het Scheidsgerecht vonnis in deze zaak aan het Instituut dient te zenden ongevraagd nadere stukken aan het Scheidsgerecht toegestuurd. Op grond van artikel 18.1 van de Regeling is de schriftelijke procedure bij de benoeming van het Scheidsgerecht gesloten en dient het Scheidsgerecht op grond van artikel 16.2 van de Regeling te beoordelen of de nadere stukken desalniettemin worden toegelaten. Aangezien de nadere stukken een uitgebreide inhoudelijke reactie op het Verweerschrift bevatten, deze arbitrale procedure op zich niet in re- en dupliek voorziet, en het Scheidsgerecht ook overigens geen in dit opzicht relevante omstandigheden waarneemt, worden de nader stukken buiten beschouwing gelaten.
Tussen partijen is niet in dispuut dat het Merk in februari 2003 door Eiseres is gedeponeerd en intensief wordt gebruikt voor het aanbieden van onderwijs.
Het meest verstrekkende verweer van Verweerder is dat het Merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen. Verweerder voert in dat kader aan dat “Holland” een geografische aanduiding is voor activiteiten in dat gebied, alsmede een term voor culturele uitingen, die in combinatie met het voorzetsel “in” niet exclusief kan worden geclaimd door Eiseres. Dit verweer wordt verworpen omdat artikel 2.11 lid 1 BVIE bepaalt dat een merk niet kan worden ingeschreven als het elk onderscheidend vermogen mist, maar Verweerder niet heeft aangetoond dat zulks in casu het geval is.
Het verweer dat Verweerder, doordat de Domeinnaam in 2002 is geregistreerd en sindsdien door hem voor onderwijsgerelateerde activiteiten wordt gebruik, terwijl het Merk eerst in 2003 is gedeponeerd, zodat hij een ouder recht heeft om welke reden de vorderingen van Eisers moeten worden afgewezen slaagt echter wel.
Voorop gesteld moet worden dat het enkel hebben van een domeinnaam die ouder is dan een geregistreerd merk als zodanig niet betekent dat de desbetreffende domeinnaam geen inbreuk kan maken op het merkrecht omdat een domeinnaam geen recht van intellectuele eigendom of een daarmee gelijk te stellen absoluut recht – en dus ook geen geregistreerd merk – is, maar hoogstens een voorwerp dat door zo’n recht beschermd kan worden. Verweerder voert echter aan dat hij sinds 2002, ruim voor het depot van het Merk, bedrijfsactiviteiten onder de Domeinnaam heeft ontplooit, zodat hij daardoor een beroep doet op het door hem sinds 2002 (mede) voeren van een handelsnaam die gelijk is aan de Domeinnaam.
Eiseres heeft primair aangevoerd dat Verweerder inbreuk maakt op artikel 20 lid 1 sub c BVIE omdat het Merk bekend is. Verweerder heeft tegen die stelling geen expliciet verweer gevoerd zodat het Scheidsgerecht er vanuit gaat dat het Merk bekend is en de inbreukgrondslag aan de hand van artikel 20 lid 1 sub c BVIE moet worden beoordeeld. Het Scheidsgerecht is met Eiseres van oordeel dat de Domeinnaam overeenstemt met het Merk omdat het Merk in zijn geheel besloten ligt in de Domeinnaam (waarbij het top level domain “.nl” volgens vaste rechtspraak buiten beschouwing dient te worden gelaten) en het prefix “studeren” in de Domeinnaam louter een beschrijving geeft van de dienst waarvoor de website onder de Domeinnaam wordt gebruikt. Tussen partijen is voorts niet in discussie dat de Domeinnaam in het economisch verkeer gebruikt wordt omdat Verweerder herhaaldelijk aangeeft de Domeinnaam voor zijn bedrijfsactiviteiten te gebruiken.
Of er door het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Merk kan echter in het midden blijven omdat Verweerder heeft aangevoerd dat hij de Domeinnaam reeds als handelsnaam gebruikte voordat het merk werd gedeponeerd, zodat hij een geldige reden voor het gebruik heeft zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Derhalve is er geen sprake van inbreuk op het Merk.
Reeds omdat Eiseres zich ook op grond van artikel 2.23 lid 1 BVIE niet kan verzetten tegen het gebruik door Verweerder van de Domeinnaam als (oudere) handelsnaam kunnen de overige door Eiseres aangevoerde gronden niet tot een ander oordeel leiden.
Eiseres zal, omdat zij overwegend in het ongelijk gesteld wordt, op voet van artikel 28.8 van de Regeling in de kosten van deze arbitrage veroordeeld worden. De gevorderde veroordeling in de kosten voor juridische bijstand komt het Scheidsgerecht als tamelijk hoog voor en zal als hierna bepaald worden gematigd.
7. Beslissing
Met referentie aan artikel 3 van de Regeling en het bovenstaande beslist het Scheidsgerecht als volgt:
1. de vorderingen van Stichting Hoger Onderwijs Nederland worden afgewezen; en
2. Stichting Hoger Onderwijs Nederland wordt veroordeeld om Ackermans opleidingen & advies een deel van de door hem gemaakte kosten van juridische bijstand ten bedrage van € 1.000 te vergoeden.
Alfred P. Meijboom
Arbiter
Datum: 21 april 2008
ARBITRAAL VONNIS IN HOGER BEROEP
Stichting Hoger Onderwijs Nederland tegen Ackermans Opleidingen & Advies
Zaaknr. WIPO2008NL5
Stichting Hoger Onderwijs Nederland
gevestigd te Den Haag,
eiseres in eerste aanleg
appellante in hoger beroep
en
M. Ackermans, h.o.d.n. Ackermans Opleidingen & Advies
te Rotterdam,
verweerder in eerste aanleg
geïntimeerde in hoger beroep
Appèlcollege:
Mr. B.C. Punt, wonende te Noordwijk, voorzitter
Mr. F.B. Falkena, wonende te Noordwijk
Mr. J.L.R.A. Huydecoper, wonende te ‘s-Gravenhage
Plaats van arbitrage: Amsterdam
1. Partijen
Stichting Hoger Onderwijs Nederland ("INHOLLAND")
Theresiastraat 8
2593 AE Den Haag,
eiseres in eerste aanleg
appellante in hoger beroep
en
M. Ackermans ("Ackermans")
Piet van de Polsingel 16
3056 AK Rotterdam,
verweerder in eerste aanleg
geïntimeerde in hoger beroep
2. Domeinnaam en Deelnemer
Het geschil betreft de domeinnaam
3. Geschiedenis van de Procedure
INHOLLAND heeft door tussenkomst van de advocaat Mr. L. Brouwer, Postbus 30311 2500 GH Den Haag, Nederland, op 26 februari 2008 een klacht bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Instituut”) ingediend met betrekking tot de bovengenoemde domeinnaam.
INHOLLAND heeft de eis ingediend overeenkomstig de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage zoals die destijds van kracht was, waarbij ook de verschuldigde vergoeding (in eerste aanleg en in appèl) is voldaan. De arbiter in de eerste aanleg heeft geoordeeld dat de eis overeenkomstig de daarvoor geldende formaliteiten aanhangig is gemaakt. Ofschoon daarover in hoger beroep geen nadere bedenkingen zijn aangevoerd, bevestigen de appèl-arbiters dat zij met deze bevinding instemmen.
De procedure in appèl heeft zich overeenkomstig de genoemde Regeling voltrokken; de oorspronkelijke eiseres heeft tegen de in eerste aanleg gegeven uitspraak, gegeven op 21 april 2008, tijdig hoger beroep ingesteld, bij brief van 23 mei 2008, met bijlagen. Van de kant van Ackermans is in appèl tijdig, namelijk bij bericht van 19 juni 2008, een verweerschrift ingediend. De benoeming van het appèlcollege heeft overeenkomstig de Regeling plaatsgevonden. De aangewezen appèl-arbiters hebben het formulier Acceptatie tot Benoeming Arbiter tevens Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid, ingediend.
De appèl-arbiters hebben besloten tot het houden van een mondelinge behandeling. Deze heeft plaatsgehad op 29 juli 2008. Bij die gelegenheid zijn beide partijen verschenen, en zijn nadere stukken overgelegd. Van de kant van INHOLLAND is een pleitnota, houdend de door de advocate Mr. A.W. Kooy voor INHOLLAND aangevoerde nadere argumenten, aan de appèl-arbiters overgelegd.
Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is overeengekomen dat partijen een korte periode voor beraad in acht zouden nemen met het oog op mogelijke schikkingsonderhandelingen. Van de kant van INHOLLAND is op 4 augustus 2008 meegedeeld dat op verdere aanhouding geen prijs werd gesteld, en dat om een uitspraak werd gevraagd.
De procestaal is Nederlands.
4. Feitelijke Achtergrond
Ackermans heeft via de hoger genoemde deelnemer op 17 juni 2002 de in geding zijnde domeinnaam, namelijk: “studereninholland.nl”, geregistreerd. INHOLLAND is bij de hoger vermelde eis tegen deze domeinnaamregistratie in het geweer gekomen. In de eerste aanleg heeft de daartoe benoemde arbiter de eis van INHOLLAND afgewezen uit overweging – kort gezegd – dat aan Ackermans oudere rechten op de in de geregistreerde domeinnaam neergelegde benaming zouden toekomen, dan de rechten die aan INHOLLAND toekomen uit hoofde van de door haar ingeroepen merkrechten.
5. Stellingen van Partijen
A. INHOLLAND voert in appèl aan dat aan haar oudere rechten ten titel van merk en in elk geval ten titel van handelsnaam toekomen op de aanduiding "INHOLLAND", dan de rechten die Ackermans met betrekking tot de als domeinnaam geregistreerde aanduiding geldend kan maken. Daarnaast houdt INHOLLAND staande dat het gebruik van de domeinnaam
B. Ackermans betwist dat "INHOLLAND" bescherming als handelsnaam zou genieten, en wel omdat INHOLLAND geen als onderneming aan te merken activiteit onder die naam zou ontplooien. Daarnaast betwist Ackermans de gestelde aantasting van de aan INHOLLAND toekomende rechten, hetzij in de vorm van "verwatering" hetzij in de vorm van verwarring of verwarringsgevaar.
6. Oordeel en Bevindingen
a) Appèl-arbiters oordelen, zoals hoger al werd aangestipt, dat zij op de voet van de eerder aangehaalde Regeling correct zijn benoemd en dat ook overigens aan alle voorwaarden voor het door hen beoordelen van het onderhavige geschil is voldaan. Nu partijen een uitspraak wensen, zullen appèl-arbiters deze hierna geven.
b) Appèl-arbiters beoordelen een eerste namens INHOLLAND in appèl aangevoerd argument als gegrond. Dat betreft dan de vraag, wie van partijen de oudste rechten heeft op de aan weerszijden gevoerde aanduidingen. INHOLLAND heeft gesteld, Ackermans heeft inhoudelijk niet weersproken, en INHOLLAND heeft bovendien door overgelegde krantenberichten e.d. aannemelijk gemaakt dat zij, INHOLLAND, deze naam – te weten: INHOLLAND – sedert begin 2002 in ruime omvang openlijk heeft gevoerd voor de door haar in stand gehouden onderwijsinstellingen en voor een scala aan in verband daarmee aangeboden diensten, hoofdzakelijk op het gebied van onderwijs, onderwijsadvisering en -begeleiding.
c) Daarentegen is gebleken dat Ackermans de als domeinnaam geregistreerde aanduiding "studereninholland" pas omstreeks april 2003 daadwerkelijk in gebruik heeft genomen. Voorzover Ackermans aan dit gebruik rechten op een handelsnaam kan ontlenen, kunnen die niet eerder dan omstreeks april 2003 een aanvang hebben genomen. De enige van een eerdere datum daterende activiteit van Ackermans waarvan appèl-arbiters daadwerkelijk is gebleken (een mededeling omtrent op euro-munten geplaatste stickers is te vaag gebleven), heeft bestaan in de registratie van de domeinnaam
INHOLLAND kan aanspraak maken op aan grootschalig gebruik van deze naam te ontlenen rechten sedert begin 2002.
d) Anders dan namens Ackermans is aangevoerd, zijn appèl-arbiters van oordeel dat er geen grond is om aan het gebruik, van de kant van INHOLLAND, van de benaming INHOLLAND de consequentie in de vorm van bescherming als handelsnaam te ontzeggen.
Appèl-arbiters zijn van oordeel dat bescherming als handelsnaam niet slechts is voorbehouden aan ondernemingen in de traditionele, beperkte betekenis van dat woord (namelijk: van primair op het maken van winst gerichte instellingen). Ook het geven van onderwijs kan op zodanige wijze en schaal (bedrijfsmatig) zijn georganiseerd dat het – in ieder geval in het kader van het handelsnaamrecht – moet worden aangemerkt als het drijven van een onderneming. Appèl-arbiters zijn van oordeel dat dit laatste ten aanzien van INHOLLAND onmiskenbaar het geval is.
e) Anders dan INHOLLAND zijn appèl-arbiters echter van oordeel dat het voeren van de domeinnaam
f) Aan de aanduiding INHOLLAND komt mogelijk enig onderscheidend vermogen toe, maar de appèl-arbiters merken dit onderscheidend vermogen aan als beperkt. Het teken INHOLLAND behelst immers een geografische aanduiding voor een althans daar waar deze partijen werkzaam zijn in hoge mate bekend geografisch gebied; een aanduiding die dan ook, zoals van algemene bekendheid is, door zeer veel in of nabij dat gebied werkzame instellingen of personen als (onderdeel van) merken of handelsnamen wordt gebruikt. Aan de ene kant betekent dat dat niet verwacht mag worden dat het publiek een teken dat geheel of in overwegende mate uit zo’n aanduiding bestaat, snel als "uitsluitend" naar een bepaalde instelling verwijzend onderscheidingsteken zal aanmerken; aan de andere kant mag worden aangenomen dat dat publiek andere tekens die naar hetzelfde geografische begrip verwijzen maar die overigens van de aanduiding "INHOLLAND" in relevante mate verschillen, geredelijk zal opvatten als (andere, niet-gerelateerde) aanduidingen met dezelfde geografische connotatie (zie o.a. HvJEG 4 mei 1999, IER 1999, p. 165 e.v., "Chiemsee").
g) Het laatste is naar het oordeel van appèl-arbiters in dit geval aannemelijk. INHOLLAND voert met recht aan dat de aanduiding “studeren” voor de diensten die Ackermans in verband met de domeinnaam aanbiedt (namelijk: advies op het gebied van studiekeuze voor zogenaamde NIMA-opleidingen), in hoge mate of zelfs uitsluitend beschrijvend is te achten. Dat daarmee aan die aanduiding als onderdeel van de domeinnaam in dezen slechts een verwaarloosbaar gewicht zou toekomen, onderschrijven appèl-arbiters echter niet, op grond van het volgende.
De beschrijvende toevoeging "studeren" vastgekoppeld aan “inholland” accentueert juist in sterke mate dat hier gedoeld wordt op de beschrijvende betekenis, ook in de geografische zin, van de gebruikte woorden. Die toevoeging vestigt of versterkt de indruk dat het hier niet zo zeer om een onderscheidingsteken gaat, als wel om een daadwerkelijk als beschrijvend bedoelde aanduiding van wat men op de desbetreffende website mag verwachten. Die sterk beschrijvende "inkadering" brengt mee dat het publiek niet geneigd zal zijn om de in de domeinnaam neergelegde aanduiding in verband te brengen met de handelsnaam of het merk van INHOLLAND. Dat, zoals bij de mondelinge behandeling ter sprake kwam, in de praktijk sedert 2003 geen gevallen van verwarring of van het anderszins leggen van verband tussen INHOLLAND en de onderhavige activiteit van Ackermans zijn geconstateerd, vormt voor de zojuist door appèl-arbiters getrokken conclusie een nadere onderbouwing. Appèl-arbiters zijn zich ervan bewust dat reeds vrees voor verwarring dan wel voor (ongerechtvaardigde) associaties een beroep op merkrechten en in bepaalde opzichten ook op handelsnaamrechten kan rechtvaardigen, en dat het bestaan van daadwerkelijk geconstateerde verwarring/associatie dus geen vereiste is; maar omgekeerd is het niet zo dat het ontbreken van aanwijzingen voor het bestaan van verwarring/associatie niet zou mogen bijdragen tot de conclusie dat ook voor de vrees daarvoor goede grond ontbreekt.
h) Anders dan namens INHOLLAND werd verdedigd, achten appèl-arbiters het ook niet aannemelijk dat Ackermans met de keuze van de domeinnaam "studereninholland" heeft beoogd, de associatie met INHOLLAND te bevorderen; en dus ook niet, dat die associatie toch – ongewild – wordt teweeg gebracht. Wie, zoals Ackermans, diensten op het gebied van studieadvies aanbiedt, zal juist willen vermijden dat zijn diensten worden gepercipieerd als gelieerd aan een van de grote aanbieders van de studiemogelijkheden waar het om gaat. Dat Ackermans het tegendeel zou hebben beoogd, lijkt appèl-arbiters dan ook ongerijmd; en dat dat tegendeel in de praktijk toch aan de orde zou zijn, is evenmin aannemelijk.
i) De appèl-arbiters hebben hierbij onder ogen gezien dat de diensten die de partijen aanbieden gedeeltelijk gelijk, en in elk geval in sterke mate gelijksoortig zijn. Aangezien de gevoerde namen, en met name de in geding zijnde domeinnaam, juist voor die diensten (in het geval van de domeinnaam: advies op het gebied van studie en studiekeuze) in hoge mate beschrijvend zijn en daardoor, gegeven de onderlinge verschillen, niet licht tot associatie aanleiding kunnen geven, staat die gelijk(soortig)heid aan de eerder genoemde bevindingen niet in de weg.
j) Appèl-arbiters merken ten overvloede op dat art. 2.23 lid 1 onder b BVIE onder meer van merkenbescherming uitsluit het gebruik van het merk ter aanduiding van de (geografische) oorsprong van waren of diensten. Zelfs wanneer overigens inbreuk op de door INHOLLAND ingeroepen merkrechten aannemelijk zou zijn – wat appèl-arbiters blijkens het voorafgaande niet aannemelijk achten –, is aan te nemen dat deze bepaling aan het beroep van INHOLLAND op merkenrecht in de weg zou staan (HvJEG 7 januari 2004, IER 2004, p. 150 e.v. (Gerry/Kerry)). INHOLLAND heeft zich er in dit verband op beroepen dat het aan Ackermans verweten gebruik van de domeinnaam niet zou stroken met eerlijke gebruiken in de handel; maar zoals hiervoor in sub h is overwogen, wijzen de appèl-arbiters die gedachte van de hand.
k) Wat betreft de handelsnaam wordt gewoonlijk aangenomen dat aan het vereiste van onderscheidend vermogen niet hoeft te worden voldaan; het handelsnaamrecht kent geen met art. 2:23 BVIE overeenkomende bepaling. Appèl-arbiters achten het hoger gezegde desondanks ook voor de handelsnaambescherming waarop INHOLLAND aanspraak maakt, van overeenkomstige toepassing: de sterk beschrijvende indruk die van de domeinnaam uitgaat staat eraan in de weg dat het publiek die naam, gebruikt in verband met diensten van een instelling die studieadviezen aanbiedt en verstrekt, in verband brengt of verwart met de, op zijn best weinig onderscheidende, naam van INHOLLAND. Ten overvloede geldt ook hier dat, zelfs als dit anders zou zijn, appèl-arbiters van oordeel zijn dat het hier toe te passen ongeschreven recht geen ruimere bescherming toelaat, dan met het oog op art. 2:23 BVIE voor merken is weggelegd.
l) Op grond van de vorenstaande overwegingen oordelen de appèl-arbiters dat zowel de namens INHOLLAND ingeroepen merkrechten als de in appèl mede aangevoerde handelsnaamrechten niet aan de thans in geding zijnde domeinnaam kunnen worden tegengeworpen.
m) De beslissing van de eerste aanleg verdient daarom, zij het op andere gronden, te worden bekrachtigd. Appèl-arbiters zijn van oordeel dat Ackermans, die in appèl juridische bijstand heeft ingewonnen, in redelijkheid aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de kosten daarvan. Appèl-arbiters achten in dit verband een tegemoetkoming tot een bedrag van € 1000,- exclusief BTW redelijk. Daarbij is zowel de redelijkheid van het maken van de desbetreffende kosten als de (redelijkheid van de) omvang daarvan in aanmerking genomen.
7. Beslissing
De appèl-arbiters bekrachtigen de beslissing van de eerste aanleg. Duidelijkheidshalve voegen zij toe dat dit betekent dat de eisen van de eisende partij in hun geheel worden afgewezen.
INHOLLAND wordt veroordeeld in de kosten van deze arbitrage, daaronder mede begrepen een tegemoetkoming in de kosten van Ackermans ten bedrage van € 1.000,- plus de daarop in rekening te brengen BTW.
Aldus beslist te Amsterdam, 11 augustus 2008
Mr. B.C Punt,
Voorzitter
Noordwijk
Mr. F.B Falkena
Arbiter
Noordwijk
Mr. J.L.R.A. Huydecoper
Arbiter
Den Haag
Datum: 11 augustus 2008