Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La Parte Demandante es URALITA, S.A., una sociedad anónima domiciliada en Madrid, España y conformada de acuerdo a las leyes de España (la "demandante"), representada por el abogado D. Pablo Pascual Huerta, de "Anguiano & Asociados", Madrid, España.

La Parte Demandada es el señor D. Rafael del Rosal Macías, residente en C/ Capitán Daoiz, 2, 8 B Derecha, Talavera de la Reina, Toledo, España (el "demandado").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es uralita.com, registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el "registrador").

3. Curso del Procedimiento

Con fecha 28 de marzo de 2000 el Centro OMPI recibió por vía electrónica una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos.

El 29 de marzo de 2000 el Centro requirió a Network Solutions, Inc. confirmación de los datos de registración del dominio uralita.com. El 3 de abril de 2000 el registrador confirmó que lo tenía registrado, siendo Rafael del Rosal Macías el registrante, que estaba vigente el acuerdo de servicio versión 5.0 y que el dominio tenía el status de "activo".

El 5 de abril de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado, junto con la notificación de comienzo del procedimiento. El 21 de abril de 2000 el Centro recibió la contestación de demanda fechada el 19 de abril de 2000. El 25 de abril de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación.

Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 3 de mayo de 2000 el Centro lo designó como Panel Administrativo, comunicando la designación a las partes y fijando plazo hasta el 17 de mayo de 2000 para que el Panel envíe la decisión al Centro. El Panel fue por lo tanto constituido de acuerdo a la Política y su Reglamento.

No se dictaron órdenes de procedimiento ni se acordaron prórrogas.

El Panel coincide con el Centro OMPI en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la Política y su Reglamento.

Las partes son una sociedad mercantil constituida y con sede en España, y un individuo con residencia en España. La demanda y su contestación se hicieron en español. De acuerdo al Reglamento, Párrafo 11 a), el Panel resuelve que el procedimiento se tramite en español.

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y no contestado por el demandado, y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La demandante es titular de registros de la marca URALITA en España, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Dinamarca, Suecia, Arabia Saudí, Bolivia, Chipre, Costa Rica, Ecuador, Irán, Siria, México, Paraguay, Turquía, Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Irlanda, Holanda, Austria, Grecia, Noruega, Estados Unidos, Andorra, Canadá, Colombia, Finlandia, Ghana, Jordania, Kuwait, Panamá, Perú, Somalia, Argelia, Bielorrusia, China, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Cuba, Egipto, Macedonia, Federación Rusa, Letonia, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Moldavia, Polonia, RPD Corea, República Checa, Rumanía, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Sudán, Suiza, Ucrania y Yugoslavia. Con ello se acredita que la demandante tiene fuertemente protegida su marca "Uralita".

El objeto social principal de URALITA S.A. es la fabricación de toda clase de materiales para la construcción, que exporta a un buen número de países del mundo, para lo cual tiene protegida su marca "URALITA".

URALITA, S.A. tiene presencia en muchos países del mundo por la introducción de sus productos y la implantación de instalaciones industriales, almacenes de distribución y sociedades comercializadoras. Tiene constituidas sociedades para el desarrollo de las citadas actividades en España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Hungría, Estados Unidos, Portugal, Australia y Brasil.

La marca "URALITA" y la denominación social "URALITA, S.A." son notoriamente conocidas en España, no sólo dentro del sector de la construcción, sino también con carácter general.

Por las manifestaciones de ambas Partes y lo informado por el registrador al Centro OMPI, el demandado es titular del nombre de dominio uralita.com.

Afirma la demandante que:

Prevé invertir 2.500 millones de pesetas en la construcción de un portal sobre materiales de construcción bajo el dominio uralita.com. Dicha intención trascendió a través de la prensa española y dentro del portal financiero INVERTIA.

El demandado es titular del dominio uralita.com desde el 17 de noviembre de 1999. Hasta el 17 de marzo de 2000 el nombre de dominio estuvo inactivo, apareciendo la pantalla "Este dominio está reservado. This domain is reserved" y "Este dominio ha sido reservado con el servicio de reserva de dominio de Rapidsite".

El despacho de abogados de la demandante se puso en contacto con el demandado para llegar a un acuerdo amistoso para la trasferencia del dominio. Las partes se reunieron el 16 de marzo de 2000. El demandado, exhibiendo recortes de diarios, conocía perfectamente los proyectos de la demandante en cuanto a la construcción de un portal y su inversión prevista. El demandado requirió de la demandante la suma de 40 millones de pesetas por la transferencia. La dema ndante califica a ese pedido de "extorsión". La reunión terminó sin acuerdo.

La demandante atribuye al demandado haberse servido del seudónimo "Michael Jordan" para enviar dos mensajes al foro "URALITA" dentro del portal financiero "INVERTIA", que rezan:

"Os imagináis que ahora la empresa quiere crear la tercera pata (la tecnológica) como dice el consejero delegado Manuel Mas Nou resulta que no tiene el domino .com de la empresa. Cuanto dinero se podrá llevar la persona que lo tenga a través de subasta online ¿Os lo imagináis? Yo no quiero ni pensarlo", y

El día 17 de Marzo de 2000 el demandado puso el dominio "uralita.com" en subasta on line en el portal de subastas ibazar.com. El precio de salida de era de 40.000.000 Ptas., justo la cantidad que pidió a los Abogados de URALITA, S.A. con la indicación de que la subasta duraría desde el día 17 de Marzo de 2000 hasta el día 17 de Abril de 2000. Consultando en la página Web de "IBAZAR.COM", puede verse que la persona que ofrece el dominio se oculta bajo el seudónimo MICHAEL JORDAN (que es el mismo que utilizó la persona que mandó los mensajes al Foro de URALITA, S.A. en "INVERTIA"), y que el dominio de su dirección de correo electrónico es "ARTFROMSPAIN.COM", que coincide con la dirección de correo electrónico del demandado que aparece en la Base de Datos "Whois" de Network Solutions, Inc. El nombre de domino "artfromspain.com" está registrado por un hermano del demandado.

El mismo 17 de Marzo el demandado dirigió un correo electrónico a URALITA, S.A., refiriéndose a la reunión con sus abogados y que quiere vender el dominio "uralita.com". El mensaje fue contestado por Pedro Sangro, Director de la Asesoría Jurídica de URALITA, S.A.

Hay cierta confusión visual entre la página web que aparece al dirigirse a la dirección de URL de www.uralita.com (después de ser redireccionado a la dirección URL http://artistaspain.net/uralita/index2.html) y la verdadera página Web de URALITA, S.A.

El dominio ha estado prácticamente siempre inactivo, y el contenido que muestra actualmente, colocado apresuradamente, no puede ser indicativo de interés legítimo, sino revelador de la voluntad del demandado de crear una apariencia ficticia de uso del dominio uralita.com y tratar de esta forma de burlar la Política.

Solicita la transferencia del dominio uralita.com a favor de la demandante. La demandante cita en apoyo de su pretensión las Leyes españolas 2/1991 de competencia desleal y 32/1988 de Marcas, art. 30, el Reglamento del Consejo de la Unión Europea art. 9.1. y el caso OMPI D 2000-0018 Banco Español de Crédito, S.A. vs. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.

Otras alegaciones de la demandante se examinan en 6, abajo.

Alega el demandado:

La reserva de uralita.com fue efectuada el 17 de noviembre de 1999.

Ante la actuación de mala fe por parte de D. Pablo Pascual Huerta al calificarlo como "cybersquatter " profesional, y que además lo agravia aclara que su profesión desde 1997 es únicamente el desarrollo mediante diseño, programación y creación de bases de datos de websites dedicadas al comercio electrónico o que estén estrechamente ligadas al mundo de Internet. Además, desarrolla junto a su hermano desde el año 1997 la primera Tienda Virtual de Artesanía Española y cuya dirección es:

www.artfromspain.com. Actualmente, trabaja en un importante portal inmobiliario a nivel nacional, del cual no puede dar más datos.

Agrega que su plan era tener como web central el dominio rafaeldelrosal.com, registrado por el demandado, que actuaría como servidor virtual en donde irían a alojarse todos y cada uno de los proyectos de cada dominio y a los cuales se accedería a través de una redirección. Por ejemplo, al teclear www.uralita.com, gracias a la redirección se accedería a www.rafaeldelrosal.com/uralita/. Es mucho más económica la redirección que la contratación de un servidor virtual para cada dominio.

A continuación explica sus proyectos para cada uno de los dominios. Con relación a uralita.com declara que "uralita es un término conocido en España con carácter general". Dada esa circunstancia "tenía pensado en dar información acerca del material del que está compuesto este nombre de uso común dentro de España", además de dar una serie de servicios al usuario como son tablón de anuncios, sala de chats y foro de discusión.

Atribuye mala fe a D. Pablo Pascual Huerta quien estaría amenazando a la gente escudándose en una gran empresa como es Uralita, S.A. sabiendo que eso puede amedrentar a la persona en particular y calificando como "cybersquatter" profesional al demandado.

Al día siguiente de la reunión, 17 de Marzo de 2000, en el periódico Expansión, de fuerte tirada nacional, aparecía la noticia del uso del dominio uralita.com por parte de la empresa Uralita, S.A. La empresa hacia uso de uralita.com dando por hecho que la ICANN ya hubiese resuelto el caso a favor del demandante. Eso le parece un agravio tanto hacia la ICANN como a la misma empresa Uralita, S.A. ya que no hace gala de la empresa casi centenaria que es. Se intenta engañar por medio de la prensa que la resolución ya ha tenido lugar cuando las resoluciones que toma la ICANN tardan un mínimo de 45 días.

El mismo 17 de Marzo de 1999, D. Pablo Pascual Huerta le envía un e-mail informándole que se podrá llegar a un acuerdo económico de más de 500.000 pesetas por el traspaso de uralita.com pero nunca llegando a la cantidad de 40.000.000 de pesetas. Dado que en la reunión mantenida el día 16 de marzo de 1999 con los abogados de "Anguiano y Asociados" se le dio a entender que al no tener activa la web la resolución de la ICANN sería a favor del demandante, equivocadamente y cayendo en una trampa debido a su desconocimiento sobre el tema y la presión de la amenaza, se apresuró a crear una web, sin mala fe y sin intención de dañar a la demandante. Una vez creada la web y tal como indican los e-mails que recibió por parte de diferentes personas que pedían información acerca de los productos de la empresa Uralita, S.A. u ofreciendo servicios para colaborar en la construcción de su portal, lo único que pudo crear su publicación es un interés a favor de la empresa.

Reitera que la razón por la cual se operó la redirección fue por el costo. Actualmente la redirección se ejecuta sobre el servidor www.rafaeldelrosal.com ya que no quiere empañar el nombre de www.artistaspain.net el cual pertenece al demandado y a su hermano.

Los contenidos actuales de uralita.com una vez redireccionado a rafaeldelrosal.com son los siguientes: Información sobre la uralita; Link Guía de Madrid; Link Subastas hacia la dirección www.ibazar-es.com, que utiliza asiduamente por estar afiliado en el programa de afiliación de banners de Ibazar España; Link Broker Online hacia la dirección www.bbvnet.com/plus/ del cual es cliente y utiliza diariamente para ejecutar ordenes de compra y venta de acciones; Link Bolsa: hacia la dirección www.invertia.com que utiliza diariamente para realizar el seguimiento de sus valores de bolsa; Link Noticias hacia la dirección www.expansiondirecto.com la cual también utiliza diariamente para conocer noticias del sector financiero.

Si el demandante pretende crear un portal de venta de materiales de construcción, no debería utilizar un nombre de dominio como uralita.com ya que "uralita" es un término conocido en España con carácter general. Debería utilizar su verdadera marca comercial que es Uralita Comercial, S.A. de la cual ya posee registrado www.uralitacomercial.com con anterioridad al registro de uralita.com por parte del demandado.

El demandado solicita al Panel que resuelva que el dominio uralita.com siga perteneciendo al demandado.

Otras alegaciones del demandado se examinan en 6, abajo.

La versión 5.0 del acuerdo de registración (service agreement) del registrador incluye a la Política de resolución de disputas de la ICANN en vigencia para el registrador desde el 1° de enero de 2000. Ello obliga al demandado a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha Política y a su Reglamento.

Por otra parte, ya se ha resuelto en otros casos de la OMPI que cuando las partes son reside ntes en el mismo país, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, párrafo 6. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel puede tener en cuenta la legislación española relevante y su aplicación por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, y en particular las siguientes disposiciones: Art. 30: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: "a) La cesación de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...).

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la demandante que el nombre de dominio uralita.com, registrado por el demandado es idéntico a la marca sobre la que la demandante tiene derechos.

Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado con las marcas URALITA, resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel uralita con dichas marcas de la demandante. Con ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio uralita.com con tales marcas. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusión a los fines de la Política, Párrafo 4 a)i) porque estamos frente a una similitud confundible.

Carece de peso en este procedimiento la alegación del demandado en cuanto a que "URALITA" sea un término conocido en España con carácter general. Dentro de la limitada competencia de un Panel Administrativo que actúa conforme a la Política y al Reglamento, aquí no se discute si un nombre de dominio o una marca, en general, puede coincidir con una palabra que sea la designación necesaria de un producto o de un servicio, o si dicha palabra ha venido a pasar al uso común y por lo tanto no sería monopolizable como nombre de dominio o como signo marcario (por ejemplo, porque el titular marcario haya permitido, por su inacción, que tal palabra pasara a ser del uso común). Es cierto que de acuerdo a la Ley de Marcas española, artículo 11.1. a) y b), no pueden registrarse como marcas los signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir o los que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios. Sin embargo, la Política Parágrafo 4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga acreditar suficientemente el demandante, como lo ha conseguido en este caso la demandante.

Un Panel Administrativo no está habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado país a un demandante. Los únicos órganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del país de registro o los del país del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente así de acuerdo al art. 47, 1. de la Ley de Marcas. Además, aún una eventual declaración de nulidad dejaría subsistente el hecho probado que la marca URALITA ha sido registrada en muchos otros países, además de España. Ver 4, arriba. En cada uno de esos otros países hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca. Mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la demandante, aún en uno sólo de ellos, hay base para sostener – como se lo hace en la demanda – que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros. Ver Caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. A ntonio Casals, , 6.4, pág. 11, resuelto por este mismo Panel.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio uralita.com es idéntico o confundiblemente similar a las marcas URALITA de la demandante.

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido específicamente contestado por el demandado como era su carga conforme al Párrafo 5(b)(i) del Reglamento. El demandado tenía amplia oportunidad, de acuerdo al Párrafo 4(c) de la Política, de afirmar y probar que poseía derechos sobre el nombre de dominio.

El demandado afirma que entre octubre y diciembre de 1999 "decidió invertir la cantidad de 500.000 pesetas en la compra de 30 nombres de dominio que consideró interesantes para crearse un book de diseño de websites", "para desarrollar su carrera como diseñador y programador de Internet y para la cual tiene pensados diferentes proyectos para todos y cada uno de los dominios registrados".

Esa compra en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el demandado tuviera derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. El demandado no hace la menor referencia a que tenga derechos o intereses legítimos propios con relación a URALITA. En particular, y como lo dice la demandante y no lo niega el demandado, este no se encuentra legitimado para el uso del nombre "Uralita" por no ser titular de ninguna marca "URALITA", ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. No ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación "uralita.com" para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al comprobar que el sitio www.uralita.com deriva a otros destinos en la Red que nada tienen que ver con URALITA. El demandado tampoco ha efectuado ninguna preparación para promover productos o servicios, antes de que el dominio le fuera reclamado. Esto no ha sido negado por el demandado. No es conocido en el mercado ni se le puede identificar de ninguna manera con la marca muy conocida "Uralita". Por el contrario, se ha acreditado la demandante es la propietaria de la marca "Uralita". El demandado tampoco ha mantenido relaciones laborales o comerciales con la empresa URALITA, S.A., ni vínculo profesional con el nombre o la marca " Uralita", ni su actividad está destinada a la información sobre la uralita. Ello tampoco es desmentido por el demandado, que no alega sino que URALITA es "un término conocido en España con carácter general". Sin embargo, la notoriedad o renombre de la marca URALITA en España, que no niega el demandado (ver 4, arriba), le obligaba a que explicara en este procedimiento cuáles eran sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, lo que no ha hecho.

La demandante ha afirmado que el demandado se dedica de forma profesional a la actividad de vender a grandes empresas, o con denominaciones o marcas sobradamente conocidas, nombres de dominio que han sido registrados o adquiridos por él previamente, y que el demandado es un "cybersquatter" profesional, citando a "Panavision vs. Toeppen", y agregando que el negocio del demandado es la venta de dominios.

La demandante como prueba de ello ha indicado numerosos dominios reservados a favor del demandado:"opep.net" – Organización de Países Exportadores de Petróleo; "cnmv.net" - Comisión Nacional del Mercado de Valores española; "bbcprime" – Canal de la Televisión Británica; "expansión financiera.com" – Publicación económica líder en España; "cementosportland.com" – Fabricante de Cemento líder en España y con importante presencia internacional; "nh-hoteles.net" – Cadena Hotelera líder en España. Cotiza en el IBEX 35; "andaluciatelevision.com" - Canal de la Televisión Autónoma de Andalucía; "telemadrid.net" - Canal de la Televisión Autónoma de Madrid; "canalclasico.com" – Canal temático de Televisión Española; "talaveradelareina.com" – Localidad de la Provincia de Toledo (España); "aluche.com" – Distrito de Madrid (España).

Como se trataba de una alegación muy específica, tocaba al demandado contestarla también específicamente. Pero el demandado sólo se ha referido, dentro de esa lista, a los dominios talaveradelareina.com, aluche.com y telemadrid.net, respecto de los que proporciona alguna explicación. El Panel nota sin embargo que casos tan conspicuos como "bbcprime" y "nh-hoteles.net" que coinciden con el nombre de entidades europeas muy conocidas (BBC de Londres y NH hotelera de España) no han merecido comentario alguno del demandado, lo que autoriza a dudar de que tenga derechos o intereses legítimos sobre los mismos quien en su extensa contestación de demanda no se molesta siquiera en referirse a ese punto, habida cuenta de lo dispuesto por el Párrafo 5 b) i) del Reglamento (carga de contestar específicamente a las alegaciones del demandante). Ello constituye una presunción desfavorable en cuanto a la posible existencia de derechos e intereses legítimos propios del demandado en relación a uralita.com.

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio uralita.com.

La demandante afirma que el dominio ha sido registrado y usado de mala fe, y que fue registrado con la única y exclusiva intención de venderlo por un precio más elevado que el que le costó adquirirlo al demandado. Relata que el 16 de marzo de 2000 el demandado se reunió con los abogados de la demandante en el despacho de estos últimos, que allí el demandado les requirió la suma de 40.000.000 pesetas por la cesión del nombre de dominio, y que dicha reunión terminó sin acuerdo.

Por su parte, el demandado afirma que el 14 de marzo el abogado D. José Luis Bargallo lo llamó a su móvil manifestándole la intención de URALITA, S.A. de comprarle el dominio, concretándose la reunión el 16 de marzo en las oficinas de los abogados mencionados. Dice el demandado que nunca antes se había puesto en contacto con los abogados y que, hasta ese llamado, desconocía el interés de la demandante en el dominio. Relata que en la reunión se le ofrecieron 750 dólares por la cesión. No aceptada dicha suma por el demandado, este relata que se le ofreció una cantidad de hasta 500.000 pesetas. El demandado dice textualmente:

"Lo que no tolero bajo ninguna circunstancia es que se me amenace tal y como hizo D. Pablo Pascual Huerta. Ante tal circunstancia que no tolero bajo ningún aspecto, por qué no poner un precio de venta a mi dominio tal y como me preguntaba insistentemente Don José Luis Bargallo. En mi familia somos ocho miembros familiares: cuatro hermanas, dos hermanos, mi padre y mi madre. ¿Por qué no pedir una cantidad de dinero para cada uno de mis hermanos y mis padres? Mi decisión fue la siguiente: 5 millones de pesetas para cada miembro de mi familia. En total 40.000.000 de pesetas, de los cuales la parte correspondiente a mi madre no le vendría nada mal para tratar su cáncer de mama.

Si eso es actuar de mala fe que baje Dios y me lo diga". Cont. de demanda, p. 10.

Prosigue el demandado relatando que el día 17 de marzo el abogado Huerta envió un email al demandado informándole que se podría llegar a un acuerdo económico de más de 500.000 pesetas por el traspaso, pero nunca llegando a la cantidad de 40.000.000 de pesetas.

Con lo dicho el Panel considera que el demandado no sólo no ha negado su exigencia a la demandante de una suma notoriamente superior a "los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio" (Párrafo 4 b) i) de la Política), sino que directamente la reconoce.

Habiéndose establecido en 6.3 arriba que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este Panel, por reconocimiento expreso del demandado, que lo ha registrado de mala fe, según lo describe la Política, Párrafo 4 b) i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto que supera los costos que están relacionados directamente con el nombre de dominio".

No es óbice para esta conclusión que el demandado haya alegado que fue la otra parte quien se contactó con él, y que el demandado desconocía el interés de URALITA, S.A. en el dominio. Obviamente, de haber tenido el demandado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio él podría haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Ver 6.3 arriba. Parece razonable que el titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha registrado como nombre de dominio por otro, contacte al registrante del dominio para intentar llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente. La mala fe al momento de la registración existe o no existe, y que el titular marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe en el registrante, si tal fuera el caso. A la inversa, un registrante de buena fe, y con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, no pierde esa buena fe ni sus derechos por contactar al titular marcario para negociar la venta.

El demandado ha alegado que él en un principio estaba dispuesto a entregar el dominio - a Uralita, S.A. - a cambio de nada, al igual que hizo con america-iberica.com que habría regalado a la Editorial América Ibérica. Sin embargo, este Panel considera que nada de lo ocurrido desde que las partes entraron en contacto prueba esa supuesta intención benévola en el demandado en relación a la demandante. Ver los mensajes de "Michael Jordan" al foro Uralita del sitio Invertia que se examinan en el punto siguiente.

Con ser suficiente lo indicado para concluir que el registro del demandado se hizo de mala fe, el Panel advierte que el demandado también incurre en otra circunstancia del mismo tenor, la indicada por la Política, Párrafo 4 b) ii), que dice:"(U)sted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole".

El demandado sabía que existía la sociedad URALITA, S.A. a la que considera en su contestación de demanda "una gran empresa", y como "una empresa casi centenaria que es". Sabía o al menos debía saber de la existencia de los productos URALITA y que estaban protegidos por una marca que se ha acreditado muy conocida en España. Por lo tanto, registrar esa marca ajena como nombre de dominio importaba impedir que el titular marcario reflejara la marca en el nombre de dominio correspondiente.

La Política, Párrafo 4 b) ii), requiere que el registrante-demandado "haya desarrollado una conducta de esa índole". El Panel considera que el demandado, al conocer las circunstancias de titularidad y renombre de la marca ajena a la que es idéntica o confundiblemente similar el dominio, y registrarlo sin derechos ni intereses legítimos propios ha incurrido en una conducta de tal índole, con lo que se determina que el requisito descripto se encuentra presente.

El demandado también ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la Política, Párrafo 4 b) iii) que dice:"(U)sted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

A todas luces, el demandado no es un "competidor" de la demandante. Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbación, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aquí la perturbación se ha realizado para hostigar a la demandante y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del demandado con el citado Párrafo 4 b) iii) queda enmarcada, así como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El Panel concluye que la demandante ha probado la circunstancia del párrafo 4(b)(i) de la Política.

Por otra parte, la finalidad de lucro ilegítimo por la venta del nombre de dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas sólo ejemplificativamente en la Política. Que el demandado haya registrado un nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "uralita" es un nombre de uso común, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe. Si tuviera buena fe el demandado entonces no debería haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a uso comercial. La publicación en la página respectiva - por derivación a otra de cuyo dominio es titular o controlante el demandado - de datos supuestamente útiles o instructivos sobre el material de construcción "uralita" confirma que la registración ha sido hecha manifiestamente con la intención de desviar a un eventual navegante de la Red que esté buscando a la empresa URALITA, S.A. en su figuración virtual, y no se compadece con algún uso legítimo de uralita.com. Como se vio, el demandado no ha probado derechos ni intereses legítimos propios sobre el nombre de dominio, ni mucho menos algún interés legitimo como, por ejemplo, realmente querer ilustrar al público sobre materiales de construcción en general o la "uralita" en particular. Por el contrario ha quedado acreditado que es muy conocida la marca del demandante en España. Asimismo, la demandante URALITA, S.A. es caracterizada por el demandado como una "gran empresa" y como "empresa casi centenaria que es", lo que prueba que conocía bien a la demandante, y no podía ignorar – a pesar de lo que afirma el demandado – que URALITA, S.A. podía tener interés en el nombre de dominio uralita.com.

Por todo lo expuesto, el Panel determina que el nombre de dominio uralita.com ha sido registrado de mala fe.

Reprocha la demandante al demandado no hacer un uso legítimo y leal, o no comercial del dominio, tratar de aprovecharse ilegítimamente de la marca, estar intentando empañar la imagen de URALITA, S.A. y atraer visitantes al sitio www.artistaspain.net, del que es titular su hermano, con una clara finalidad lucrativa. Agrega que el demandado ha intentado aprovecharse del prestigio de la marca "URALITA" para atraer visitantes a los sitios "artistaspain.net" y "artfromspain.com", con los que está vinculado, lo que es también un indicio de mala fe recogido expresamente el párrafo 4.b) de la Política.

Alega la demandante que el mismo 17 de Marzo de 2000, justo después de la reunión con los abogados de URALITA, S.A., el demandado cambió la página Web a la que se accede desde el dominio www.uralita.com y colocó como único contenido un breve texto con información general sobre el origen histórico y la forma de fabricar el amianto-cemento, el cual se inicia mediante la definición del Diccionario de la Real Academia Española. Además, con el deliberado propósito de producir confusión, el demandado incluye una referencia al Manual General de Uralita, manual editado por URALITA, S.A. y sobradamente conocido por el mundo empresarial al que se dirige. Al lado de este texto, en la página Web, el demandado colocó un "link" a la dirección www.artfromspain.com, con la que tiene estrecha relación.

Considera la demandante que el sitio web ha sido puesto en funcionamiento de forma apresurada, que no tiene un verdadero contenido informativo, y que busca a) dar la apariencia de uso del domino; b) crear confusión con la propia Página Web de URALITA, S.A con la intención de causar daño a la demandante apremiándola para que acabe pagando un alto precio por el dominio, y c) dar promoción al sitio Web www.artfromspain.com, aprovechando el potencial de visitas a la página de visitas de Uralita (aprovechamiento ilícito de la imagen de terceros).

Refiere la demandante que en la tarde del día 17 de marzo de 2000 el sitio Web al que se accedía a través de la dirección www.uralita.com, volvió a quedar "en construcción", siendo imposible acceder a la página, y quedando, por tanto, privado de cualquier contenido. Agrega que el demandado el día 19 de marzo volvió a enviar un nuevo mensaje, bajo el seudónimo "Michael Jordan" al Foro de la Empresa URALITA, S.A. en el Portal Financiero INVERTIA, en el que volvía a insistir en que la empresa no era titular del nombre de domino "uralita.com".

Refiere la demandante que el día 21 de marzo el demandado volvió a cambiar el contenido de www.uralita.com. Al teclear www.uralita.com, la página se redirecciona automáticamente a la dirección http://www.artistaspain.net/uralita/index2.html, de cuyo dominio también es titular el hermano del demandado, Manuel del Rosal Macías. Aparece una única pantalla casi vacía de contenido, con una serie de links a los siguientes direcciones: "Bolsa" lleva a la página de inicio de www.invertia.com, página de información financiera donde fueron enviadas las no ticias relativas al dominio "uralita.com"; "Broker Online" lleva a la página de inicio de www.bbvnet.com/plus, página del Banco Bilbao Vizcaya, entidad sin relación alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado. "Noticias" lleva a la página de inicio de la edición electrónica del diario Expansión, entidad sin relación alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado, pero donde han sido publicadas noticias relativas al interés de URALITA, S.A. en invertir en comercio electrónico. "Subastas" lleva a la página de inicio de www.ibazar.com, que es justamente el sitio de subastas donde se tiene en subasta online el domino "uralita.com"; siendo IBAZAR una entidad sin relación alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado. "Buscador" lleva a la página de inicio de www.yahoo.es, quien no tiene relación de ninguna clase con URALITA, S.A., ni con el demandado. Es posible bajarse un documento "Word" comprimido con exactamente el mismo texto acerca de la fabricación e historia del cemento que figuraba en la primera versión de esta página.

El demandado no ha conseguido rebatir ninguna de las afirmaciones precedentes.

Coincidentemente con lo alegado por el demandante, este Panel ha constatado mediante una visita independiente realizada el 6 de mayo de 2000 al sitio web www.uralita.com que quien lo visita es redireccionado automáticamente al sitio del demandado www.rafaeldelrosal.com y que al entrar en la palabra "uralita" de este último sitio se remite a una pantalla que por una parte contiene una referencia al significado de "uralita" como material de construcción y por la otra se proporcionan distintos vínculos o links. Entre ellos figuran los vínculos indicados por la demandante. Con ello el Panel comprueba en forma independiente que el demandado ha incurrido en la conducta descripta por la Política, cuando indica en el Párrafo 4 b):

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".

El sitio al que se atrae usuarios ahora es el propio del demandado: rafaeldelrosal.com. Antes lo fue el del demandado y su hermano. El ánimo de lucro resulta tanto de que ambos sitios son del tipo ".com", como de que existe oferta de servicios no gratuitos en el primero (uno de los links es "publicidad"). Todo ello sin aclarar que no existe relación alguna con la marca del demandado. Provocar la posibilidad de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el sitio que corresponde a la marca de la demandante - sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe. El Panel considera, por otra parte, que la explicación del demandado, de que la redirección de www.uralita.com hacia www.rafaeldelrosal.com o al anterior sitio fue por el costo, es poco creíble, pero aunque así no fuera, ello no disminuye en nada la aplicabilidad directa del mencionado Párrafo 4 b)iv) de la Política a este caso.

El demandado ha alegado que "el contenido de la web www.uralita.com no es ningún acto de mala fe ni afecta de ninguna manera a la empresa Uralita, S.A., sino todo lo contrario como pueden atestiguar los e-mails recibidos de gente interesada en conocer la oferta de materiales de construcción de la empresa Uralita, S.A. o que pretenden participar de una manera u otra en la creación del portal"; que "el gráfico de cotización de la empresa Uralita, S.A. muestra que no ha parado de subir desde el día 16 de Marzo hasta la fecha actual", y que "se ofrece la posibilidad al usuario de insertar publicidad mediante banners publicitarios siempre que esta no perjudique a la empresa Uralita, S.A.". Todo ello no favorece al demandado, ya que el redireccionamiento de un nombre de dominio que representa a una marca ajena está expresamente contemplado en el citado párrafo, mientras que la venta de publicidad, con o sin contenidos perjudiciales a la demandante, habla del fin de lucro que contempla la citada norma.

La Política, Párrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilización de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilización de mala fe. Para ello el Panel está autorizado a contemplar el caso también a la luz del derecho español.

Como en el caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v Antonio Casals, este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso "nocilla.com" por el Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Oviedo, España [1]. La actora era titular de la marca NOCILLA y pedía medidas cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez, fundándose en la Ley de Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 25; Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 1428, resolvió la prohibición y orden de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA; la prohibición y orden de cese inmediato del nombre de dominio de Internet http://www.nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo, y de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet; orden de embargo del nombre de dominio citado, comunicándolo al registrador Network Solutions, Inc; prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio, salvo los ordenados expresamente por el Juzgado; se ordenaron además astreintes, y se condenó a la demandada al pago de las costas.

En dicho caso se juzgó que no era obstáculo para la procedencia de las cautelares que la página web se encontrara en construcción. También se consideró que el conocimiento de los productos de la parte actora, y de sus registros marcarios, y el mantenimiento de la página web en Internet con la denominación "nocilla" aún después del requerimiento notarial hecho por la actora a la demandada, eran bases para las medidas cautelares.

Una resolución similar mereció el reciente caso Metacampus ante el Juzgado de 1ra. Instancia N° 9 de Madrid, Autos de Medidas Cautelares 141/2000 [2]. El 10 de marzo de 2000 se decidió inter alia la prohibición y cese a las demandadas del uso de los nombres de dominio en Internet " www.metacampus.net " así como cualquier otro que incluya el término "METACAMPUS". Las cautelares habían sido pedidas por la Fundacion per a la Universidad Oberta de Catalunya, titular de la marca METACAMPUS registrada en España, contra la registrante del nombre de dominio Imago Mundi SL, de Madrid, y otra sociedad. La demandante de las cautelares se fundaba en el art. 40 de la Ley de Marcas. El auto se fundó en el art. 30 citado en 6.1. arriba, y encontró que había apariencia de buen derecho y peligro en la demora. La Magistrado-Juez consideró que "el hecho que la Ley de Marcas no contenga previsión legal alguna sobre la asociación de un dominio en Internet con una marca, no implica en modo alguno que dicha omisión haya sido buscada de manera intencionada". En consecuencia, se consideró aplicable al caso dicha norma.

En opinión de este Panel, el caso presente exhibe notas del todo similares a las de los casos Nocilla y Metacampus.

Por otra parte, son particularmente demostrativos de una utilización de mala fe del nombre de dominio los mensajes de un tal "Michael Jordan " mencionados en 5.1. arriba, enviados al foro de "Uralita" en el sitio de Invertia. Con lo afirmado y documentado en la demanda – y no contestado por el demandado incumpliendo su carga - el Panel considera que tales mensajes efectivamente emanaron del demandado o de personas bajo su control o asociadas al mismo. El dominio de la dirección de correo electrónico del remitente "Michael Jordan" es "ARTSFROMSPAIN.COM", el mismo de quien según la demandante – sin cuestionamientos del demandado - puso el dominio "uralita.com" en subasta on line el 17 de marzo de 2000 en el portal de subastas ibazar.com con precio de salida de 40.000.000 Ptas.

Surge de la consulta que realizó la demandante – lo que tampoco fue contestado por el demandado - que el dominio de la dirección de correo electrónico de "Michael Jordan" es "ARTFROMSPAIN.COM", que coincide con la dirección de correo electrónico del demandado que aparece en la Base de Datos "Whois" de Network Solutions, Inc. El nombre de domino "artfromspain.com" está registrado por un hermano del demandado. Es decir, que quien envía los mensajes cargados de sorna al foro Uralita es quien al mismo tiempo quien pone el dominio en subasta con precio inicial idéntico al reclamado a los abogados de la demandante. Esa persona es, por lo tanto, el demandado o personas bajo su control o de su relación.

Eso no es todo al respecto. Una conexión independiente realizada por este panelista el 7 de mayo de 2000 al sitio www.invertia.com, foro "Uralita", permitió encontrar un mensaje enviado el 18 de marzo de 2000 por el usuario "Miguel Ángel" pidiendo información sobre el valor Uralita, y comentando que habría una opa [3] próximamente, que todo el mundo dice que la acción está barata y subirá, pero que no acaba de despertar, que hay volatilidad anormal en ella, y que por último quiere contrastar opiniones con el foro. Dicha consulta obtuvo la siguiente respuesta del tal "Michael Jordan":

"Quizá porque el dominio uralita.com no pertenece a la empresa".

Es decir, que ahora ya no se limita el demandado a hostigar a la empresa, sino que directamente atribuye en público la alta volatilidad del papel y el estancamiento de su precio en bolsa a que él posee el nombre de dominio y no la empresa.

Este panelista, en la misma conexión, determinó que bajo el título "Lo que hay que saber sobre Uralita.com" el demandado con fecha 30 de marzo de 2000 envió otro mensaje al foro "Uralita" en el que declara "Ya que por lo visto mucha gente sabe quien se esconde bajo el seudónimo Michael Jordan es Rafael del Rosal, propietario del dominio uralita.com, mantuve una reunión con los abogados representantes de Uralita, previa cita concertada por ellos" y continúa relatando su versión de la reunión con los abogados de la demandante que coincide básicamente con lo relatado al respecto en la contestación de demanda. Por lo tanto, este Panel tiene por acreditado que "Michael Jordan" es en realidad el demandado.

El Panel considera que tales mensajes hablan de un notable cinismo del demandado al tiempo que explican cuál fue la finalidad excluyente del registro de uralita.com: venderlo al titular marcario URALITA, S.A. con sumo provecho, y sin derecho para poder hacerlo, mofándose entretanto burdamente de la empresa frente al público interesado en la inversión bursátil en un sitio y foro que es visitado por quienes tienen un interés concreto en informarse sobre la evolución del título valor de la demandante.

Cualquiera sea la apreciación de dicha conducta a la luz de las normas que puedan regir en España para la difusión de rumores en un medio público en relación a títulos valores, el Panel no duda al considerar que el proceder del demandado al enviar los mensajes comentados incurrió en una utilización de mala fe del nombre de dominio comprendida dentro del criterio amplio de la Política, Párrafo 4 b).

Por todo lo expuesto, el Panel determina que el nombre de dominio uralita.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

El Panel ha determinado que el nombre de dominio uralita.com es idéntico o confundiblemente similar a las marcas URALITA de la demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que la registración de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y está siendo usado de mala fe por el demandado.

Por todo ello y conforme a los Párrafos 4 i) y 15 de la Política, el Panel Administrativo resuelve requerir que la registración del nombre de dominio uralita.com sea transferida a la demandante, URALITA, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista Unico

12 de mayo de 2000

1. Texto del Auto publicado en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm.

2. Texto del Auto publicado en http://www.dominiuris.com/documentacion/comentarios/metacampus.htm.

3. Oferta Pública de Adquisición.