Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La Demandante es METRO BILBAO, S.A., una sociedad constituida conforme al derecho español con domicilio social en Calle Navarra 2, C.P. 48001 – Bilbao (Bizkaia), España (la "Demandante"), representada por Da. Carmen Sarachu Izquierdo y por D. José María de la Sota, Abogado, de Landwell – PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Jurídico y Fiscal, S.L., Bilbao (Vizcaya), España.

El Demandado es el señor D. Ignacio Allende Fernández, con domicilio en Avenida de Los Chopos 65, Las Arenas, Getxo, Vizcaya, España (el "Demandado"), representado por Dña. Ana de Godos Castellanos, Abogada, de Ana de Godos Castellanos & Tomás García Villanueva Abogados, Bilbao, España.

El nombre de dominio en disputa es <metrobilbao.com>, registrado en Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el "Registrador").

El 19 de mayo de 2000 la Demandante presentó por correo electrónico al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 24 de mayo de 2000 la demanda en papel fue recibida por el Centro. El 13 de junio de 2000 el Centro acusó recibo de la demanda. La Demandante efectuó el pago del arancel por la tramitación del caso.

El 20 de junio de 2000, ante una consulta del Centro, este recibió una respuesta del Registrador sobre datos de registración y contactos correspondientes al nombre de dominio en cuestión. El 29 de junio de 2000 el Centro notificó la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.

El 18 de julio de 2000 el demandado envió por correo electrónico la contestación de demanda al Centro. El 20 de julio de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación de demanda. El 21 de julio de 2000 el Centro recibió la contestación de la demanda en papel.

Después de recibir la Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el 21 de agosto de 2000 el Centro lo designó panelista único. Quedó establecido que la fecha límite para dictar resolución en el caso sería el 4 de septiembre de 2000. De este modo, el Panel quedó constituido conforme a la Política y al Reglamento.

No hubo otras presentaciones de las Partes. No se dictaron órdenes de procedimiento ni se ordenaron prórrogas.

La demanda y su contestación se presentaron en español. De acuerdo al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.

Los siguientes hechos y circunstancias resultan de de las alegaciones de las partes y documentación agregada, y que no han sido contestadas.

La demandante es una sociedad comercial que gestiona el ferrocarril suburbano denominado "Metro" de la ciudad de Bilbao. La denominación social de la Demandante es METRO BILBAO, S.A., tal y como figura en el Registro Mercantil de Vizcaya, donde está inscrita la sociedad.

El demandante es titular de los siguientes registros marcarios en España:

• "METRO BILBAO", concesión con fecha de solicitud 28/7/1995, títulos 1.979.289 a 1.979.330, en las 42 clases del Nomenclador Internacional; y
• "METRO BILBAO, S.A.", concesión con fecha de solicitud 16/01/1993, títulos 1.729.411 a 1729.452, en las 42 clases del Nomenclador Internacional.

La Demandante es el registrante de <metrobilbao.net> y opera el correspondiente sitio Web <www.metrobilbao.net>.

El Demandado es el registrante de <metrobilbao.com> y opera el sitio Web <www.metrobilbao.com>.

Según lo afirma y prueba la Demandante, el Demandado requirió la suma de 100 millones de pesetas para la transferencia del nombre de dominio. El Demandado reconoce la existencia del pedido de dicha suma, aunque le atribuye un sentido equivalente a negarse en absoluto a transferir el dominio.

Según lo afirma y prueba la Demandante, el Demandado publicó en dicho sitio Web ciertas imágenes. El Demandado reconoce la publicación, divergiendo las Partes en cuanto al carácter de aquellas: "pornográficas" para la Demandante, o "cómicas", "meramente eróticas" o "en clave de humor", para el Demandado.

Con fecha 17 de mayo de 2000 la Demandante requirió al Demandado por conducto notarial el cese en la utilización del nombre de dominio y su transferencia a la Demandante, y le comunicó la posible existencia de una infracción del derecho de marca.

5.1. La Demandante alega:

• El nombre de dominio en cuestión es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de productos y servicios "METRO BILBAO" sobre la que el demandante tiene derechos; que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y que este ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
• La utilización de la marca "METRO BILBAO" como nombre de dominio en una página web por una persona ajena totalmente a la empresa METRO BILBAO, S.A., supone un uso ilegítimo e inaceptable de dicha marca y genera inevitablemente confusión con respecto a la marca de servicios y productos de la Demandante.
• El Demandado no posee el registro de la marca METRO BILBAO, ni por tanto tal denominación se puede identificar con una sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del dominio.
• El titular del dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación, ni ofrece tampoco en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre, desde su registro el 19 de marzo de 2000. El contenido de la página se basa exclusivamente en fotografías pornográficas y contenidos ofensivos para con la empresa METRO BILBAO, S.A., con ánimo de desprestigiarla, ofenderla y generar una mala imagen.
• El demandado procedió al registro del nombre de dominio para introducir todo tipo de contenido ofensivo contra la sociedad demandante, con la finalidad de causar daño a través del desprestigio y la mala imagen, y obtener una compensación económica a cambio de su cesión. La finalidad del demandado es hacer un uso ilegítimo, desleal y no comercial del nombre de dominio, para empañar el buen nombre de la sociedad demandante.
• El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe por el demandado, y con la finalidad de obtener un beneficio económico, impidiendo a su vez que el dominio sea registrado por la compañía titular de la marca.
• El propio titular del dominio y ahora demandado, explica que en venganza por una multa que le fue impuesta por viajar sin billete, registró el dominio, creó la página, la llenó de contenido ofensivo y pornográfico para dañar la imagen del Metro de Bilbao, y con ánimo de lucro pide ahora 100 millones de pesetas para retirar dicha página y cederla a su legítimo propietario, cifra infinitamente superior a los gastos generados por la obtención del dominio, y considerada como un auténtico chantaje por parte del demandante.
• La mala fe del demandado tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio queda reflejada en lo expresado por él mismo en la entrevista concedida a un periódico. En el contenido de la página, aparte del contenido pornográfico, se incluyen toda una serie de páginas en las que el demandado explica las causas que le movieron a registrar el dominio, y la utilización que está haciendo de él, la venganza por una sanción que se le impuso en su día, para lo cual registró el dominio aprovechando que no estaba registrado, evitando así que METRO BILBAO, S.A. pudiera registrarlo y logrando con ello un instrumento de presión para el posterior chantaje que está cometiendo contra el demandante. En la página web no lleva a cabo actividad comercial alguna, sino únicamente acumula contenido ofensivo y denigrante para el demandante.

5.2 El Demandado alega:

• El Panel Administrativo carece de competencia para resolver este conflicto. 1
• Las marcas "METRO BILBAO" y "METRO BILBAO S.A.", propiedad del demandante, constan de palabras genéricas. Juntas las dos palabras "METROBILBAO" resultan igualmente de uso común y genérico y no reivindicables.
• El demandado desconocía el registro marcario de METRO BILBAO.
• No son de aplicación al caso la legislación y doctrina de marcas y competencia desleal, dado que el uso que se confería a la WEB por el demandado no es ni ha sido nunca de carácter comercial.
• La página del demandado no se configura con el ánimo de conseguir alguna ventaja comercial sino como un servicio a la comunidad, sobre el funcionamiento y gestión del ferrocarril metropolitano de Bilbao, de modo que los usuarios puedan dar cauce a sus sugerencias, comentarios y quejas.
• El demandado no tiene registrada una marca con el nombre METROBILBAO, ni un producto en el mercado con dicho nombre, pero tiene un interés legítimo y digno de protección: el control crítico del ciudadano sobre una determinada gestión de un servicio público de transporte y la protección de los derechos del usuario, que puede expresarse libremente sólo en un medio que sea realmente ajeno a la propia institución.
• El nombre del dominio controvertido no genera ninguna confusión con respecto a los servicios que presta el demandante. Los internautas distinguen perfectamente el contenido de esta página de lo que es la Demandante.
• No es cierto que el Demandado pretenda hacer un uso ilegítimo ni desleal del dominio, para empañar el buen nombre de la sociedad demandante. Por más que la existencia de la página <www.metrobilbao.com> incomode a los gestores del metro, no hay ningún ánimo de desprestigiar, sino de denunciar aquello que no sea correcto o que sea susceptible de mejorarse.
• Aunque en un principio el demandado se sintió afrentado por la situación que le afectó como usuario, al ser multado a su entender injustamente, nunca tuvo intención de causar desprestigio ni de hacer venganza, por más que así se haya hecho constar en publicaciones de prensa e incluso en el propio contenido de la página. Ello siempre se hizo en tono de humor.
• No es serio ni admisible tampoco la adjetivación de "pornográfico", referida a unas imágenes que en el peor de los casos se podría denominar como "eróticas", más bien "cómicas". Aquellas imágenes que inicialmente se ofrecieron, lo fueron en clave de humor y, por un breve espacio de tiempo.
• La demandante no acredita la ausencia de interés legítimo por parte del demandado. No es razón la simple alegación de que no es titular de la marca "METRO BILBAO". Es perfectamente posible que exista un interés legítimo a pesar de no tener registrada una marca.
• El demandado ha estado utilizando el dominio para un uso no comercial con un interés legítimo, cual es la prestación de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano. El Demandado tiene el derecho e interés legítimo de interesarse por los asuntos públicos que le afectan directamente, incluso adoptando una actitud crítica en ejercicio de su libertad de expresión, consagrada en la Constitución española, artículo 20. Ni en Internet ni fuera de ella, puede existir alguna persona que albergue duda sobre la procedencia de la página del Demandado y de su independencia respecto de la demandante.
• La parte actora no ha acreditado ni un solo indicio de mala fe en el registro o utilización del nombre. La apreciación de la mala fe ha de interpretarse de forma restrictiva. En todo caso, ha de ser probada por la parte que la alega.
• La demandante no ha demostrado la existencia de propósito de reventa del nombre de dominio, dado que no ha existido ningún verdadero intento de venta ni al demandante ni a ninguna otra persona. Las afirmaciones del demandado que se citan por el demandante, en el sentido de que tenía intención de vender el dominio por un precio de 100 millones, para nada son demostrativas de ninguna intención de vender, y así lo tiene manifestado públicamente el demandado. El hecho de que se fijara un hipotético valor de cien millones de pesetas para retirar la página demuestra fuera de toda duda que la página no está en venta.
• El demandado tampoco intentó impedir a otros el uso de sus marcas., dado que la propia METRO BILBAO, S.A., decidió desde el principio identificarse en Internet con el dominio METROBILBAO.NET. La sociedad podría haber aprovechado la ocasión del registro de ese dominio para inscribir también <metrobilbao.com> pero estimó que no era necesario, dejándolo libre para cualquier otra iniciativa.
• El demandado tampoco intentó disputar mercado a un competidor, ya que no realiza ninguna actividad comercial; el demandante gestiona un servicio público.
• El demandado tampoco intentó atraer internautas basándose en la confusión generada. Prueba de que no existe confusión, ni riesgo de la misma, es que la web del demandado presenta un contenido informal en clave de humor, en el ejercicio de su derecho a expresarse libremente. Este contenido es el que presenta atractivo y el que motiva al público para su visita. No se ha buscado la confusión, y ésta no existe.
• No resulta de aplicación la legislación marcaria, debido a que, por un lado, el demandante gestiona un servicio público que queda fuera del tráfico mercantil ordinario. El uso que el demandado confiere a la página se encuentra totalmente alejado de intereses empresariales o mercantiles.
• En el caso de admitir la existencia de algún conflicto identificativo entre las partes, el ámbito de aplicación del presente procedimiento resulta totalmente inadecuado. Teniendo las dos partes nacionalidad española, lo procedente sería que entendiese la jurisdicción ordinaria española.

6. Discusión

El demandado ha planteado la incompetencia de este Panel. El Panel considera que debe examinar con carácter previo los siguientes argumentos del Demandado, citados a continuación en bastardilla:

1. La controversia afecta a dos partes de nacionalidad española siendo lo procedente que los órganos judiciales españoles sean los encargados de conocer el asunto. Cualquier cláusula de sometimiento a un sistema arbitral sería nula sobre la base de la legislación española de arbitraje, aplicable a ambos contendientes al ser éstos de nacionalidad española, por lo que el grupo de expertos no tiene competencia para enjuiciar la eventual controversia surgida.

Al respecto, el Panel considera que el Demandado, al registrar el nombre de dominio con el Registrador aceptó la "política de resolución de disputas" contenida en la cláusula 8 del Acuerdo de Registración (service agreement) versión 5.0, documento agregado a la demanda. Esa política no es sino la Política de la ICANN sobre cuya base se presentó la demanda. En el Caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, parágrafos 6.1 y 6.2., a la que se remite brevitatis causa, este Panel consideró que el registrante de un nombre de dominio, como promitente de una estipulación en favor de tercero, ha aceptado ser demandado y vincularse en un procedimiento iniciado por el titular marcario, tercero beneficiario de la estipulación.

La nacionalidad de las partes es irrelevante para determinar la competencia del Panel en este tipo de procedimientos. El propio registrante aquí demandado eligió libremente registrar, con un registrador autorizado por la ICANN para registrar nombres de dominio ".com" (del tipo llamado "internacional") y no un dominio bajo el ccTLD ".es". En consecuencia, el Panel desestima el argumento del Demandado. Por otra parte, atender a la igual nacionalidad de las partes para que no se aplique este procedimiento equivaldría a despojarlo de eficacia en la mayoría de los casos, que son de partes de igual nacionalidad o país de residencia. El criterio justo es entonces aplicar este procedimiento cuando se cumplen sus requisitos formales, y eventualmente recurrir a las leyes y sentencias judiciales del país de nacionalidad o residencia común para ilustrar el criterio del Panel en la resolución de un caso concreto. El Panel desestima el argumento del Demandado.

2. El demandado no es un empresario o profesional, ni por lo mismo pretende un uso comercial del dominio. Igualmente, el demandante, como empresa pública que es, dedicada a gestionar un servicio público de transporte de viajeros, carece de objetivos puramente comerciales, debiendo servir en primer lugar a los intereses públicos. La cuestión es ajena a cualquier uso comercial y, por ello, ajena al presente procedimiento e incluso ajena al estricto ámbito de las marcas o signos distintivos empresariales.

Este Panel considera que para este procedimiento carece de relevancia que el Demandado sea o no un profesional o un empresario, o la naturaleza (privada, comercial, o de entidad prestadora de servicio público) que reviste la Demandante. Lo único que interesa es si ésta tiene o no derechos marcarios que le permitan invocar la Política. La Ley de Marcas española, artículo 10, establece que cualquier persona puede ser titular de derechos de marca, al mencionar a "personas naturales o jurídicas de nacionalidad española", sin distinciones 2. Dichos derechos sobre una marca cumplen una función muy definida con relación a la Política, que es un sistema de normas para resolver en forma sumaria y revisable por jueces los conflictos que se producen en la intersección de dos tipos de identificadores: los nombres de dominio de Internet ".com.", ".net" y ".org" y las marcas de comercio o de servicios. Precisamente lo que dio origen a esta innovación jurídica fue la necesidad de no aplicar en forma directa a estos conflictos ni el derecho de marcas territorial, ni la regla "first come, first served" propia de la registración de nombres de dominio. Se creó un régimen adecuado a la intersección generadora de conflictos, con elementos de ambos terrenos, en la búsqueda de un cierto equilibrio entre los intereses marcarios y los principios de la comunidad de Internet.

Asimismo, el Panel considera que la determinación de si la cuestión es ajena o no a un uso comercial no puede efectuarse con carácter previo al examen del fondo la cuestión, lo que sólo es posible si el Panel es competente para entender en este procedimiento. Por lo que antecede, el Panel también resuelve desestimar el argumento del demandado.

3. La Ley española de arbitraje exige que el convenio arbitral exprese la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de las cuestiones litigiosas a la decisión de uno o más árbitros y que exprese además la obligación de cumplir tal decisión (artículo 5-1 de la Ley 36/1988 de 5 de Noviembre), circunstancia que no acontece en el caso presente. Es clara la necesidad de que se revele una voluntad inequívoca de las partes de someterse a arbitraje y el sometimiento a cualquier decisión.

El Panel considera que la citada disposición de la Ley española de arbitraje N° 36 del 5 de noviembre de 1988 no es aplicable al presente procedimiento. Conforme al Reglamento, Parágrafo 15(a), "(...) (e)l grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables".

El Panel considera que esa facultad del Panel de determinar el derecho aplicable se extiende a las reglas y principios aplicables que determinan su propia competencia. Si bien la ley española de arbitraje consagra ciertas condiciones para otorgar fuerza de sentencia al laudo arbitral, y primariamente la voluntad inequívoca de las partes a someter cuestiones a arbitraje, ello no es la única manera en que las partes pueden extraer la resolución de un caso de la jurisdicción de los Jueces. Desde ya, pueden renunciar a derechos renunciables, y someterse, como lo ha hecho el aquí Demandado, a este tipo especial de procedimientos cuando suscribió el Acuerdo de Registración (service agreement) con el Registrador. Ese contrato es un contrato regido por la ley del Estado de Virginia, con prescindencia de la nacionalidad o domicilio del registrante del nombre de dominio.

Por otra parte, el presente procedimiento ha sido diseñado por la ICANN con un alcance muy limitado: los procedimientos se denominan "administrativos", los neutrales se denominan "panel" o "grupo administrativo de expertos", en la versión al español de la OMPI. Además, en el presente caso el demandado podría, en caso de ser vencido, plantear un juicio ante tribunales que, como en este caso, serían los de la jurisdicción de su propio domicilio. Por ello, el Panel desestima el argumento del Demandado.

4. En el caso de los contratos de adhesión, la validez o no de la cláusula de arbitraje se acomodará a la legislación referida a este tipo de contratos y, a este respecto, la legislación de usuarios y consumidores previene que cualquier limitación de derechos sea aceptada expresamente. El convenio arbitral, según la legislación española, exige la expresa aceptación de ambas partes, no siendo admisible que uno de los contratantes imponga dicha sumisión en beneficio de un tercero ajeno al contrato, sin que se pueda entender, como hace el demandante, que dicha cláusula sea una estipulación a favor de un tercero amparada por el Código Civil español, desde que viene inserta en un contrato de adhesión y no ha sido suscrita expresamente por la parte demandada.

El acuerdo de registración es efectivamente un contrato de adhesión. Sin embargo, la validez de ese contrato no está regida por el derecho español, sino por el derecho del Estado de Virginia, Estados Unidos de América, con exclusión de sus reglas de conflicto de leyes, según lo dispone el acuerdo de registración versión 5.0 en su cláusula 24. La misma cláusula establece que sólo para cuestiones relativas al uso del nombre de dominio por el registrante aquí demandado, este se someterá a la competencia material y personal, y foro del tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, División Alexandria, y a los tribunales del domicilio del demandado.

En cuanto al fondo del argumento del demandado, debe ser examinado con el mayor cuidado, ya que si se concluyera que estos procedimientos se fundan en un abuso o un engaño del predisponente-estipulante (en el caso, el registrador) cometido en detrimento del usuario (en el caso el registrante aquí Demandado) no quedaría más que declarar la nulidad del sometimiento del registrante a la Política.

Sin embargo, el Panel considera que es muy otra la situación. Desde el 1° de enero de 2000, o sea más de dos meses antes de la registración del nombre de dominio <metrobilbao.com> por el Demandado, para la entidad registradora Network Solutions, Inc. dicha política de resolución de disputas es la Política de la ICANN, y desde el día de la registración del nombre de dominio, esa política es aplicable al Demandado. La cláusula 8 del acuerdo de registración dice:

"Si Ud. reservó o registró un nombre de dominio a través de nosotros, Ud. acepta obligarse por nuestra política en vigencia para la resolución de disputas, la que se incorpora al presente y forma parte de este Acuerdo por referencia".

La política de resolución de disputas dispone:

"a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos."

La Política estaba en vigor el día de la registración del nombre de dominio, 19 de marzo de 2000. Por lo tanto no se abusó de la buena fe del demandado.

El acuerdo de registración destaca en forma muy clara la obligación de someterse a estos procedimientos por parte del demandado. Esas condiciones no son, por otra parte, más desfavorables para el usuario que las de otras entidades registradoras, ya que todas ellas contienen literalmente la misma Política de ICANN. La Política se aprobó entre otras cosas para terminar con el sistema de la puesta en suspenso (on hold) a que recurría el registrador Network Solutions, Inc. a la espera de que el conflicto en torno a un nombre de dominio se resolviera por la vía judicial, lo que traía numerosos inconvenientes, entre otros al titular del nombre de dominio.

Por otra parte, estos procedimientos resguardan debidamente las reglas del debido proceso y la igualdad de las partes, imponiendo al panel actuante una imparcialidad estricta en relación a las partes. El Reglamento, Parágrafo 10(b) establece:

"b) En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso."

Esas condiciones no son menos estrictas que las que imponen universalmente las leyes y la doctrina a los árbitros en un arbitraje regularmente conducido.

Por otra parte, los costos de administración del proveedor OMPI y honorarios del panelista está íntegramente cubiertos por la parte Demandante. Una decisión eventualmente adversa al Demandado es susceptible de ser atacada por éste ante los tribunales de Bilbao. Además, el Reglamento, Parágrafo 18, contempla expresamente la posibilidad de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante un procedimiento administrativo, pudiendo el Panel de acuerdo a las circunstancias, suspender, concluir o continuar el procedimiento.

Por otra parte, el sistema de resolución de controversias incorporado al acuerdo de registración está adecuada y lealmente expuesto al usuario-registrante. No se observan ni "letra chica", ni tipografías dificultosamente legibles, ni falta de claridad en las cláusulas, inclusive la que remite a la Política. En suma, no hay ni deslealtad ni abuso del predisponente-Registrador en detrimento del usuario-registrante del nombre de dominio.

Por las razones que anteceden el Panel rechaza la defensa de incompetencia opuesta por el Demandado y se declara competente para resolver esta controversia. En lo que sigue, este Panel examinará el fondo de la cuestión.

6.2 Identidad o Similitud Confundible

El Panel considera más allá de toda duda que el nombre de dominio en cuestión es idéntico letra por letra a las marcas "METRO BILBAO" sobre las que la Demandante tiene derechos de registración en España, salvo por la inexistencia del espacio en blanco entre las palabras "metro" y "bilbao", y por el uso de minúsculas en el nombre de dominio. La falta del espacio en blanco es irrelevante para una determinación de identidad o similitud confundible, ya que es sabido que los espacios no pueden ser técnicamente representados como tales en la registración de un nombre de dominio. Por ejemplo en el caso OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithse ha dicho que "la eliminación del espacio entre palabras en los nombres de dominio está dictada por factores tecnológicos y es práctica común entre los registrantes de nombres de dominio".

Por otra parte, la Demandante también tiene derechos marcarios en España sobre "METRO BILBAO, S.A.", marca a la que el nombre de dominio en cuestión es confundiblemente similar, si no idéntico por la presencia en la marca de la abreviatura "S.A.". Si además se considera la adición de ".com" en el nombre de dominio, se concluye que este es por lo menos confundiblemente similar a las marcas de la Demandante.

El Panel no puede aceptar en este caso la alegación del demandado según la cual "METRO" y "BILBAO" son términos genéricos, así como también lo sería su adición en una sola palabra, y como tales, serían todos signos no reivindicables. Precisamente lo contrario es el caso: hay un único tren "Metropolitano" o "Metro" en "Bilbao", por lo que "METRO BILBAO " solo puede referirse al medio de transporte cuya operación gestiona la Demandante.

En los casos OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals y D2000-0219 URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macías este mismo Panel rechazó defensas similares a la presentada por el Demandado. Si las marcas han sido concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) un panel no está autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaración de nulidad de marca, ni para pasar por alto la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesión de marca..

Ya se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo país, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de residencia. Ver Caso OMPI D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, párrafo 6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel está autorizado, para ilustrarse en cuanto al fondo de la cuestión, a guiarse por la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. En cuanto a la primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M. http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, visitado por el Panel 3.

Por otra parte, tampoco puede aceptarse como argumento de defensa que el Demandado ignorara que la Demandante tiene registradas las marcas citadas. La registración de marcas conforme a la ley española requiere su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", conforme al citado art. 25 de la Ley de Marcas, ley que prevé un procedimiento de oposición por parte de los interesados. La defensa de desconocimiento del carácter ajeno de la marca es además, verdaderamente poco creíble en quien ha armado y opera un sitio web que se refiere exclusivamente al servicio de transporte prestado por la demandante en la misma zona de residencia de ambas partes y por quien es o ha sido usuario del servicio de transporte en cuestión, como está reconocido profusamente por el Demandado.

Por todo lo anterior, el Panel considera que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

6.3. Inexistencia de Derechos o Intereses Legítimos sobre el Nombre de Dominio

El demandado ha alegado que tiene un derecho constitucionalmente garantizado a la libre expresión de sus ideas, incluidas las críticas al servicio prestado por la Demandante, conforme a la Constitución española, art. 20. El Panel considera que en eso le asiste razón al demandado, como ciudadano que es de un país en que notoriamente impera amplia libertad de expresión y opinión. Sin embargo, ello no significa que dichas críticas amparadas por la libertad de publicar libremente sus ideas en la Internet pueda llevarlas a cabo mediante el uso de un sitio Web operado bajo un nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la Demandante.

En el caso OMPI D2000-0071 CSA International a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., 24 de marzo de 2000, los distinguidos panelistas D.J. Ryan (presidente), R.A. Fashler y P.L. Sbarbaro dijeron:

"El reclamo de los demandados respecto de derechos e intereses legítimos se basa esencialmente en una pretensión de libertad de expresión y de opinión, pero ese derecho no requiere para ese propósito el uso de las marcas del Demandante en los nombres de dominio. Un nombre de dominio no es meramente una dirección, también es un medio de identificación. Como se lo notó en el informe final de la OMPI: ‘Los nombres de dominio se concibieron para cumplir una función técnica de una manera conveniente para los usuarios humanos de la Internet. Fueron concebidos para proporcionar a los ordenadores direcciones que fueran fáciles de recordar y de identificar sin tener que recurrir a la dirección numérica IP. Precisamente porque son fáciles de recordar y de identificar, sin embargo, los nombres de dominio han venido a adquirir una existencia suplementaria como identificadores comerciales o personales´". "La adopción por los demandados de una dirección de Internet substancialmente idéntica o confundiblemente similar a la del nombre, dirección de Internet y marcas del demandante debe desviar a los consumidores de manera inevitable y equívoca hacia esa dirección, y tiene el efecto de denigrar las marcas" 4.

En los Casos OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithy D2000-0300Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, el distinguido panelista Frederick M. Abbott dijo:

" ...El derecho a expresar los propios puntos de vista no es lo mismo que el derecho a usar el nombre de otro para identificarse uno mismo como la fuente de estos puntos de vista. Uno puede ser perfectamente libre de expresar sus puntos de vista acerca de la calidad o características de la información del New York Times o de la revista Time. Eso no se traduce, sin embargo, en un derecho a identificarse uno mismo como el New York Times o la revista Time.

En el caso presente, el demandado está usando como su identificador el nombre de dominio (...)". 5

"Cuando un usuario de Internet busca la marca del demandante, encontrará la dirección del sitio del demandado. No hay nada en el nombre de dominio que indique que el sitio está dedicado a criticar al demandante, aún cuando esta crítica es evidente cuando se visita el sitio del demandado. Al usar la marca del demandante, el demandado desvía tráfico de Internet hacia su propio sitio, privando por ese medio al demandante de visitas de usuarios de Internet." 6

Este Panel acepta el razonamiento de los paneles citados: el Demandado puede sin duda dar a publicidad en la Internet sus críticas y quejas y las de otros usuarios del Metro de Bilbao, por más virulentas que sean. Simplemente deberá adoptar otro nombre de dominio para esos fines.

Con lo dicho el Panel desestima la defensa del Demandado de que tiene derechos e intereses legítimos basados en el ejercicio de la libre expresión cuando utiliza como nombre de dominio una marca de la Demandante.

Más allá de cualquier valoración respecto del derecho de libre expresión y opinión, incluyendo la publicación de las ideas, cuando las mismas se expresan de forma que representen una denigración de la marca, dejan de calificar como uso legítimo del nombre de dominio.

En el presente caso, la publicación de imágenes "pornográficas" (en opinión de la demandante) o simplemente "eróticas", o "cómicas", o en "clave de humor" (en opinión del representante del demandado) en un sitio Web bajo nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la Demandante no es sino un uso denigratorio de la marca a través del nombre de dominio correspondiente.

Un uso del nombre de dominio en forma denigratoria de una marca ajena no puede considerarse un uso legítimo. De acuerdo a la Política, Parágrafo 4(c)(iii), para que se pueda alegar el uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, este debe ser "sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca".

Más allá del mejor o peor gusto que trasluce la inclusión de las imágenes del sitio Web del Demandado, lo cierto es que un internauta que busque en un motor de búsqueda un dominio idéntico a una marca que conoce, espera razonablemente conectarse con un sitio que pertenezca a la demandante, titular de marcas bien conocidas en Bilbao y quizá en otras partes de España y relacionadas con un servicio de transporte bien conocido de Bilbao. Ese navegante experimentará muy probablemente por lo menos una sensación de desconcierto que ciertamente opera en detrimento de la marca, empañándola. Este panelista considera, por lo demás, que la inclusión en el sitio Web del Demandado de las imágenes aportadas por la Demandante (Anexo 10 de la demanda) debe haber sido juzgada inconveniente incluso por el mismo Demandado, que las retiró del sitio como se comprueba con la visita independiente del Panel realizada al sitio web el 22 de agosto de 2000. El posterior retiro de las imágenes demuestran que ese uso del sitio era de mala fe hasta para el propio Demandado.

Por último, no puede olvidarse que el propio Demandado ha afirmado que el Demandado "registró el nombre de dominio considerado con posterioridad a que el demandante eligiera el nombre con que se iba a presentar en Internet". Contestación de demanda, pág. 10. Además, en su propia página Web el Demandado da a entender que fue por una falla del personal del Demandante que este no registró <metrobilbao.com". Con esto el propio Demandado reconoce que en principio era al Demandante a quien le correspondía el registro del nombre de dominio idéntico a sus marcas. Demanda, Anexo 9. Para ello no obsta que la Demandante tuviera registrado y operara el sitio Web correspondiente a <metrobilbao.net>, ya que cada persona determina si y en qué orden registra nombres de dominio.

En ausencia de otras pruebas más convincentes que las que intentó aportar el Demandado, lo que estaba a su cargo de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(c), el Panel determina que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(ii).

6.4 Registro de Mala Fe

Habiendo sido reconocido por el Demandado, el Panel tiene por acreditada la alegación de la Demandante, de que el Demandado requirió efectivamente la suma de 100 millones de pesetas para ceder su página - y por ende el nombre de dominio. La confesión resulta de la declaración de Demandado, a la pregunta "¿Por qué has hecho esta Web?", a lo que el Demandado responde, entre otras cosas: "Pues muy bien, mi única razón es que paguen 100 millones de Ptas.", refiriéndose evidentemente a la empresa aquí Demandante.

Sin embargo, las Partes divergen en cómo interpretar dicha oferta de venta. La Demandante considera que esa es la prueba palmaria de que el Demandado incurrió en la circunstancia de registro de mala fe con intención de vender el nombre de dominio por una suma superior a los costos efectivamente desembolsados, relacionados con el nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(b)(1)). El Demandado alega que esa suma es tan absurda - por enorme - que con ello realmente quiso expresar que el dominio no estaba en venta en absoluto 7.

El Panel considera que ninguna de esas interpretaciones favorece al demandado. La suma de 100 millones puede parecer grande, pero no lo es tanto para quien quiera y pueda pagarla. Desde ya, no parece una suma fuera del alcance financiero de la Demandante si el Demandado realmente quería vender a ese precio y la Demandante hubiera querido pagarla. Con esta interpretación, el Demandado caería dentro de la descripción del Parágrafo 4(b)(i) de la Política, y habría efectuado un registro con la primaria intención de lucro indebido. Ello es compatible con un uso agresivo y denigratorio del nombre de dominio idéntico o confundible con la marca del demandante, uso desleal que vendría a funcionar como elemento de presión para empujar a la Demandante a una negociación de "transferencia por precio".

Si en cambio se considera verdadera la alegación del demandado, ella también es compatible con un registro destinado a impedir específicamente que la Demandante pueda reflejar su marca en el correspondiente dominio ".com", lo que configura parcialmente la circunstancia de registro y uso de mala fe del Parágrafo 4(b)(iii) de la Política. Esa conclusión está abonada por el hecho que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Ver 6.3 supra.

Además, la actitud de no querer vender en absoluto el nombre de dominio es compatible, al menos parcialmente, con la intención de derivar a internautas a un sitio Web propio que se está utilizando activamente aprovechando la identidad o confundibilidad del nombre de dominio y la marca ajena. De esa manera el Demandado en la conducta descripta en la Política, Parágrafo 4(b)(iv):

"al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea."

El ánimo de lucro está presente desde que el desvío de usuarios se hace con el propósito confeso de obtener 100 millones por la venta del dominio.

Lo mencionado conduce al Panel a concluir que la Demandante ha probado el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(iii) en cuanto a registro de mala fe.

El texto de la Política autoriza una interpretación literal de que cualesquiera de las circunstancias indicadas en el Parágrafo 4(b), y otras no enumeradas específicamente, son circunstancias que, si se acreditan, serán prueba de registro y de uso de mala fe. Sin embargo. Sin perjuicio de que esa interpretación es perfectamente posible, y porque se interpreta que ese fue el sentido que la ICANN quiso darle a este procedimiento, este Panel considera que en estos procedimientos que, además del registro de mala fe, el uso de mala fe del nombre de dominio debe ser probado específicamente por el demandante. Esa es la línea que señaló el distinguido panelista Dr. M. Scott Donahey en el caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation, Inc. v. Michael Bosman y que siguieron numerosas decisiones posteriores.

A los fines de apreciar si la Demandante ha probado el uso de mala fe del nombre de dominio, el Panel ha considerado las siguientes circunstancias:

a) Durante un período cuya duración no se ha establecido, pero que incluye al día 18 de abril de 2000 8, el Demandado publicó en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa imágenes que nada tienen que ver con el objeto del negocio ni del servicio público que presta la Demandante, utilizando indebidamente la marca de que es titular la Demandante. Sean dichas imágenes "pornográficas", meramente "eróticas" o simplemente burlonas, no hay duda que la página que las contiene no hubiera sido visitada con igual probabilidad de haber utilizado el Demandado un nombre de dominio distinto de la marca bien conocida de la Demandante. Esas imágenes tienden a confundir al público consumidor y usuario de los servicios de la Demandante en torno al carácter de un sitio que debería con alta probabilidad pertenecerle a METRO BILBAO, S.A. dado la identidad con su marca.

A la luz de la Ley de Marcas de España, artículo 31 y concordantes, el uso que ha hecho de la marca el registrante del nombre de dominio es ilícito, y este Panel estima que daría derecho a un demandante a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos <nocilla.com> y <metacampus.com>. Así lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat y D2000-0219 Uralita, que involucraban a partes con domicilio en España, y donde el Panel consideró – como lo hace en este caso – que el Panel puede aplicar la doctrina de las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España, con el argumento que se utilizó en el Caso OMPI D99-0001. En Raimat y Uralita el Panel consideró aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios <nocilla.com>, dictado por el Juzgado N° 5 de Oviedo y <metacampus. net> decidido por el Juzgado N° 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 3. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes se juzgaría de mala fe en España el uso de la marca METRO BILBAO a través del uso que hace el Demandado del nombre de dominio correspondiente.

b) El Demandado ha utilizado el sitio web referido para instalar una sección de quejas de usuarios de los servicios prestados por la Demandante. Sin embargo, para que los quejosos envíen sus e-mails, según lo ha constatado este Panel en visita independiente al sitio Web, el Demandado ha proporcionado la siguiente dirección de correo electrónico:

<mecagoenel@metrobilbao.com>.

Ello demuestra que el servicio de apoyo a usuarios y consumidores lo proporciona públicamente el Demandado-destinatario bajo el nombre de dominio aquí en disputa y utilizando un lenguaje denigratorio 9, probablemente insultante contra la Demandante y sugerente de que las opiniones de los usuarios del metro que se admiten son únicamente las negativas respecto del servicio. Sin duda esa conducta del Demandado no puede calificar como un uso de buena fe del nombre de dominio.

c) Por más que en este procedimiento la representante del Demandado ha intentado despojar de importancia y seriedad a los propios dichos y publicaciones de su representado, lo cierto es que el Demandado ha reconocido en forma directa que el registro y uso del nombre de dominio idéntico a la marca de la Demandante lo fue "en venganza" por una injusticia que habría cometido la Demandante al aplicarle una multa por viajar sin billete en el Metro. Ello surge de la impresión de página Web que la Demandante ha acompañado con adjunto al acta notarial respectiva. Demanda, Anexo 9. El examen de tales circunstancias, así como la legalidad o justicia de la multa, queda totalmente fuera de las competencias de este Panel y su conocimiento correspondería al tribunal administrativo o judicial competente en España. Sin embargo, en este procedimiento no hay duda que el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio de modo denigratorio no puede ser justificado a la luz de un comportamiento de buena fe. La venganza y las represalias tampoco son una circunstancia de uso legítimo o de buena fe del nombre de dominio, más allá de que además puedan o no constituir un ilícito que dé lugar a resarcimiento. Un uso regular de la Internet no debe poder servir a "venganzas" de ese estilo. Que el Demandado intente en la contestación de demanda despojar de importancia a esas, sus manifestaciones, no sirve para anular hechos propios ya cumplidos. Tampoco es eficaz el hecho de que en la actualidad el Demandado ha eliminado de su página la explicación de la motivación de venganza para registrar el dominio y armar la página Web. Contestación de demanda, Anexo bajada de página del 18 de julio de 2000.

d) El hecho que el demandado haya cesado en la actualidad en la publicación de imágenes con finalidad denigratoria, eliminándolas del sitio Web, no borra sus hechos recientes acreditados por la Demandante. Una interpretación contraria habilitaría la siguiente hipótesis: la parte demandante inicia estos procedimientos, presenta demanda y entera así de su propósito a un demandado de acuerdo a lo que exige el Reglamento, Parágrafo 3(b)(xii). Ya teniendo conocimiento de la disputa, y para precaverse de una eventual valoración negativa de su conducta el demandado procede a modificar el contenido del sitio Web con un criterio táctico, a la espera de mejorar la impresión resultante 10. Esa ventaja táctica no le puede ser acordada al Demandado en el presente procedimiento.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar, como lo requiere la Política, Parágrafo 4(a)(iii), que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio.

7. Resolución

El Panel ha determinado que el nombre de dominio <metrobilbao.com> es idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, que ha registrado el nombre de dominio de mala fe, y que lo usa de mala fe.

Por ello, conforme a la Política, Parágrafo 4(i), y al Reglamento, Parágrafo 15, el Panel resuelve que la registración del nombre de dominio <metrobilbao.com> sea transferida a la Demandante, METRO BILBAO, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista único

31 de Agosto de 2000

1. Las alegaciones a ese respecto se examinan en 6.1 infra.

2. Normalmente, en todos los casos tramitados bajo estos procedimientos los paneles deben recurrir a las legislaciones nacionales bajo las cuales se solicitó y tramitó la marca base de la demanda.

3. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artículo 11: 1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir (...)". "Artículo 25. 1. La solicitud de registro (...) será publicada en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (...)". "Artículo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artículo 31: 1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artículo 35: El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artículo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...)." "Artículo 47 1. El registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley (...)".

4. Traducción libre de este panelista.

5. Aquí el Sr. Abbott se refiere al nombre de dominio confundiblemente similar a la marca del demandante.

6. Traducción libre de este panelista.

7. Hay sin embargo una manera más simple de decir que el dominio no está en venta, y es decir: "este dominio no está en venta" o cualquier frase equivalente,.

8. Fecha del acta de constatación notarial que figura en el Anexo 10 de la demanda y con la que se acompañan copias en papel de las páginas correspondientes al sitio Web del Demandado.

9. La expresión del Demandado tendría el mismo sentido denigratorio en la Argentina, país del panelista actuante, y muy probablemente en cualquier otro país de lengua española.

10. El 22 de agosto de 1000 el Panel ha realizado una visita independiente al sitio Web <www.metrobilbao.com>, sin encontrar las imágenes en cuestión.