Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Demandante es GESTEVISION TELECINCO, S.A., empresa con domicilio en Carretera de Irún Km. 11,700, 28049 Madrid, España (en adelante el "Demandante").

El Demandado es TRAZOS INFOGRAFIA, S.L., con domicilio en Plaza de España 12, 1°, 28008, Madrid, España (en adelante el "Demandado").

Los nombres de dominio en disputa son <50x15.com> y <50por15.com>. El registrador es Network Solutions, Inc. (en adelante el "Registrador") de Herndon, Virginia, USA.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda de GESTEVISION TELECINCO, S.A. el 1 de Junio de 2000 por correo electrónico y en copia firmada en papel el 2 de Junio de 2000.

El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos.

El Centro envió al Registrador un requerimiento de verificación de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 6 de Junio de 2000 confirmando que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que los nombres de dominio están en estado "activo".

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas"), aprobados por la ICANN el día 4 de Octubre de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda, el 9 de Junio de 2000.

El Demandado contestó la Demanda por correo electrónico el 27 de Junio de 2000, y por copia firmada el 30 de Junio de 2000, y el Centro envió un acuse de recibo ese mismo día.

El 10 de Julio de 2000, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista").

En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.

El 18 de Julio de 2000, el Panelista recibió vía courier una copia completa de la Demanda, la Contestación de Demanda, y de los correspondientes anexos.

El Demandante pidió en el punto IV. 9. de la Demanda que el presente procedimiento se tramitara en el idioma español, por ser tanto el Demandante como el Demandado sociedades mercantiles de nacionalidad española y tener ambas su domicilio en territorio de España. Conforme el párrafo 11 del Reglamento, habiendo guardado silencio el Demandado sobre tal petición y redactado la Contestación de Demanda en idioma español, el Panelista decidió aprobar la petición y dictar la presente decisión en el idioma mencionado.

Las Marcas de Comercio sobre las que se basa la Demanda son:

a) 50POR15:

El Demandante agregó copias probando el registro de esta marca en las clases 38 y 41, obtenido el 20 de octubre de 1999 de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El Demandado reconoció tales registros.

b) 50X15:

El Demandante agregó copias probando haber solicitado el registro de esta marca de Comercio en las clases 9, 28, 38 y 41 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 18 de febrero de 2000. El Demandado reconoció tales solicitudes.

El Demandante afirmó ser el productor y titular de la propiedad intelectual sobre el programa de televisión denominado indistintamente 50POR15 o 50X15, aportando un videograma que prueba que el canal español de televisión TELE5 emite un programa así titulado. El Demandado no negó este hecho.

El Demandante alegó que 50POR15 o 50X15 es un concurso televisivo donde la cifra "50" de su título alude a los 50 millones de pesetas que pueden obtener los ganadores y la cifra "15" refiere al número máximo de preguntas que puede contestar un concursante. El "Anexo D" a la Demanda muestra las reglas de concurso, que coinciden con lo expuesto. El Demandado reconoció este hecho.

El Demandante afirma que el programa 50POR15 o 50X15 se comenzó a emitir el 17 de abril de 1999 y que en la actualidad se emite todos los días de la semana, menos el domingo. De acuerdo al Demandante, la audiencia del programa en cuestión llegó a un máximo de 3.311.000 espectadores, con un promedio de 2.419.000 espectadores. El Demandado no negó estos hechos.

De acuerdo al informe del Registrador, el Demandado registró el nombre de dominio <50x15.com> el 27 de enero de 2000. No se agregaron informes ni pruebas respecto del registro del nombre de dominio <50por15.com>, pero entrando a "Whois" el Panelista determinó que ese nombre de dominio había sido registrado simultáneamente y en las mismas condiciones que el anteriormente aludido.

El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la decisión el uso de los nombres de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún sitio Web activo. Puede suponerse que el Demandado "reservó" esos nombres sin usarlos. Las partes no aluden a esas circunstancias ni acompañan prueba útil a su respecto.

El Demandante afirma no tener ni haber tenido vínculo legal alguno con el Demandado que permita a éste usar sus marcas o títulos de programa. El Demandado no negó este hecho.

El Demandante afirma que el Demandado no utiliza los dominios <50por15.com> y <50x15.com> en forma que justifique su registro ni desarrolla actividad comercial que tenga relación con las cifras "50" y "15". El Demandado refuta ese hecho y dice que se propone usar el nombre de dominio para identificar un curso de enseñanza cuya peculiaridad es que permitirá al alumno recibir 50 horas de clase por el precio de 15 horas. Se agrega a la Demanda copia de un boceto de aviso para un curso sobre diseño gráfico que refleja tales circunstancias. El boceto anuncia un curso a comenzar 16 meses más tarde que la fecha de la Contestación de Demanda.

El Demandante dice haber notificado al Demandado la controversia telefónicamente y por notificación escrita fehaciente, sin haber obtenido respuesta. El Demandado reconoce los contactos pero niega la falta de respuesta, declarando haber explicado a los representantes del Demandante su "deseo de utilizar el dominio registrado para publicitar un curso de enseñanza ..".

El Demandante afirma que el contacto indicado al Registrador por el Demandado, Sr. Javier Viñambres constituyó el 14 de octubre de 1999 en Madrid una sociedad mercantil con la denominación "Concursazo S.A." y objeto social para "la creación, diseño e implantación de páginas web". El Demandado reconoce el hecho pero destaca que la sociedad aludida y la Demandada son personas jurídicas independientes.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) Los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com> son idénticos a las Marcas de Comercio 50 POR 15 y 50 X 15, causando confusión a los usuarios.

b) El Demandado no tiene ningún derecho exclusivo ni de cualquier otro tipo sobre dichos nombres de dominio.

c) Los nombres de dominio en conflicto se registraron y usan de mala fe, intentando el Demandado beneficiarse del "grado de conocimiento de la denominación" para atraer usuarios a otra página Web.

d) Registrar como nombre de dominio una denominación notoria amparada por marca constituye un uso de mala fe, en abono de lo que cita la Resolución dictada en el Caso N° D2000-0018.

e) Al conflicto deben aplicarse las leyes de Marcas y de Propiedad Intelectual (o sea, de Derechos de Autor) de España, invocando que la primera de ellas reconoce al titular marcario un derecho exclusivo sobre la marca comercial que se extiende a cualquier modalidad de uso de la denominación que constituye la marca. En cuanto a la ley "de Propiedad Intelectual" protege los derechos exclusivos de los autores sobre sus obras, incluyendo los títulos, derechos que la ley presume cedidos al productor de la obra audiovisual.

En apoyo de la Contestación de Demanda, el Demandado arguye que:

a) Los nombres de dominio en cuestión, aunque idénticos a las Marcas de Comercio del Demandante no pueden crear confusión a los consumidores, dado que no identifican producto o servicio similar o en competencia.

b) La titularidad de una Marca de Comercio, notoria o no, no autoriza automáticamente al uso de la misma como nombre de dominio.

c) El Demandante observó una conducta negligente al no registrar con anticipación los nombres de dominio coincidentes con sus marcas.

d) No existe en el caso mala fe por cuanto nunca solicitó al Demandante suma o contraprestación alguna a cambio de la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

e) Que el hecho de que el contacto con el Registrador pertenezca a una firma llamada "Concursazo S.A." no tiene relación ni influencia sobre el presente Caso.

f) Que los nombres de dominio no han sido registrados o adquiridos con el fin de vender, alquilar o ceder su registro al Demandante, o a un competidor del Demandante por un valor superior a los costos diversos del Demandado.

g) Que el Demandado y el Demandante no compiten entre sí, por lo que la conducta del Demandado no se dirige a perturbar la actividad comercial de éste último ni atraer a los usuario de Internet creando confusión con las marcas comerciales del Demandante o empañando el buen nombre de las mismas con ánimo de lucro.

La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

Siendo la extensión ".com" un atributo del gTDL, común a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, no puede discutirse que las Marcas de Comercio 50 POR 15 y 50 X 15 son idénticas a los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com>. En consecuencia, el requisito del parágrafo a.(i) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

Las expresiones "50por15", "50 POR 15", "50x15" y "50 X 15" no forman parte del nombre del Demandado ni de la denominación de alguna de sus empresas o negocios, tampoco constituyen el título de una obra de su autoría o producción. La eventual existencia de un proyecto de curso a operar en algún futuro bajo tal denominación, no puede considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en el uso de dichas expresiones como nombre de dominio.

El Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parágrafos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del parágrafo 4(a)(ii) de la Política.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso de los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com >. En consecuencia, el requisito del parágrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

Dado que el parágrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mérito de que:

a) El registro de los nombres de dominio en disputa fue practicado por el Demandado varios meses después del comienzo de las emisiones del concurso televisivo y del registro y solicitud de registro de las Marcas Comerciales 50 POR 15 y 50 X 15. La rareza de esa combinación entre cifras obliga a considerar que a la fecha del registro de los nombres de dominio el Demandado se propuso usar una denominación de fantasía, imaginada e impuesta a la memoria y gusto del mercado español por otra persona.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma éste no puede ser registrado ni usado por otra persona.

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro parágrafos del artículo 4.(b) de la Política:

Sobre 4.(b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con "el propósito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro del nombre de dominio."

Sobre 4.(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4.(b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio con el propósito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor". El hecho de que el contacto con el Registrador forme parte de una empresa con una denominación que podría sugerir el propósito de organizar concursos, no se considera por el Panelista como una evidencia de real competencia en el ramo de comercio del entretenimiento o los medios.

Sobre 4.(b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de algún sitio activo en la Web (fuera uno alojando el curso aludido en la Contestación de Demanda o cualquier otro) estaría realizando una "tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propósito de lucro comercial". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verían llevados a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en línea "provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por éste".

La defensa del Demandado descartando la posibilidad de confusión en razón de la diferencia entre el concurso distinguido por las Marcas de Comercio del Demandante y el curso que supuestamente prestaría en el futuro en línea el Demandado no tiene eficacia, ya que de existir un servicio activo en una URL con texto idéntico a las Marcas de Comercio en cuestión, los usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la denominación como nombre de dominio implica alguna clase de participación del Demandante en el servicio ofrecido bajo el mismo.

Luego de haber examinado las circunstancias constitutivas de mala fe indicadas en el parágrafo (b) del artículo 4. de la Política, hallando que por lo menos una de ellas se verifica en el Caso, el Panelista debe entrar a revisar si se dan o no en el Caso las circunstancias excusatorias incluidas en la lista no exhaustiva del parágrafo (c) del mismo artículo:

Sobre 4.(c)(i):

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de cualquier noticia sobre el conflicto" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio "en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios".

Sobre 4.(c)(ii):

Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido por los nombres de dominio" en disputa.

Sobre 4.(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso no comercial legítimo o leal del nombre de dominio".

Para terminar el punto, el Panelista hace constar que tuvo en cuenta que la evidencia producida en el Caso acredita el hecho -reconocido expresamente por el Demandado- de que tanto "50 POR 15" como "50 X 15" son títulos de programas de televisión (y por tanto también de sus libretos o argumentos) protegidos por el Derecho de Autor en tanto partes integrales e inescindibles de obras artísticas y literarias. El uso deliberado del título de la obra ajena, que el Demandado no alega desconocer -y que por su difusión en el ámbito geográfico en el que actúa no hubiera podido ignorar- es un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del Demandado, que juega como una evidencia más de conducta de mala fe en el caso.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró y usó los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com > con mala fe. En consecuencia, el requisito del Parágrafo a.(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

El Panelista no entrará al análisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de España por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio genérico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningún derecho positivo nacional en particular. Señalase no obstante que dichos preceptos corroborarían en el Caso la decisión que se adopta sobre las solas bases de la Política, aplicables en razón de expresas disposiciones del contrato cerrado entre el Demandado y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa.

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idénticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registró y usa los nombres de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro de los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com > se transfiera al Demandante.

Antonio Millé
Panelista Presidente

Fechado: 25 de julio de 2000