Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI

1.1 La Parte Demandante es D. Javier Castellanos Calabr�s, D. Miguel Ángel Rodero Mateos y la mercantil EL RINCON DEL VAGO, S.L., una sociedad con domicilio y sede en Salamanca, España (el "demandante"), representada en este procedimiento por D.C�sar Giner Parreño, de Madrid, España.

1.2 La Parte Demandada es NETTIKA, S.L. una sociedad domiciliada en Madrid, España (el "demandado"), representada en este procedimiento por D. Paz Mart�n Álvarez, abogada de Madrid, España.

2.1 El nombre de dominio objeto de este procedimiento es: <elrincondelvago.com>

registrado en Network Solutions, Inc., una sociedad con domicilio en Herndon, Virginia, USA.

3.1 Con fecha 19 de julio de 2000 se present� por v�a electr�nica en el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI (en adelante, el "Centro") una demanda de acuerdo con la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo, la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo, el "Reglamento"), una y otro aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en lo sucesivo, el "Reglamento Adicional")

3.2 Posteriormente, el 21 de julio, el Centro recibi� una copia en papel de la demanda.

3.3 Habi�ndose detectado determinadas deficiencias formales en la demanda, con fecha 25 de julio el Centro las notific� al demandante. El 27 de julio el Centro recibi� la demanda corregida por v�a electr�nica y el 28 en papel.

3.4 El Centro requiri� del registrador Network Solutions, Inc. confirmaci�n de los datos de registro del dominio elrincondelvago.com, obteniendo respuesta el 28 de julio de 2000.

3.5 El 2 de agosto se notific� la demanda y se inici� el proceso administrativo.

3.6 Con fecha 21 de agosto el demandado remiti�, por correo electr�nico, contestaci�n a la demanda, que el Centro recibi� en soporte papel el 22 de agosto.

3.7 El 22 de agosto el demandante remiti� por correo electr�nico una nueva comunicaci�n, que fue replicada por el demandado, asimismo mediante correo electr�nico, el 5 de septiembre. Ambos escritos fueron admitidos en aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado 10 b. del Reglamento.

3.8 El 31 de agosto de 2000 el Centro design� a Mario A. Sol Muntañola como Panelista �nico, remiti�ndole la documentaci�n del procedimiento y señalando como fecha l�mite para la decisi�n el 14 de septiembre de 2000. Posteriormente, a petici�n del Panelista, este plazo se ampli� hasta el 17 de septiembre.

3.9 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se ha hecho en lengua española y el demandado solicita igualmente que sea este mismo el idioma empleado. Por ello, el procedimiento se tramita en español, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 11 del Reglamento.

4.1 El demandante registr� el 7 de agosto de 1998 el nombre de dominio "rincondelvago.com"; el 6 de abril de 1999 solicit� para España la marca "El Rinc�n del Vago", en la clase 38, que le fue concedida el 5 de noviembre de 1999. El 18 de enero de 2000 constituy� la mercantil "El Rinc�n del Vago, S.L." a la cual transfiri� la marca el 15 de marzo de 2000. Dos nuevas marcas mixtas, en las clases 38 y 42, se solicitaron en 27 de marzo de 2000, estando actualmente todav�a en tramitaci�n. El dominio "rincondelvago.com" es muy conocido entre los estudiantes y el sitio web ha tenido una importante repercusi�n en los medios de comunicaci�n y ha ganado diversos premios. Actualmente es una de las 10 webs m�s visitadas en España.

4.2 Nettika,S.L. se constituy� como mercantil en fecha de 6 de abril de 1999 y tiene por objeto la comercializaci�n y distribuci�n de bienes y servicios a trav�s de cat�logos e internet, actualmente concretada en la venta de profil�cticos a trav�s de internet. El 18 de abril de 1999 Nettika,S.L adquiri� el dominio "elrincondelvago.com". El 17 de enero de 2000 solicit� la marca denominativa "El Rinc�n del Vago", en clase 35, actualmente en suspenso por oposici�n de la marca 2225539 (cuya titularidad ostenta el demandante).

5.1 Demandante

Afirma el demandante:

5.1.1 Que la marca "El Rinc�n del Vago" ha sido preusada desde principios de 1998.

5.1.2 Que entre la marca "El Rinc�n del Vago" y el dominio del demandado "elrincondelvago.com" existe identidad absoluta y el riesgo de confusi�n es evidente.

5.1.3 Que el demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, pues ni ha sido ni es conocido por tal denominaci�n, resultando que su dominio "elrincondelvago.com" tan solo sirve para redireccionar a otra p�gina, denominada "planetacondon.com", en la que se venden profil�cticos (doc. n� 1 del anexo D), aunque �ltimamente, a ra�z de un requerimiento remitido por el demandante, el demandado ha modificado la p�gina principal del sitio web "planetacondon.com" apareciendo la menci�n de "El rinc�n del vago". Que tampoco ha sido autorizado, ni ha obtenido licencia para la inscripci�n y/o uso del repetido nombre de dominio ni del solo registro puede entenderse que nazca derecho alguno a favor del demandado.

5.1.4 Que el demandado pretender� amparar su dominio en la marca solicitada en fecha 17 de enero de 2000 a lo que debe oponerse: que todav�a no ha sido concedida, que la demandante ha presentado escritos de oposici�n y que la marca "El Rinc�n del Vago" por su notoriedad es tributaria de una especial protecci�n al haber traspasado el principio de la especialidad.

5.1.5 Que el registro ha sido adquirido de mala fe, toda vez que lo que el demandado pretende es instalar un punto de ventas de productos profil�cticos en la p�gina del demandante y que no es plausible la creaci�n independiente del dominio "elrincondelvago.com" sin conocer previamente el p�blico al que la p�gina "rincondelvago.com" va dirigida y el �xito que entre ese p�blico ha obtenido. De la misma forma, cabe preguntarse la conexi�n existente entre la denominaci�n debatida y la venta de preservativos.

5.1.6 Que el registro est� siendo usado de mala fe, toda vez que quien registra de mala fe no puede usar de buena fe. A lo que debe añadirse que es evidente que lo que el demandado pretende es atraer para s� a los internautas confundidos por la similitud de los nombres. Adem�s, no ha existido utilizaci�n del nombre hasta que no ha sido requerido por el demandante.

5.1.7 Que la conducta del demandado supone una clara infracci�n del art�culo 5 de la Ley de Competencia desleal 3/91 y de los art�culos 30 y 31 de la Ley de Marcas 32/88.

5.1.8 Que el dominio "elrincondelvago.com" debe ser transferido a la parte demandante.

El demandado alega:

5.2.1 Que el Sr. Francisco D�az, socio fundador y administrador �nico de la sociedad demandada, estuvo en los Estados Unidos estudiando y trabajando hasta abril de 1999, por lo que su contacto con España hasta esa fecha fue muy limitado.

5.2.2 Que ajeno a la existencia del demandante, en 1998 registro el dominio "elrincondelvago.com" sin que pueda precisar la fecha al no guardar documentaci�n, y que solo consta la fecha en la cual el dominio se transfiri� a la sociedad demandada.

5.2.3 Que el demandante registr� el dominio "rincondelvago.com" y despu�s la marca "El Rinc�n del Vago", añadiendo el art�culo determinante tratando as� de impedir que el demandado utilice su denominaci�n para una actividad diversa y dirigida a distinto p�blico. Que adem�s niega la notoriedad de la denominaci�n utilizada por la demandada y �nicamente reconoce cierto renombre entre los estudiantes.

5.2.4 Que el demandante no pueden pretender la anulaci�n del dominio del demandado con base en un registro de una marca posterior al registro del nombre de dominio. Y que el UDRP no es aplicable toda vez que el conflicto planteado lo es entre marcas y no entre dominios y marcas.

5.2.5 Que el demandado posee intereses y derechos leg�timos sobre la denominaci�n en conflicto, toda vez que viene realizando preparativos serios y efectivos y luego usando el nombre de dominio en una actividad distinta y compatible con la del demandante.

5.2.6 Que no ha existido mala fe ni en el registro ni en la utilizaci�n del dominio litigioso, toda vez que el demandado puede demostrar que ha intentado innumerables veces alcanzar un acuerdo de pac�fica convivencia pero sin proponer ni aceptar ning�n tipo de compensaci�n por transferir el dominio, cosa que no desea hacer.

5.2.7 Que el preuso de una marca no es constitutivo del derecho exclusivo sobre un signo distintivo y que no existe infracci�n de la normativa sobre marcas por parte del demandado. Que no concurre en la actividad del demandado ninguno de los supuestos contemplados en la normativa sobre competencia desleal. Y que de la misma manera, el UDRP no es de aplicaci�n al presente caso por no cumplirse todos los requisitos necesarios.

5.2.8 Que la demanda debe ser desestimada.

6.1. Normas aplicables

De conformidad con el apartado 15 a) del Reglamento, el Panel decidir� teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas partes y de acuerdo con la Pol�tica y el Reglamento. Y puesto que ambas partes tienen sede y domicilio en España, se tendr�n en cuenta las leyes y principios del derecho español (Casos D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, D2000-0239 J. Garc�a-Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as o D2000-0691 Seur, S.A. v. Antonio Llanos).

6.2. Aplicabilidad del UDRP

A juicio del Panel, el demandado plantea una cuesti�n fundamental de car�cter previo: la aplicabilidad o inaplicabilidad del UDRP. Afirma que su nombre de dominio fue adquirido por transferencia el 18 de abril de 1999, tal como aparece en el whois de Network Solutions Inc. (NSI) (doc. n� 9 del demandado), pero que dicho nombre fue inscrito aproximadamente un año antes y no recuerda si por otra sociedad o por el propio Sr. Francisco D�az. Asegura que no guarda la informaci�n y que, puesto en contacto con NSI, no ha podido conseguir el informe hist�rico del nombre de dominio (doc. n� 10 del demandado).

Es fundamental la cuesti�n porque, de ser cierto tal extremo, el UDRP no ser�a de aplicaci�n, ya que ambos dominios, el del demandante ("rincondelvago.com") y el del demandado ("elrincondelvago.com"), ser�an anteriores a cualquier marca, resultando en tal caso que el conflicto se plantear�a entre dominios y no entre dominios y marcas.

Dada la evidente importancia de la fecha de registro del dominio "elrincondelvago", el Panel, al amparo de una interpretaci�n amplia de las facultades que le atribuyen los apartados 10 y 12 del Reglamento y de conformidad con la sugerencia en tal sentido del Case Manager (doc. N� 10, p. 1� del demandado), se dirigi� a NSI para solicitar tal informaci�n. Por comunicaci�n electr�nica de 14 de septiembre de 2000, NSI respondi�:

El demandado podr� reiterar la petici�n con las condiciones exigidas por NSI si acude a la v�a judicial, haciendo valer asimismo el contrato de servicios que le liga con esta empresa y que, parece, debiera obligarla a proporcionar a sus clientes la informaci�n que necesitan para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En cualquier caso, el Panel debe resolver, necesariamente, de conformidad con los escritos y las pruebas aportados por cada una de las partes.

Correspond�a al demandado acreditar la preexistencia de su nombre de dominio ("elrincondelvago.com"). En teor�a, estaba en buenas condiciones para hacerlo, puesto que el pretendido primer titular y cedente a favor de Nettika, S.L fue el Sr. Francico D�az, fundador y administrador �nico de la sociedad, y alg�n rastro aunque s�lo sea del pago que efectu� deber�a quedar.

No habi�ndose acreditado la repetida preexistencia, y a pesar de lo extraño que resulta que el demandante no registrara como marca su dominio sino el del demandado, entiende el Panel que el UDRP es aplicable al presente caso, sin perjuicio de las ulteriores acciones judiciales que a cada una de las partes puedan corresponder.

6.3. Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la Pol�tica

6.3.1 Identidad o similitud que pueda provocar confusi�n

(a)El demandante es titular de una marca mixta que, aunque solicitada tan s�lo 12 d�as antes de que el demandado registrase su nombre de dominio -pues el registro de la marca se otorga desde la fecha del dep�sito (art. 7 de la Ley de Marcas)-, est� concedida y en vigor. Es obvio que la identidad entre la marca "El Rinc�n del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com" es m�s que relativa, absoluta.

(b) A contrario de lo que alega el demandado, el Panel considera que el conflicto se plantea entre una marca y un nombre de dominio y no entre dos marcas. No puede considerarse como marca la solicitud de registro (art. 3 L.M.) por m�s que la Ley le otorgue una protecci�n provisional en determinados casos.

(c) Ciertamente, como ya se ha apuntando, es dif�cil explicarse por qu� el demandante no registr� como marca su dominio ("rincondelvago.com") y prefiri� añadir el art�culo determinado "el", de forma que aqu�lla, la marca, acab� coincidiendo con el dominio del demandado ("elrincondelvago.com"). Esta circunstancia, y la misma constituci�n el 18 de enero de 2000 de una mercantil asimismo denominada "�El� Rinc�n del Vago, S.L", podr�an inducir a pensar que el demandante, al efectuar esas operaciones (solicitud de registro de marca y constituci�n de sociedad), conoc�a el registro por el demandado de "elrincondelvago.com"; en otras palabras, que el demandante, para defender su dominio, crey� oportuno atacar el del demandado creando una marca id�ntica y as� hacer indiscutible la aplicabilidad del UDRP. Este proceder arroja ciertas sombras sobre lo que en principio constituye una aspiraci�n l�cita: la defensa del dominio. En cualquier caso, como queda dicho, no se ha acreditado que el dominio del demandado ("elrincondelvago.com") sea anterior a la marca del demandante ("El Rinc�n del Vago"), raz�n por la cual no procede extraer consecuencia alguna de la adici�n del art�culo determinado "el" por parte del demandante en el momento de acudir a la protecci�n marcaria.

(d) Haciendo uso de una de las terminolog�as acuñadas por la doctrina y que no coincide con la utilizada por las partes, el Panel considera que el dominio "rincondelvago.com" puede ser renombrado en el sector en el que opera pero no as� la marca en clase 38 "El Rinc�n del Vago". Ello no obstante, la marca, que reivindica unos servicios de telecomunicaci�n con m�ltiples contenidos, recibe y adquiere ese renombre generado por el dominio, que no deja de ser un signo con capacidad distintiva e incluso, si se quiere, el t�tulo de una obra protegida por el derecho de autor. Por tal motivo la marca (que no es notoria pero s� renombrada) no traspasa el principio de la especialidad. Esto lleva a pensar que la convivencia de ambas denominaciones en el �mbito presencial (marcas) como en el virtual (dominios), podr�a ser compatible.

Puesto que en nombres de dominios no existe una clasificaci�n real de productos y servicios, el criterio de la especialidad atribuible a un dominio solo puede establecerse por el uso que se haga de �l en el sitio web que identifique. Por ello, en el presente caso, la posibilidad de que por aplicaci�n del principio de especialidad, el conflicto salga del �mbito de aplicaci�n del UDRP, depender� de la efectiva utilizaci�n del dominio para esos servicios o productos que dice distinguir.

6.3.2 Derechos e intereses leg�timos respecto del Nombre de Dominio

(a) El demandado no ha probado tener un inter�s ni derecho leg�timos respecto del nombre de dominio en debate.

(b)El demandado ha solicitado una marca pero es posterior y no solamente no est� concedida, sino que adem�s su tramitaci�n administrativa se halla suspendida por la presentaci�n de una oposici�n.

(c) El demandado tampoco ha justificado haber realizado preparativos serios para un uso normal del dominio discutido. De acuerdo con la informaci�n disponible, hasta la fecha del requerimiento efectuado por el demandante (docs. n� D-3 y D-4 del demandado), �nicamente lo ha usado para redireccionar hacia el sitio web de Nettika, S.L., "planetacondon.com", a las personas que acceden a ese dominio. No es este un uso necesariamente il�cito y puede haber razones que lo justifiquen, como sucede, por ejemplo, cuando alguien ha registrado dominios muy parecidos a los de su marca y dominio principal, con el objeto de crear un cord�n de seguridad. Tambi�n ser�a comprensible el redireccionamiento cuando hay una conexi�n con la actividad principal. No parece, sin embargo, que en el caso que nos ocupa concurra ninguna raz�n de esta u otra �ndole, capaz de justificar el mero redireccionamiento.

(d) El demandado no ha sido conocido anteriormente por el uso de esta denominaci�n, ni tiene autorizaci�n o licencia alguna de quien posea derechos sobre una denominaci�n como esta.

6.3.3 Registro efectuado de mala fe y utilizaci�n de mala fe

(a) El caso que nos ocupa es ciertamente peculiar porque, si bien formalmente el conflicto se establece entre la marca "El Rinc�n del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com", es evidente que, en el fondo, el inter�s del demandante se centra en el dominio "rincondelvago.com", que es el que constituye el centro de su actividad y el que ha alcanzado notoriedad entre los usuarios de la www. Este es un dato que conviene no perder de vista, por m�s que el propio demandante se haya arriesgado a que se olvide, al haber interpuesto su demanda sobre la base de una marca no coincidente con su nombre de dominio y solicitada el 6 de abril de 1999, es decir, pocos d�as antes de la fecha en la que �seg�n las pruebas disponibles- se registr� el dominio del demandado. Si la buena fe del demandado debiera ponderarse s�lo en relaci�n con la marca "El Rinc�n del Vago", ser�a dif�cil una valoraci�n negativa, dada la proximidad de las fechas de registro de �sta y del dominio. No obstante, como queda dicho, a juicio del Panel, el problema debe resolverse teniendo muy presente el papel central que, en el conflicto, corresponde al dominio "rincondelvago.com".

(b) Considerando el elemento anterior y valorando la situaci�n en relaci�n no s�lo con la marca "El Rinc�n del Vago", sino tambi�n con el dominio "rincondelvago.com", ha de entenderse que el demandado Nettika,.S.L. procedi� de mala fe al registrar el dominio "elrincondelvago.com" el 18 de abril de 1999. No desvirt�a esta consideraci�n su llamativa insistencia en que el pretendido primer registrante y cedente del dominio (D. Francisco D�az) estuvo ausente de España tres años y hasta principios de 1999. Como afirma el demandado, el negocio que pretend�a instalar en España se "estuvo fraguando desde su estancia en los USA". En tales circunstancias no se puede dejar de considerar que examinara concienzudamente la red y sobre todo su incidencia en el mercado español, raz�n por la cual debi� conocer el sitio web del demandante. "Rinc�n" es una denominaci�n muy habitual en el mundo de habla española para identificar lugares geogr�ficos (Rinc�n de Ademuz�) y lugares para el desarrollo de m�ltiples actividades (rinc�n del fumador, rinc�n del bibli�filo, del mel�mano�) Esta frecuencia se ha trasladado a la red, donde existen rincones musicales, literarios, del sexo� Tampoco es precisamente inusual el t�rmino "vago". Por todo ello no es cre�ble que quien pretend�a registrar un dominio que incluye esas dos palabras no llegara a saber que exist�a el dominio "rincondelvago.com", parad�jicamente uno de los que m�s actividad ha suscitado entre los internautas españoles.

(c) El demandado tiene una p�gina cuyo objeto es la venta de profil�cticos y cuya denominaci�n ("planetacondon.com") guarda perfecta relaci�n con su contenido. Por el contrario no convence la elecci�n del nombre en relaci�n con el individuo cortado o el vergonzoso, que se alega en la demanda y que suena m�s bien a explicaci�n a posteriori, destinada a enmascarar otra raz�n m�s poderosa: el deseo de atraer hacia su sitio web al contingente de usuarios de "rincondelvago.com", muy atractivo tanto por su volumen, como por sus caracter�sticas personales de juventud y, acaso, amplia disponibilidad de tiempo para aplicarse a actividades distintas del estudio.

(d) El mero redireccionamiento de una p�gina sin contenidos a un sitio web verdaderamente operativo, ha sido reiteradamente considerado como una falta de uso y, en consecuencia, como un uso de mala fe (Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

(e) La constancia de que el demandado ha registrado otro dominio que coincide con la denominaci�n de un conocido portal de internet (doc. n� D-6 del demandante) ha sido motivo de an�lisis en otras decisiones ( Caso D2000-0012, Stella D�oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc.) que han considerado el hecho como una evidencia del patr�n de conducta que rige la actividad del demandado, consistente obviamente en el registro de nombres para su posterior venta o utilizaci�n parasitaria.

(f) igualmente es aplicable el principio de que quien registra de mala fe y sin inter�s leg�timo estar� usando el dominio de mala fe (Caso D2000-O239 J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as)

Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que el demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4 a. de la Pol�tica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho art�culo y por todo ello, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Pol�tica, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio elrincondelvago.com sea transferido al demandante, EL RINCON DEL VAGO, S.L. y otros.

Mario A Sol Muntañola
Panelista Unico

17 de septiembre de 2000