Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Demandante: Advanced Media, S.A., con domicilio en Carretera de Irún, Km. 11,700, 28049 - Madrid - España.

Demandado: Lullaby Software Design - David Díez, con domicilio en Cerdeña, 549 - 8º - 08024 Barcelona - España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, nosolomusica.com

La entidad registradora es Register.com, Inc., con domicilio en 575 Eighth Avenue, 11^th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de América.

Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 21 de Julio de 2000.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 29 de Agosto de 2000.

Con fecha 25 de Septiembre, de acuerdo con la petición del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar el siguiente día 26 copia completa de la documentación.

La demandante, Advanced Media, S.A., es una entidad productora de programas de televisión, titular desde el 3 de Abril de 2000, de diversos registros de marca, entre ellos los registros 2.197.323/4 NO SOLO MUSICA en clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional, para "servicios de telecomunicación por radio y televisión, servicios de difusión de programas de radio y televisión, servicios de edición y producción de programas de radio y televisión; servicios de espectáculos; servicios de organización de diversiones radiofónicas y televisadas".

La anterior propietaria de esas marcas es la firma Gestivisión Telecinco, S.A., que explota en España un canal de televisión que emite en abierto, bajo la marca TELE5.

La entidad Advanced Media, S.A. se subrogó, con fecha 2 de Mayo de 2000, en los derechos y obligaciones de la sociedad Publiespaña, S.A. relativas a la producción del programa "NO SOLO MUSICA", que emite Tele5.

El demandado aunque no ofrece su identificación completa al registrar el dominio NOSOLOMUSICA.COM, pues señala como titular de éste una denominación aparentemente comercial, seguido de un nombre personal incompleto, que no incluye su segundo apellido (extremos que tampoco aclara en la contestación a la demanda) parece tratarse de una persona física de nacionalidad española.

La página a la que se accede a través de la dirección NOSOLOMUSICA.COM se encuentra activa, vinculada a la dirección galeon.com/nsmusica/publisub.html, ofreciéndose información sobre las percepciones y mensajes subliminales, y su utilización en diversos ámbitos.

El dominio NOSOLOMUSICA.COM fue registrado con fecha 21 de Diciembre de 1999.

A. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una marca y al nombre de un programa de televisión propiedad del demandante,

- que la denominación de esa marca goza de reconocimiento comercial, como consecuencia de la audiencia del programa, que dice haber tenido una media de telespectadores de 309.000 personas en 1999 y 421.000 en el año 2000,

- que el demandado no posee intereses legítimos sobre el dominio NOSOLOMUSICA.COM por haber sido adquirido con posterioridad al registro de la marca y al comienzo de la utilización del programa,

- que el demandado ha registrado el dominio con el fin de aprovechar en beneficio propio el grado de conocimiento de las marcas y el título del programa NO SOLO MUSICA, y

- que el dominio NOSOLOMUSICA.COM está siendo utilizado de mala fe, al estar redireccionado a otro dominio, en beneficio del titular del mismo.

B. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que adoptó de forma casual una denominación de fantasía para su página web,

- que en la página web a la que se accede a través de esa dirección no se lleva a cabo ninguna actividad comercial,

- que no hay riesgo de asociación entre la marca y el dominio,

- que no puede calificarse de notoria o de renombrada a la marca "NO SOLO MUSICA", cuya existencia el demandado ignoraba cuando solicitó el registro del dominio,

- que no puede considerarse probada la audiencia que reivindica el programa NOSOLOMUSICA.COM al ser la información correspondiente originada en el propio demandante, o su entorno,

- que la expresión NOSOLOMUSICA carece de originalidad, por lo que tampoco goza de protección al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual,

- que el dominio fue registrado por azar, sin mala fe,

- que no se obtiene beneficio económico ninguno de la utilización del dominio, y que esta es una utilización en absoluto de mala fe, y

- que debe primar el principio "first come first served" ("prius tempus, potior iure").

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.

No ofrece ninguna duda que la marca NO SOLO MUSICA y el dominio NOSOLOMUSICA.COM, ofrecen, eliminada de la comparación la partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico "COM", una absoluta identidad.

Dícese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

No es posible alcanzar la conclusión de que el registro del dominio NOSOLOMUSICA.COM haya sido realizado de mala fe, ya que:

- Aceptándose como válida la reivindicación de audiencia que se formula no parece suficiente como para que pueda pretenderse un general conocimiento de la existencia del nombre del programa NO SOLO MUSICA por la generalidad de los consumidores.

- Las características de la palabra NOSOLOMUSICA, que tiene innegables connotaciones descriptivas, (sin discutirse con esta afirmación su originalidad a efectos de su registro como marca), hace posible que pueda haberse producido un hallazgo casual e independiente de la misma por parte del demandado.

- Del contenido de la página web a la que se accede a través de la dirección NOSOLOMUSICA.COM puede establecerse una cierta evocación con esa denominación, sin que pueda, por el contrario, establecerse conexión con un programa televisivo de carácter musical como el que se describe en el documento de creación de éste entre PUBLIMEDIA y GESTEVISION, que se acompaña a la demanda.

Todo lo anterior lleva a concluir hay interés legítimo por parte del demandado en la adopción del dominio controvertido.

Todo lo anterior dentro del marco de la Política Uniforme de resolución de controversia en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN, y sin prejuzgar las acciones que conforme a la jurisdicción española, en ejercicio del derecho de exclusiva que concede la vigente Ley de Marcas, y el que pueda conceder la nueva Ley de Marcas cuyo proyecto se encuentra en avanzado estado de tramitación en este momento (pendiente de informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial) sobre la posibilidad de que el titular de una marca impida la adopción como dominio de un signo equivalente.

De acuerdo con el párrafo 4 (a)(iii) de la Política Uniforme se trata de dos supuestos, lo que hace preciso, por tanto, considerar la concurrencia de mala fe en el registro y también un uso de mala fe, para que la política uniforme pueda ser aplicada.

Aún cuando podría excluirse el análisis de estos apartados, al considerarse que el solicitante del dominio tiene interés legítimo, parece necesario efectuar algunas consideraciones sobre ese particular, y sobre la concurrencia o no de los dos requisitos adicionales, registro de mala fe y uso de mala fe.

En relación con el registro del dominio, ninguna de las circunstancias probadas en el expediente de arbitraje permite considerar que el solicitante haya actuado de mala fe en la adopción del registro.

Si bien es cierto que no ha identificado su personalidad jurídica de manera adecuada y exacta (lo que en caso de enmascaramiento podría constituir un elemento acreditativo de la mala fe) lo cierto es que proporciona datos suficientes de contacto, que confirma como ciertos al contestar a la demanda, volviendo a señalar los mismos como coordenadas de notificación.

Sin embargo no queda acreditado que:

- El titular del dominio lo haya adquirido con el propósito primordial de su venta, comercialización o transferencia al titular de la marca o a un competidor.

- Tampoco se ha acreditado que se haya adquirido el dominio para evitar que el titular de la marca pudiera reflejar ésta en el domino correspondiente, aún cuando ese sea el resultado que la adopción de su dominio, conforme el principio "prius tempus, potior iure" se produce.

- Tampoco se ha acreditado que el demandando haya registrado el dominio con el objetivo de perjudicar o dificultar de alguna manera las actividades comerciales de un competidor, ya que no entra en relación de competencia con el titular de la marca NO SOLO MUSICA.

Además, como quiera que el titular del dominio NOSOLOMUSICA.COM no utiliza el dominio de manera comercial, no puede pretenderse que el registro, ni la utilización del dominio NOSOLOMUSICA.COM, tengan como objetivo la atracción de los usuarios de Internet hacia su web, creando confusión con el titular de la marca en cuanto al origen de los hipotéticos productos o servicios de naturaleza comercial que hubieran podido darse en la página.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, no ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo rechazada la demanda de transferencia del dominio nosolomusica.com

Luis H. de Larramendi
Panelista único

6 de Octubre de 2000