Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

1.1. Demandante: Bodegas Vega Sicilia, S.A., con domicilio social en Finca Vega Sicilia, Carretera Nacional 122, Km 323, 47359 Valbuena de Duero (España), representada por D. Antonio Creus y D. Albert Agustinoy, Cuatrecasas Abogados, con domicilio en Calle Vel�zquez, 63, 28001 Madrid (España), Tel. 00 34 91 524 71 43, Fax 00 34 91 524 71 62, E mail: antonio_creus@ cuatrecasas.com y albert_agustinoy@ cuatrecasas.com.

1.2. Demandado: D. Tom Stenberg, domiciliado en Calle Eurosol n� 19, 10-A, Torremolinos, 29620 M�laga (España), representado por D. Fernando N�ñez, N�ñez y Riscos Abogados, domiciliado en Avenida de Palma de Mallorca n� 35 -1� 1/2, Torremolinos 29620 M�laga (España), Tel. 00 34 952 387 504, Fax: 00 34 952 372 926, Correo electr�nico Fernando@ nrabogados.com..

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, "vegasicilia.com"

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambi�n por ese Organismo para desarrollo de esa "Pol�tica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el d�a 11 de Agosto de 2000.

3.2. Con fecha 3 de Octubre de 2000 la demanda fue notificada al demandado quien posteriormente en fecha 17 de Octubre remiti� un correo electr�nico al Centro de Arbitraje, solicitando la continuaci�n del procedimiento en español, as� como una extensi�n del plazo. Con esta misma fecha el Centro contest� a la representaci�n del demandado a las cuestiones planteadas.

3.3. Con fecha 18 de Octubre de 2000 el demandante remiti� al Centro un correo electr�nico solicitando que no se concediera la continuaci�n del procedimiento en español ni tampoco la extensi�n del plazo que hab�a sido solicitado por el demandado.

3.4. Con fecha 26 de Octubre de 2000 el Centro recib�a la contestaci�n a la demanda, por parte del demandado, v�a correo electr�nico para recibirla tambi�n, con fecha 27 de octubre, en formato papel.

3.5. Mediante notificaci�n de 24 de Noviembre de 2000 la Administradora del procedimiento trasladaba el expediente a D. Alberto de Elzaburu, designado como Panelista Unico en el mismo.

4.1. Ya se ha indicado precedentemente, en el iter procedimental, que el demandado hab�a solicitado expresamente la continuaci�n del procedimiento en español, petici�n a la que el demandante se hab�a negado.

En el apartado 11 del Reglamento se señala que a menos que se acuerde por las partes o se especifique de otra forma en el acuerdo de registro, la lengua del procedimiento ser� la lengua del acuerdo de registro, salvo que el Panel atendiendo a las circunstancias del caso pueda decidir en otro sentido.

En relaci�n con ello este Panel decide, atendiendo a la residencia en España de las dos partes y a las circunstancias generales del procedimiento, dictar la presente decisi�n en español.

5.1. Antes de entrar en el apartado de antecedentes de hecho este Panel desea esclarecer la cuesti�n planteada por el demandado en su escrito de contestaci�n respecto a la aplicabilidad de las normas contenidas en la Pol�tica Uniforme, al dominio "vegasicilia.com" por el hecho de que la fecha de registro del dominio sea anterior a la entrada en vigor de dicha normativa.

En el p�rrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "car�cter obligatorio del procedimiento", se afirma:

En la respuesta de verificaci�n enviada al Center por el Registrador, NETWORK SOLUTIONS, INC., con fecha 24 de Septiembre de 2000, se establece claramente, en el punto 4, que el contrato de servicios 5.0 se encuentra en vigor para este dominio.

En el apartado n� 8 de dicha modalidad de contrato se señala literalmente:

"DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name through us, you agree to be bound by our current domain name dispute policy that is incorporated herein and name a part of this Agreement by reference. The current version of the dispute policy may be found at our Web site:

http://www.networksolutions.com/legal/dispute-policy.html. Please take the time to familiarize yourself with that policy."

Si se accede a la citada direcci�n aparece la siguiente informaci�n:

A su vez, se accede a trav�s del vocablo subrayado "rules" a la informaci�n que figura a continuaci�n reproducida

Puede verificarse que desde el d�a 1 de enero 2000, se encuentra en pleno vigor la pol�tica de resoluci�n de disputas.

Es claro, por tanto, que no pueden existir dudas sobre la aplicabilidad de la Pol�tica Uniforme al supuesto que nos ocupa.

6.1. La firma demandante, Bodegas Vega Sicilia, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España as� como en diversos pa�ses del extranjero, todos ellos consistentes en la denominaci�n VEGA SICILIA. Todos los registros de marca que, de forma general, acaban de ser objeto de menci�n se encuentran relacionados y acreditados en el anexo n� 3 del escrito de demanda.

6.2. La denominaci�n VEGA SICILIA (tanto las marcas como la raz�n social), son indudablemente notorias en el sector vin�cola, notoriedad que afirma el demandante en su escrito de demanda y que reconoce el demandado en su escrito de contestaci�n. No en vano califica al vino procedente de dichas Bodegas como "el mejor vino del mundo".

6.3. El demandado es una persona f�sica, D. Tom Stenberg, residente en M�laga, España.

6.4. A los efectos de este procedimiento arbitral es tambi�n de tener en cuenta el hecho de que el dominio "vegasicilia.com" fue registrado el 12 de noviembre de 1997.

7.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que la marca VEGA SICILIA es objeto de gran notoriedad y consideraci�n en el mercado.

- que no existe duda alguna para decidir sobre la identidad entre el dominio controvertido, "vegasicilia.com" y las marcas registradas por el demandante, todas ellas para la denominaci�n VEGA SICILIA.

- que el demandado carece de inter�s leg�timo para registrar el dominio, ya que no ostenta ning�n derecho de marca ni relaci�n alguna con el titular y que, al no llevar a cabo actividades comerciales a trav�s del dominio controvertido, el objetivo del demandado es impedir el uso del citado dominio por parte de Bodegas Vega Sicilia, S.A.

- que la ausencia de uso del dominio controvertido por el demandado ratifica la anterior apreciaci�n de que su �nico objetivo era impedir el registro del mismo por parte del titular de las marcas correspondientes, conclusi�n que se refuerza por el hecho de que ninguno de los otros dominios registrados por el demandado, correspondientes a marcas de terceros, han sido objeto de uso alguno.

- que el dominio fue registrado de mala fe, con la �nica intenci�n de impedir al titular de la marca anterior registrar el dominio controvertido, circunstancia sobre la que no cabe duda al no tener el demandado inter�s leg�timo ni relaci�n con la demandante ni derecho alguno de marca.

- que todos los especialistas del sector conocen sobradamente el vino procedente de las Bodegas Vega Sicilia, S.A., por lo que el demandado, que se declara experto en vinos y que adem�s es aparentemente propietario de la firma Tadiat, S.L. que desempeña sus actividades en el sector, era plenamente conocedor de la marca y del producto que distingue, por lo que su comportamiento es totalmente contrario a la buena fe.

- que la mala fe del demandado queda adem�s demostrada por la inclusi�n del disclaimer que �ste ha introducido en su p�gina web, dirigido a la demandante y que se reproduce en la demanda como anexo n� 4.

- que el demandado contact� con el demandante v�a telef�nica solicitando participar en el accionariado de la compañ�a para poder venderles el dominio, por lo que resulta claro que la supuesta ausencia de intenci�n lucrativa alegada por el demandado es falsa.

- que la condici�n exigida por el demandado para la transferencia del dominio al demandante supera el coste de registro y mantenimiento del dominio.

- que el demandado ha incluido contenidos que podr�an dañar la imagen corporativa de la demandante, consistentes en textos y fotograf�as que podr�an considerarse ofensivas para dicha imagen.

Como consecuencia de ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a la firma demandante.

7.2. El demandado

El demandado, por su parte, establece en su escrito de contestaci�n lo siguiente:

- que el dominio controvertido no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder el mismo al demandante o a un competidor por un valor que supere los costes de registro y mantenimiento del dominio.

- que la raz�n de registrar el dominio controvertido es crear una p�gina web en honor del que por el demandado se considera como el mejor vino del mundo, con el fin de dar a conocer opiniones personales respecto los vinos españoles.

- que la total ausencia de �nimo de lucro queda demostrada por la inclusi�n en la p�gina web identificada por el dominio controvertido del disclaimer reproducido, tanto como anexo n� 4 del escrito de demanda como en el p�rrafo 30 del escrito de contestaci�n a la demanda.

- que el contenido de dicho disclaimer se ha malinterpretado porque en realidad lo que se le ped�a a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador, calificando como desafortunada la inclusi�n de la palabra "socio", por cuanto pudiera dar lugar, equivocadamente a un aparente deseo de participar en el capital social de la demandante.

- igualmente el demandado niega que haya habido contacto telef�nico alguno entre ambas partes, señalando que al hacer dicha afirmaci�n el demandante pretende �nicamente cubrir el requisito de procedimiento imputando al demandado una conducta directamente encuadrable en las previsiones de la "Pol�tica Uniforme".

- as� mismo señala que en la contestaci�n a la demanda queda demostrado que:

* el registro de dominio se registr� para poner en funcionamiento una p�gina web dedicada a difundir los vinos y sus propias opiniones sobre estos.

* que dicha p�gina lleva en funcionamiento casi 3 años.

* que no es usada para comerciar con vinos o actividades similares al amparo de la marca del demandante, ni para actuar en menoscabo de tales vinos, ni para obtener, en suma, ning�n beneficio econ�mico.

* que en todo momento ha estado dispuesto a transferir la titularidad solo y exclusivamente a la demandante, y por un precio simb�lico, que no supera los costes de registro y mantenimiento.

* que su derecho al uso del dominio registrado como veh�culo para difundir sus ideas y opiniones nace de la libertad de expresi�n.

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente com�n residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Pol�tica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

8.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la pol�tica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

Sin tener en cuenta, evidentemente, la part�cula ".com" que identifica el nivel superior del dominio gen�rico, est� fuera de toda duda que concurre una absoluta identidad entre el dominio controvertido "vegasicilia.com" y las numerosas marcas VEGA SICILIA de que es titular la firma demandante.

Queda, por tanto, cumplimentado el primer requisito exigido por el apartado 4 a) de la "Pol�tica Uniforme".

8.2.2. Posible existencia de derechos o intereses leg�timos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La "Pol�tica Uniforme" señala en su p�rrafo 4 c) las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque se pruebe solo la concurrencia de una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses leg�timos en el dominio. Dichas circunstancias son:

que antes de cualquier noticia acerca de la disputa, haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de ese uso en relaci�n con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio, en conexi�n con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios.

que el titular del dominio haya sido com�nmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre �l, o

que el titular del dominio est� haciendo un uso no comercial leg�timo del nombre de dominio, sin perseguir beneficio econ�mico o tratando de atraer a los consumidores con el fin de perjudicar la reputaci�n de la marca a la que se refiere el dominio.

Este panel considera que ninguna de estas circunstancias han sido debidamente probadas por el demandado, entendi�ndose que:

8.2.2.1. No es posible equiparar la finalidad que el propio demandando reconoce haber perseguido con el registro del dominio controvertido, con un uso o con actos preparativos de ese uso, en relaci�n con una oferta de buena fe de productos y servicios.

Esta finalidad, seg�n expone literalmente el demandado en su escrito, es la de "crear una p�gina web en honor del que por el demandado se considera el mejor vino del mundo, para dar a conocer opiniones personales respecto de los vinos españoles", o como se dice en la p�gina web que identifica el dominio controvertido "... difundir y dar a conocer la cultura del vino, ya que España es uno de los pa�ses con mayor tradici�n vin�cola del mundo".

Ese fin no tiende a ofrecer producto o servicio alguno, sino que constituye, "aparentemente", un deseo altruista y desinteresado de promocionar entre los internautas una determinada actividad, lo que el mismo demandado denomina, una "cultura".

8.2.2.2. Tampoco se desprende del escrito de contestaci�n a la demanda, ni el demandado ha aportado documento alguno que lo acredite, el hecho de que se pueda considerar que el titular del dominio controvertido es o ha sido com�nmente conocido por la denominaci�n a la que se refiere.

8.2.2.3. Por �ltimo, y aunque no estuviera dentro de la finalidad del demandado la intenci�n de obtener un beneficio econ�mico o perjudicar la imagen del titular de la marca, este Panel no puede considerar que el uso realizado por aqu�l pueda calificarse como leg�timo.

En este sentido este Panel desea profundizar, a�n brevemente, en dos cuestiones �ntimamente relacionadas con la afirmaci�n que acaba de hacerse:

* ya se ha señalado que este Panel considera (como raz�n para no poder conectar la finalidad expresada por el demandado al registrar el dominio, con una oferta de buena fe de productos o servicios) que el fin perseguido viene constituido por un "aparente deseo, altruista y desinteresado, de promocionar entre los internautas una determinada actividad, una "cultura".

Se ha calificado ese fin como "aparente" porque a�n cuando se incluye en la p�gina web identificada por el dominio controvertido el disclaimer ya citado (anexo n� 4 de la demanda), advirtiendo que el dominio no se transferir� a nadie que no sea el demandante y que el registro no se obtuvo con fines lucrativos, en ese ofrecimiento se condiciona la transmisi�n del dominio al demandante a la inclusi�n del demandado en la lista de clientes de Bodegas Vega Sicilia, S.A. "como cliente preferente y de esa manera poder acceder cada año a la compra de sus vinos como cualquier otro socio" (lo que adem�s se contradice con la siguiente frase del disclaimer en la que señala "no pido ning�n trato preferente...").

A este respecto, este Panel considera que el demandado s� est� condicionando la transmisi�n del dominio a la concesi�n de un trato preferente, o lo que es lo mismo, intentando obtener a trav�s del registro del dominio una ventaja que s�lo al demandante le corresponde conceder, dentro de las facultades de gesti�n de su actividad comercial.

Si la realidad fuera la que ahora pretender hacer ver el demandado en el p�rrafo 31 de su escrito cuando señala "lo que se le ped�a a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador", la presencia de ese disclaimer y de ese ofrecimiento carecer�a de todo sentido.

Cualquier "otro comprador", es cualquier consumidor, por lo que todo lo que no sea pretender ser tratado como cualquier consumidor, es pretender un trato preferente.

* Brevemente este Panel desea tambi�n dejar constancia de que la introducci�n de un disclaimer no es suficiente para enervar la posibilidad de confusi�n con una marca a la que el dominio sea similar o id�ntico, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en otras resoluciones, no siempre son objeto de lectura por los internautas ni entendidos por estos.

Decisiones en este sentido han sido ya dictadas, destac�ndose las D-2000-0222 y D-20000378.

Por todo ello este Panel considera que el demandado no ten�a derechos o intereses leg�timos que justificaran el registro del dominio controvertido.

8.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio "vegasicilia.com"

Para el an�lisis de este �ltimo requisito este Panel har� uso de la facultad que le confiere el enunciado del p�rrafo 4 b) de la Pol�tica, de no circunscribirse necesariamente a las cuatro circunstancias que, de concurrir, aunque sea individualmente, evidenciar�an un uso y registro de mala fe.

8.2.3.1. Posible registro de mala fe.

Este Panel estima que de las alegaciones y documentaci�n aportada por ambas partes no puede deducirse que el demandado haya registrado el dominio con el fin de venderlo por un coste superior a su registro (4 b i), que haya obtenido el dominio para perjudicar el negocio de un competidor (4 b iii), ni que haya usado el dominio intencionadamente para atraer internautas a su p�gina web con el fin de obtener una ganancia comercial creando confusi�n con la marca de demandante (4 b i v).

En relaci�n con la posibilidad contemplada en el apartado 4 b ii),no se deduce indubitadamente de las alegaciones y documentaci�n aportadas por las partes, que el titular del dominio lo registrara para impedir al titular de la marca identificarla en el dominio correspondiente (aunque de hecho, lo impide), o que, si as� fuera, ello no ha constituido un patr�n de conducta del demandado, ya que este extremo no ha sido acreditado.

No obstante, "Vega Sicilia" es, a juicio de este Panel, una marca notoria. Aunque no se han aportado pruebas que acrediten esa notoriedad, ha sido afirmada por el demandante y reconocida por el demandado, tal y como ha sido objeto de repetida menci�n en esta decisi�n.

Esa premisa, faltando el inter�s leg�timo del demandado, lleva a la conclusi�n de que el dominio controvertido se registr� de mala fe, independientemente de si esa actuaci�n constituye o constituy� un patr�n de conducta para el demandado.

Es de tener en cuenta que la Ley española de Marcas impide el registro de "signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputaci�n de otros signos registrados" (art. 13 c)

Igualmente sigue esa misma l�nea de conceder un plus adicional de protecci�n a las marcas notorias o, en general, que son objeto de general conocimiento, el art. 6� bis del Convenio General de la Uni�n de Par�s, suscrito por España.

Esa especial consideraci�n que se otorga a las marcas que gozan de gran difusi�n es sin duda, a juicio de este panel, digna de ser trasladada tambi�n al �mbito de los nombres de dominio (como demuestra el contenido del informe final OMPI sobre nombres de dominio). De hecho, ya lo ha sido en otros supuestos a los que se han referido otras decisiones emanadas del centro y entre las que puede citarse, por su especial significaci�n la D2000-0018, que señalaba "el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio."

Dicha afirmaci�n consagra la premisa de que en los supuestos en los que el dominio controvertido sea id�ntico a una marca de esa naturaleza, no ser� necesario que se exija que antes o despu�s de haber registrado el dominio en cuesti�n, el demandado haya obtenido el registro de otros dominios que identifiquen otras tantas marcas, constituyendo todo ello un patr�n de conducta, para concluir que existi� mala fe en el registro.

8.2.3.2. Posible uso de mala fe.

En relaci�n con el posible uso de mala fe, parece aplicable en este supuesto el razonamiento contenido en la decisi�n D-2000-0239, en la que se señala: "quien act�a de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa leg�tima, a los derechos de un tercero".

En el tan citado disclaimer, contenido en la p�gina web identificada por el dominio controvertido, el demandado comienza dirigi�ndose al demandante, señalando que "conociendo el daño que les pudiera ocasionar a su imagen el uso de este dominio por parte de terceras personas, este dominio est� a su entera disposici�n".

En consideraci�n a todo lo expuesto, ning�n valor debe otorgar este panel al hecho de que el demandado reconozca ser consciente del daño que pudiera ocasionar el uso del dominio por terceros y ofrecerlo al titular de la marca y la raz�n social que lo identifican, si es condicionando el ofrecimiento a la consecuci�n de un fin que, de no ser por haber obtenido el dominio en cuesti�n, el demandado no estar�a en situaci�n ni posici�n de alcanzar ni solicitar, ni probablemente el demandante en posici�n de permitir ni conceder.

La conclusi�n del Panel, por tanto, es que el demandado ha registrado y usado el dominio controvertido de mala fe.

El Panel Administrativo, con base en todo lo expuesto, considera que el demandado ha obtenido el registro de un dominio id�ntico a las marcas del demandante, y a su raz�n social; sin inter�s leg�timo alguno, y que ha registrado y usado el citado dominio de mala fe.

Como consecuencia de ello decide y ordena que el dominio "vegasicilia.com" sea transferido a la firma demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista �nico

7 de Diciembre de 2000