WIPO Arbitration and Mediation Center

La demandante es la sociedad española CLESA, S.A., C/ Cardenal Herrera Oria, 67, 28034 Madrid , España (la "Demandante), representada por D. Jordi Bertomeu García, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La demandada es VESATEC, indicada en el informe de la entidad registradora como registrante y con dirección en "Houston, Texas 77006, Estados Unidos de América", (la "Demandada"). Según alega la Demandante, VESATEC es el nombre comercial que usa la sociedad española VESA TECNOLOGIAS, S.L., con verdadero domicilio en la calle Consejo de Ciento, 213, Barcelona, España. El Panel acepta que este último es el domicilio de la Demandada.

El nombre de dominio en disputa es <cacaolat.com>, registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de América.

El 21 de septiembre de 2000, el Centro recibió por correo electrónico una demanda para su resolución de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Política), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 25 de septiembre de 2000, la demanda se recibió en copia papel. Ese mismo día el Centro acusó recibo de la demanda. El 26 de septiembre de 2000 el Centro pidió verificación de datos de registro a NSI. El 29 de septiembre de 2000 NSI confirmó al Centro que tiene registrado el nombre de dominio <cacaolat.com> a nombre de Vesatec, que el señor Francisco Monteagudo, de Servitec.net S.L. con dirección en C/Botanica 49 3º 2ª, Hospitalet, Barcelona 08908, España, es contacto administrativo, técnico, de zona y para facturación, que el nombre de dominio tiene el status de "activo", y que está en vigencia la versión 5.0 del acuerdo de servicio de registración.

El 3 de octubre de 2000, el Centro notificó la demanda por courier (con anexos) y el comienzo del procedimiento a la Demandada y al señor Monteagudo (contacto administrativo) por courier y por correo electrónico (sin anexos). El mismo día el Centro también notificó por fax al número 00034932648346 (proporcionado por el registrador) del señor Monteagudo en 29 páginas recibidas correctamente según informe de la máquina de fax de la OMPI. La notificación de la demanda inter alia advertía expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a más tardar el 22 de octubre de 2000, se declararía su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 14, el Panel designado podrá extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas. El courier DHL informó que el envío fue entregado el 9 de octubre de 2000 en la dirección arriba indicada de Servitec.net S.L .No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 25 de octubre de 2000 el Centro le notificó el acuse de ausencia de escrito de contestación, por correo electrónico. Después de recibir la Declaración de Aceptación, Independencia e Imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 31 de octubre de 2000, el Centro lo designó miembro único del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijándose el 13 de noviembre de 2000, como fecha límite para dictar la decisión.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se presentó conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificación impuestos por el Reglamento, Parágrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dictó ordenes de procedimiento ni extendió plazos. La demanda se hizo en español. El Panel acepta las alegaciones de la Demandante que la Demandada realmente tiene domicilio en España. En cualquier caso, el señor Francisco Monteagudo, contacto administrativo, técnico y para facturación tiene domicilio en España. Además, el español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción mutua elegida por la Demandante en la demanda. Por ello, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento se tramite en español.

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, ya que fueron alegados en la demanda o constan en los documentos a ella adjuntados; no fueron objeto de contestación por parte de la Demandada.

CACAOLAT distingue una bebida a base de leche, cacao y azúcar cuyo origen se remonta al año 1931. Originalmente perteneció a la compañía Catalana LETONA S.A. En 1971 fue adquirida por el Grupo CLESA y su difusión y popularidad se extendieron a nivel nacional.

La marca CACAOLAT gozó desde su nacimiento de una gran notoriedad pública. Ya estuvo presente en la Feria de Muestras de Barcelona de 1933.. La marca ha tenido gran difusión publicitaria, incluyendo el auspicio de eventos deportivos y retransmisiones radiofónicas. Por lo alegado y probado por la Demandante el Panel acepta que CACAOLAT es una marca de gran renombre y prestigio en el mercado español y que es conocida allí desde antiguo.

La Demandante ha probado que es la titular de la marca española CACAOLAT en las fechas de solicitud y bajo los números, tipología y clases del nomenclador internacional siguientes:

MARCA NUMERO TIPO FECHA ESTADO CLASES

Cacaolat	87739	Denominativa	16/12/31	Concedida	30,32
Cacaolat	108475	Denominativa	01/04/36	Concedida	29
Cacaolat	519201	Mixta	25/11/66	Concedida	29,30
Cacaolat	709899	Denominativa	10/04/73	Concedida	5
Cacaolat	709900	Denominativa	10/04/73	Concedida	16
Cacaolat	709901	Denominativa	10/04/73	Concedida	21
Cacaolat	946781	Mixta	11/06/80	Concedida	30
Cacaolat	1193363	Mixta	07/04/87	Concedida	30
Cacaolat	1528404	Mixta	29/09/89	Concedida	30
Cacaolat	2153696	Denominativa	31/03/98	Concedida	1

La Demandante también ha probado que es titular de las marcas CACAOLAT registradas en países distintos de España, según el detalle siguiente:

MARCA PAÍS NUMERO TIPO SOLICITUD ESTADO CLASE

El nombre de dominio en disputa fue registrado con NSI el 29 de mayo de 1998. El registro se hizo en el marco de un acuerdo de servicio que preveía que el registrante se sujetaba a la política de resolución de disputas en vigencia, y que se entendería que el cambio de esa política lo obligaba desde que el cambio se publicara en el sitio web de la entidad registradora. A partir del 1° de enero de 2000 la política de resolución de disputas que vincula a la entidad registradora y al registrante es la Política de ICANN actualmente en vigencia y que ha sido invocada por la Demandante en su demanda. La Demandada mantuvo el registro del dominio después del 1° de enero de 2000, con lo que queda claro que está vinculada a este procedimiento ICANN de acuerdo a la Política y a su Reglamento.

A) Resumidamente, la Demandante alega que:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas CACAOLAT que ostenta la compañía CLESA, S.A.

El titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca CACAOLAT. Dicha denominación no se identifica con una sociedad, producto o servicio por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que el demandado no dispone de ningún derecho ni interés legítimo para utilizar la denominación CACAOLAT, a la hora de identificar los productos o servicios que ofrece.

Ni el demandado ni el contacto Francisco Monteagudo son conocidos en el mercado, ni presencialmente como CACAOLAT ni tampoco son conocidos con dicha denominación en el mercado virtual ya que no han vinculado el nombre de dominio con una página web en la cual se realice una oferta seria de productos o servicios, sino que, desde el momento del registro, el 29 de mayo de 1998, su sede web se halla inactiva, por lo que se puede afirmar que aun no se dirige a ningún mercado. Tampoco se aprecia una voluntad de iniciar una actividad comercial legítima en el futuro. Dos años de inactividad resultan ser más que suficientes para constatar una clara falta de voluntad por parte de la demandada.

Al ser CACAOLAT una marca especialmente notoria y comercializándose el producto que ampara, entre otros, en el ámbito geográfico en el que está domiciliado el demandado, habría de apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio CACAOLAT.COM

Se ha puesto de manifiesto una especial mala fe en el uso del nombre de dominio <cacaolat.com> por parte de la demandada.

B) La Demandada no ha contestado la demanda. Después que se le notificó el incumplimiento de su carga de contestar la demanda, tampoco presentó escrito alguno al Centro o a este Panel.

Según lo alegado y probado satisfactoriamente por la Demandante, el Panel considera que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idéntico a la marca CACAOLAT o, considerando el agregado del dominio de nivel superior genérico ".com", por lo menos similar de un modo que lleva a la confusión con la marca CACAOLAT de la Demandante.

La Demandante ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

En el presente caso, la Demandante, titular de una marca registrada y muy renombrada en España y registrada en muchos otros países, niega en general que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular, la Demandante ha negado que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio, tenga marca registrada alguna correspondiente al nombre de dominio, o haya hecho uso alguno del nombre de dominio del que pueda desprenderse que tuviera derechos o intereses legítimos.

Todo demandado en un procedimiento ICANN tiene la carga de hacer alegaciones específicas y presentar los documentos pertinentes en su defensa, de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 5(b)(i) y 5(b)(ix). En particular, cuando el demandante niega que el demandado posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, corresponde al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean favorables. Entre otras cosas la Demandada podía haber intentado alegar y probar alguna de las circunstancias de la Política, Parágrafo 4(c). Sin embargo, al haber incumplido la carga de contestar la demanda y omitido toda presentación la Demandada ha preferido no ilustrar al Panel, que de ese modo necesariamente depende, para resolver el caso, de las alegaciones consistentes contenidas en la demanda, y de sus documentos anexos.

Por otra parte, el día 31 de octubre de 2000 el Panel en forma independiente ha realizado un intento de visitar el sitio web bajo el URL (localizador uniforme de recursos) http://www.cacaolat.com, utilizando el programa navegador Internet Explorer. El intento produjo como resultado un mensaje de error de DNS consistente en que "no se puede encontrar el servidor". El sitio web está absolutamente inactivo. Ello impide extraer inferencias favorables a la Demandada en cuanto a que posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, y según lo autorizado por el Reglamento, Parágrafo 14, el Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, conforme a la Política, Parágrafo 4(a)(ii).

La demandante ha alegado que LACTONA S.A. recibió una oferta de venta del nombre de dominio de dos abogados que decían representar a la Demandada. Por la falta de contestación de la demanda el Panel decide aceptar dicha alegación de la Demandante. La Demandante no ha ilustrado al Panel sobre cuál es la suma que se pretendía en dicha oferta. Sin embargo, el Panel encuentra justificada la presunción de la Demandante que se trataba de una suma en todo caso superior a los costos efectivamente desembolsados en relación con el nombre de dominio. A todo efecto práctico, que la oferta se hiciera a LACTONA S.A., que es propiedad al 100 % del grupo CLESA aquí Demandante, equivale a que la oferta se hiciera a la misma CLESA, ya que está probado que LACTONA S.A. había sido la propietaria de la marca por largos años, y que ahora pertenece a la Demandante.

Todo ello, unido a que la marca de la Demandante es muy conocida en España, y a que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, permite inferir que al momento del registro la Demandada tenía el propósito principal de obtener ilegítimamente un provecho por la venta del dominio a la Demandante. Ello es una circunstancia típica de registro del dominio con mala fe, de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(b)(i). En consecuencia, el Panel considera que la Demandante ha probado el extremo requerido en la Política, Parágrafo 4(a)(ii).

La inactividad absoluta del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, constatada por el Panel, no favorece a la Demandada. Si se tiene en cuenta que a la fecha de la presente decisión han pasado más de dos años desde el registro del nombre de dominio, la inactividad del sitio web correspondiente conduce a inferir que el uso del nombre de dominio lo es de mala fe. El Panel acepta los ilustrados razonamientos de la decisión en el caso OMPI D2000-0003 Telstra v. Nuclear Marshmallows, segun las que cuando existen circunstancias relevantes, de la inactividad se puede inferir que existe uso de mala fe. En este caso el Panel considera relevantes los siguientes hechos:

a) La oferta de venta del dominio a una controlada de la demandante, que con toda verosimilitud los ofertantes pudieron entender que era la titular de la marca y/o quien podía aceptar la oferta.

b) La práctica identidad del dominio con una marca antigua, acreditada y muy renombrada en España, cuyo desconocimiento no podría razonablemente esgrimir la Demandada, cuyo contacto administrativo, técnico y de facturación, el señor Monteagudo, reside en España.

c) La inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio.

d) El haber proporcionado la Demandada - o la persona que en su nombre registró el dominio - una dirección en Houston, Texas, Estados Unidos de América, como dirección del registrante al momento de registrar el nombre de dominio, cuando en realidad se trata de una persona jurídica residente en España, precisamente el país donde no se puede alegar el desconocimiento de la marca CACAOLAT famosa y ajena.

e) La permanencia en el registro del nombre de dominio en disputa importaría obstruir ilegítimamente a la Demandante el legítimo acceso a la Internet bajo su marca propia; asimismo, se induce a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es técnicamente incapaz de mantenerlo operativo.

f) La coincidencia de decisiones de tribunales españoles fundadas en las leyes de Marcas N° 32/88, que permite obtener medidas cautelares contra el titular del nombre de dominio (arts. 31 y concordantes), y de Competencia Desleal de 1991. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel, aceptando el razonamiento de los panelistas que decidieron los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001, se siente autorizado - para ilustrar su decisión - a guiarse por la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M., http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm 1. A la luz de la Ley de Marcas de España, artículo 31 y concordantes, el Panel considera que el uso que la Demandada ha hecho del dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante, le daría a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". Así lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita, D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 Televisión, S.A. y D2000-0779 Sociedad Española de Radiodifusión, S.A., que involucraban a partes con domicilio en España, y en los que el Panel consideró – como lo hace en este caso – que el Panel puede ilustrarse con las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España. En Raimat y Uralita el Panel consideró aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N° 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N° 9 de Madrid. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente también se juzgaría de mala fe en España el uso de la marca CACAOLAT que hace la Demandada en el nombre de dominio <cacaolat.com>.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante ha probado a satisfacción que la Demandada usa de mala fe el nombre de dominio (Política, parágrafo 4(a)(iii)).

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idéntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que el mismo ha sido registrado y se usa de mala fe.

En consecuencia, de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(i) y el Reglamento, Parágrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <cacaolat.com> sea transferido a la Demandante, CLESA, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista único

10 de noviembre de 2000

1. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artículo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artículo 31: 1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artículo 35: El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artículo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...)."