Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La demandante es Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A., una sociedad anónima española con sede en Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3, Edif. Logístico, 28043 Madrid, España (la "Demandante), representada por D. Pedro Pablo Arechabaleta, quien actúa por poder, con igual domicilio.

El demandado es D. José Gregorio Hernández Quintero, una persona individual con domicilio en Afligidos 7, San Benito, Los Realejos, Tenerife, Islas Canarias 38410, España (el "Demandado").

El nombre de dominio en disputa es <corporacionbanesto.com>, registrado ante Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de América.

El 26 de septiembre de 2000, el Centro recibió por correo electrónico una demanda para su resolución de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Política), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 27 de septiembre de 2000 el Centro acusó recibo de la demanda. El 28 de setiembre de 2000 el Centro pidió verificación de datos de registro a NSI. El 1° de octubre de 2000, NSI confirmó al Centro que tiene registrado el nombre de dominio a nombre del Demandado, y que está en vigencia la versión 5.0 del acuerdo de servicio de registración. El 3 de octubre de 2000 la demanda se recibió en copia papel.

El 4 de octubre de 2000, el Centro notificó la demanda (con anexos) y el comienzo del procedimiento a la Demandada y al contacto administrativo por courier y por correo electrónico (sin anexos). El 13 de octubre de 2000 el Centro recibió la contestación de demanda, de la cual se acusó recibo el 23 de octubre de 2000. Después de recibir la declaración de aceptación, independencia e imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 1° de noviembre de 2000 el Centro lo designó miembro único del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijándose el 14 de noviembre de 2000, como fecha límite para dictar la decisión.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se presentó conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro cumplió con los requisitos de notificación impuestos por el Reglamento, Parágrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dictó ordenes ni extendió plazos. La demanda y la contestación de demanda se hicieron en español. Por ello, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento se tramite en español.

Las siguientes circunstancias por no haber sido contestadas, se tienen por suficientemente acreditadas en este procedimiento:

El 12 de agosto de 1966 se constituyó Cartera de Títulos, S.A. La Demandante es una persona jurídica resultante de un complejo proceso de integración, culminado el 22 de junio de 1990, que supuso 1°) la fusión de cinco entidades de cartera del Grupo Banesto, mediante la absorción por la mencionada sociedad Cartera de Títulos, S.A. (CARTISA), de Financiera de Títulos, S.A. (FINTISA), Rentas de Títulos, S.A. (RENTISA), Inversión en Valores y Títulos, S.A. (INVATISA) y Patrimonio de Títulos, S.A. (PATRISA), disueltas sin liquidación, transmitiendo en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente quedando ésta subrogada en todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, y 2°) la escisión y aportación de Cartera de Títulos, S.A. de la mayor parte de los valores industriales integrados en las Carteras de Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto), Banco del Desarrollo Económico Español, S.A. y Banco de Vitoria, S.A. La escritura de fusión-escisión de fecha 22 de junio de 1990 estructura la Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A sobre el núcleo de Cartera de Títulos, S.A., que cambia su denominación por la de Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A.

El objeto social de la Demandante es: a) promover la creación de empresas industriales, comerciales y de servicios, o su ampliación, desarrollo y modernización, en el ámbito nacional e internacional, tomando como participaciones o efectuando inversiones de cualquier especia con las mismas; b) prestar servicios de ordenación, infraestructura, organización y gestión empresarial a empresas españolas y extranjeras y c) adquirir, administrar y enajenar acciones, participaciones y cualesquiera valores mobiliarios, de renta fija o variable, emitidos por empresas individuales o sociales, públicas o privadas, etc.

La Demandante es titular de la marca mixta "LA CORPORACION BANESTO" N° 1577050, concedida el 6 de abril de 1992, para la clase 38 de comunicaciones. Asimismo, la Demandante es titular de la marca denominativa "CORPORACION INDUSTRIAL Y FINANCIERA DE BANESTO, S.A." N° 1581824, concedida el 21 de setiembre de 1992 para la clase 16, N° 1581826, concedida el 6 de abril de 1992 para la clase 42, y N° 1581825, concedida 6 de abril de 1992 para la clase 38 de comunicaciones. Los registros han sido concedidos por el Registro de la Propiedad Industrial de España. El Panel no considera otros registros de la marca "LA CORPORACION BANESTO" acompañados por la Demandante puesto que su titular es el Banco Español de Crédito, S.A., que no es parte de este procedimiento; no consta que Banco Español de Crédito, S.A. haya cedido a la Demandante derechos sobre esos registros. (Nota 1)

La Demandante ha utilizado la marca en campañas publicitarias y patrocinando eventos.

El Demandado registró el nombre de dominio <corporacionbanesto.com> el 1° de febrero de 2000.

A. La Demandante alega que:

El nombre de dominio <corporacionbanesto.com> es idéntico a la marca comercial "Corporación Banesto", propiedad de la Demandante. Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A. "Corporación Banesto" es el nombre comercial de la Demandante y su actividad y servicios van siempre asociados a dicho nombre, por el que el público conoce a la demandante. Los nombres de dominio, al igual que la marca, constituyen la carta de presentación, el signo o denominación identificativos de las empresas en el mercado digital, por lo que inmediatamente se relacionan con el nombre o la marca de la empresa notoriamente conocida cuyos productos y servicios se comercializan con tal denominación. Es obvio, por tanto, que el nombre de dominio <corporacionbanesto.com>, va a asociarse por los usuarios con la Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A., dueña de la marca "Corporación Banesto". Por lo que el hecho de que el dominio <corporacionbanesto.com>, pueda ser utilizado en Internet por terceros ajenos a la Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A., cuando menos induce a error a los usuarios, al usarse en provecho propio el prestigio de una marca propiedad de un tercero. El demandado, registrando el nombre de dominio "corporacionbanesto.com" pretende aprovecharse de su fuerza publicitaria para, en un futuro, poder atraer usuarios a su página web (que en la actualidad no se encuentra desarrollada), con lo que se produce una reducción del poder distintivo y publicitario de la marca, una reducción de su poder de atracción de los consumidores, lo que se llama "disolución o aguamiento del signo" que perjudica el derecho de la demandante a identificarse en la red a través de su marca "Corporación Banesto" y le impide controlar la reputación de la misma. En el caso de utilizar dicha marca el demandado provocará confusión y engaño en el consumidor y violará el derecho de propiedad industrial lo que supone, asimismo, una práctica de competencia desleal.

El demandado no ha desarrollado la página <corporacionbanesto.com>, lo que hace pensar que la única razón por la que registró el mencionado dominio fue la de intentar hacer negocio de una forma ilegal. La Demandante ha tenido conocimiento del intento del demandado de vender el dominio <corporacionbanesto.com> en la página de subastas por Internet, <iBazar.es>, por un precio de 4.000.000 de pesetas.

El demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto al nombre de dominio en cuestión y, dada la notoriedad de la marca "Corporación Banesto", no es creíble que la elección del mismo y su registro se deban a un acto involuntario y casual, ya que no se trata de un vocablo nuevo, ni de un término de fantasía, ni coincide con el nombre del registrante, ni con un signo distintivo anterior del mismo. Dado que el demandado no tiene ningún derecho sobre la marca por no ser su propietario, ni tampoco de otra similar y, al no poder ampararse en un derecho preexistente, hay que concluir que carece de otro interés que no sea el ilegítimo y abusivo de aprovecharse deliberadamente de la marca de la que es propietaria Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A., con grave perjuicio para este último. De esta forma, mientras el titular registral consigue aprovecharse a costa de la reputación ajena, Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A. se encuentra permanentemente bajo la amenaza de que la intención última y verdadera motivación del titular podría ser la apropiación y utilización del nombre de dominio <corporacionbanesto.com> para su posterior venta por una considerable cantidad, o para su puesta a disposición de terceros, o simplemente para dejarlo sin uso alguno, actos todos ellos contrarios a derecho.

El registro del nombre de "Corporación Banesto" se hace a pesar de que es público y notorio que se trata de una marca registrada internacionalmente y por lo tanto con pleno conocimiento de que se están invadiendo los derechos de Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A., lo que pone de manifiesto la evidente mala fe del registrante. Más aún cuando el demandado, al igual que Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A. tiene el domicilio en España, lugar donde la marca "Corporación Banesto" es notoriamente conocida, por lo que es totalmente imposible que desconocieran la marca con anterioridad a su registro.

La actuación del demandado daña los intereses de Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A. ya que el registro del dominio de "Corporación Banesto" que Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A. usa como marca, le impide establecerse con su nombre en el sitio que le corresponde en la red y, por tanto, le imposibilita la utilización del mismo para sus propios servicios y actividades, provocando confusión en los usuarios. En cambio, el nombre de dominio <corporacionbanesto.com>, se podría utilizar por el titular registral para atraer a los usuarios de Internet a su sitio Web, o cualquier otro sitio en línea, induciendo al consumidor a creer que los servicios y actividades que allí se encuentre son de Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A., obteniendo así una ventaja deshonesta basada en la reputación de una marca que pertenece a un tercero.

Todos estos comportamientos del titular demandado son objetivamente contrarios a la buena fe y se traducen en la confusión en el consumidor, y de la explotación de la reputación ajena, con manifiesta violación de los derechos que le confieren a Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A. las normas internacionales y nacionales sobre Propiedad Intelectual y Competencia.

B. El Demandado alega que:

En la demanda se argumenta la legitimidad de la reclamación en tres puntos, que se pueden considerar inexactos o falsos:

Punto primero: " El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos". El demandante no tiene derechos o por lo menos no lo demuestra sobre ninguna marca idéntica o similar al nombre del dominio. El Demandante CORPORACION INDUSTRIAL Y FINANCIERA DE BANESTO S.A. aporta certificados de registro de la propiedad industrial para la marca "la Corporación Banesto" a nombre del Banco Español de Crédito S.A. El demandante dice estar constituido desde el año 1990 y los registros que se aportan fueron presentados en el año 1992 y 1993 a nombre de otra entidad.

Punto segundo: " El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio". La única persona que realmente tiene derechos legítimos respecto el nombre de dominio es precisamente el demandado, tal y como consta en la base de datos "WHOIS" que se aporta como anexo B. El demandado es el único y legítimo propietario del dominio.

Punto tercero: "El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe." El dominio no fue registrado por el demandado con ninguna intención comercial, ni especulativa de ningún tipo. Es completamente falso que lo haya puesto a la venta en la web de i-bazar.es. La persona que lo haya puesto a la venta en nombre del Demandado en esa web lo hizo sin su autorización. La única motivación que se le ocurre al Demandado para que alguien lo hubiera puesto a la venta sin su autorización es la de acusar posteriormente al Demandado de mala fe.

El registro del dominio corporacionbanesto.com no fue hecho con la intención de desarrollar ninguna actividad comercial, ni económica, ni para desarrollar ninguna web que pudiera rentabilizarse económicamente de ninguna manera, ni para desarrollar ninguna actividad que pudiera dañar, confundir o perjudicar a la empresa demandante, ni a sus clientes, ni a sus accionistas.

Las normativas mencionadas en la demanda sobre protección de marcas son sólo aplicables en conflictos comerciales, y el registro de cualquier marca comercial por parte de una empresa sólo concede derecho exclusivo de utilización en el "Tráfico económico". La utilización que el demandado ha dado al dominio corporacionbanesto.com no ha entrado en conflicto económico ni comercial con la empresa demandante. El demandado se compromete a no utilizar ese dominio para ningún fin comercial, de ninguna índole, y a no vender dicho dominio a ninguna persona interesada en él, por ningún motivo.

En el día de hoy el dominio le pertenece al demandado porque estaba libre, porque la empresa que lo gestionaba estaba dispuesta a venderlo y el demandado estaba dispuesto a comprarlo. En el momento en el que lo compró fue consciente de que jamás lo intentaría explotar económicamente de ninguna de las formas imaginables, y mucho menos de perjudicar a una empresa con la que el demandado no ha tenido nunca ningún tipo de contacto. El demandado no lo puso a la venta en la web mencionada y no está interesado en venderlo por ninguna cantidad de dinero, ni pago de ninguna otra especie.

En el ejemplo que se cita en la demanda (caso NOCILLA.COM) la situación era completamente diferente: el titular del dominio estaba realizando una actividad comercial bajo una marca registrada literalmente idéntica al nombre del dominio, y es normal que se hayan aplicado normativas reguladoras del comercio. En este caso no coincide la marca registrada con el nombre del dominio, ni el demandante es el titular de dicha marca, ni el demandado realiza ninguna actividad comercial con dicho dominio.

"Corporacionbanesto" es el nombre de la mascota del demandado, quien compró el dominio para recoger algún día en una web sus fotografías y hacer un pequeño homenaje a un animal que lo ha acompañado en los últimos años y por el que siente una unión muy especial.

El cotejo del nombre de dominio <corporacionbanesto.com> con la marca "LA CORPORACION BANESTO" (mixta, clase 38) de la Demandante arroja como resultado que el primero es prácticamente idéntico a la marca o por lo menos similar hasta el punto de llevar a la confusión con la marca. La supresión del articulo "la" y del espacio intermedio, así como la adición de ".com", no alcanzan para distinguir al dominio de la marca. El nombre de dominio también es confundible con la marca denominativa "CORPORACION INDUSTRIAL Y FINANCIERA DE BANESTO, S.A." en clases 16, 42 y 38 de la Demandante ya que las palabras distintivas BANESTO y CORPORACION se encuentran en el nombre de dominio.

Con ello el Panel considera que la Demandante ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

El Panel ha constatado, en una visita que realizó el 5 de noviembre de 2000 en forma independiente al sitio web bajo el URL http://www.corporacionbanesto.com que la única página disponible tiene una leyenda puesta por el registrador Network Solutions cuyo texto en español reza: "Bienvenido - Esta página esta bajo construción" [sic]. "Por favor visítenos próximamente". Ello significa que a todos los efectos prácticos el sitio de Internet está inactivo. Esa situación, según lo afirma la Demandante y no niega el Demandado, se mantiene desde el momento mismo del registro.

El Demandado, por su parte, afirma que "corporacionbanesto" es el nombre de su "mascota", sin aclarar de qué animal se trata. Agrega que se trata de un animal al que lo vincula "una unión muy especial", pero no aporta prueba alguna de que posea una mascota, o de que esta tenga efectivamente dicho nombre. Que ello hubiera sido posible lo demostró por lo menos un demandado en este tipo de procedimientos: en el Caso OMPI D2000-0091 Finter Bank Zurich v. Gianluca Olivieri, pág. 7, el demandado aportó al menos certificados de vacunación de un perro. En el presente caso el Demandado no ha proporcionado explicación de cómo eligió el nombre "corporacionbanesto" para designar a su mascota, siendo que se trata de un nombre poco común o habitual para designar una mascota o cualquiera otra cosa, persona o entidad que no sea la Demandante misma.

Para aceptar que existen intereses legítimos al nombre de dominio el Panel no puede depender exclusivamente de una declaración no respaldada por prueba alguna. Ello no es posible cuando la Demandante ha negado que el Demandado posea cualquier clase de derecho o interés legítimo al nombre de dominio. En efecto, conforme al Reglamento, Parágrafos 5(b)(i) y 5(b)(ix), el demandado debe responder específicamente a las declaraciones y alegaciones de la demanda y adjuntar todo tipo de pruebas documentales en las que se base.

La Política admite como circunstancia que demuestra derechos o intereses legítimos al dominio que el demandado es conocido corrientemente por el nombre de dominio. Cf. Política, Parágrafo 4(c)(ii). Sin embargo, no se hace mención allí de mascota alguna, ni de ninguna otra persona que no sea el demandado. Aún si de acuerdo a los amplios términos de la Política, Parágrafo 4(c) pudiera efectuarse un uso legítimo del dominio creando una página web en honor de una mascota, lo cierto es que el Demandado no hizo ningún uso de la página, por ejemplo publicando en ella las fotografías de su mascota que afirma haber tenido la intención de publicar. Tampoco agregó a su contestación de demanda fotografía alguna de la mentada mascota.

El Demandado ha afirmado que "el dominio le pertenece porque estaba libre". El Panel no puede admitir ese argumento desnudo como suficiente para acreditar derechos o intereses legítimos al nombre de dominio. Como se ha dicho en el Caso OMPI D2000-0044 Educational Testing Service v. TOEFL, página 6:

"Si el mero registro del nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legítimos a los fines del Parágrafo 4(a)(ii) de la Política, entonces todos los registrantes poseerían tales derechos o intereses, y ningún demandante podría triunfar en un reclamo por registro abusivo. Interpretando la Política de modo de evitar un resultado ilógico, el Panel concluye que el mero registro no establece derechos o intereses legítimos respecto de un nombre de dominio de modo que se evite la aplicación del Parágrafo 4(a)(ii) de la Política". (Nota 2)

Cabe concluir que estos argumentos del Demandado son demasiado endebles para acordarles algún peso en este procedimiento. Por otra parte, el Demandado no ha demostrado ningún otro uso bona fide, leal o no comercial del dominio del que pueda inferirse que posee algún derecho o interés legítimo respecto del dominio, con lo que no ha probado las circunstancias de la Política, Parágrafos 4(c)(i) o 4(c)(iii).

Por lo tanto, la Demandante ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(ii).

La Demandante afirma que el dominio fue puesto en venta por 4 millones de pesetas en el sitio web <www.ibazar-es.com>, aportando una impresión en papel de la página web correspondiente obtenida el 30 de marzo de 2000. El Demandado niega haberlo puesto en venta, o que la persona que lo hizo contara con alguna autorización del Demandado. Dada esa negativa y en ausencia de elementos de prueba adicionales, el Panel considera que la Demandante no ha probado satisfactoriamente que la puesta en venta del dominio pueda ser adjudicada al Demandado, por lo que no se puede tener por acreditada la circunstancia citada en la Política, Parágrafo 4(b)(i).

Ello no significa que el dominio no haya sido registrado de mala fe. Al haber registrado sin derecho ni interés legítimo alguno un nombre de dominio casi servilmente idéntico a una marca ajena el registrante aquí Demandado lo hizo con toda probabilidad con el propósito de impedir que la Demandante pudiera reflejar su marca acreditada en el correspondiente nombre de dominio, lo que el Panel considera una circunstancia de registro de mala fe del nombre de dominio en el sentido de la Política, Parágrafo 4(a)(iii), suficientemente probada por la Demandante. Para ello se tiene especialmente en cuenta que el Demandado mantiene "en construcción" el sitio web dos años después del registro, y que este se efectuó bajo el dominio del nivel superior genérico ".com", previsto para una finalidad primordialmente comercial. Ello no se compadece con el uso que sin prueba alguna dice querer efectuar el Demandado.

Como arriba se dijo, no hay prueba de que el Demandado haya ofrecido en venta a la Demandante o haya puesto en venta el nombre de dominio. Sin embargo, ello no agota la investigación del Panel en cuanto a si el dominio se usa o no de mala fe. En este caso, la página web sigue "en construcción" desde el momento del registro, y el Demandado no ha manifestado cuándo piensa hacer algún uso efectivo del dominio. Nos encontramos en una situación de inactividad que, como se razonó en el Caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, puede concluir en una determinación de uso de mala fe del nombre de dominio si se acreditan circunstancias que así lo indiquen.

En este caso se consideran relevantes las siguientes circunstancias:

1. La inactividad del sitio web ("en construcción") dura ya dos años y el Demandado no ha indicado cuándo piensa iniciar dicho uso.
2. El dominio es un dominio bajo ".com", o sea de utilización en principio comercial, lo que contradice, o al menos hace dudar del propósito de uso no comercial manifestado por el Demandado.
3. El Demandado, residente en España, no puede alegar desconocimiento de la marca y nombre comercial CORPORACION BANESTO por ser esta reconocida marca y nombre comercial de la Demandante. En particular, no le es posible negar el carácter ajeno de esa marca y de la expresión BANESTO, que en España distingue al Banco de Crédito Español, S.A., goza de reputación y es notoria. Ver Caso OMPI D2000-0018 Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.
4. El Demandado dice que "corporacionbanesto" es el nombre de su mascota, sin allegar prueba alguna de que posee una mascota, ni ilustrar al Panel sobre las razones o motivos que pudiera haber tenido para dar ese curioso nombre a un animal. Simultáneamente afirma querer hacer en el futuro un uso no comercial del dominio, pero tampoco ilustra al Panel con dato concreto alguno al respecto. Carece en suma de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, por lo que cualquier uso que pueda hacer del dominio difícilmente lo pueda ser de buena fe.
5. La permanente inactividad del nombre de dominio, prácticamente idéntico a la marca de la Demandante, bloquea e impide de hecho el acceso a la Internet a la Demandante bajo el nombre de dominio genérico del nivel superior ".com", e induce a pensar a los navegantes de la Red, incluidos los clientes actuales o potenciales de la Demandante, que esta no posee un sitio web, o que no es técnicamente capaz de mantenerlo.

Dichas circunstancias en conjunto conducen a este Panel a concluir que el Demandado usa de mala fe el nombre de dominio en el sentido de la Política, Parágrafo 4(a)(iii).

El Panel considera que la Demandante ha probado que el nombre de dominio es prácticamente idéntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que este ha sido registrado y se usa de mala fe.

Por ello, y conforme a la Política, Parágrafo 4(i) y al Reglamento, Parágrafo 15, el Panel resuelve que el registro del nombre de dominio <corporacionbanesto.com> sea transferido a la Demandante, Corporacion Industrial y Financiera de Banesto, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista único

10 de Noviembre de 2000

Notas: