Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La demandante es La Caja de Ahorro Española, Caixa Girona, con domicilio en la Av. Sant Francesc, 34-36, 17001, Girona, España.

El demandado es una persona física, Fernando Labadía Pardo, con domicilio a efectos de contacto en Carretera Sariñena, Km. 1, 22005 Huesca, España.

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., domiciliada en el 505 Huntmar Park Drive, Rendón, Virginia, 20170, Estados Unidos de América.

Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 11 de octubre de 2000, por medio de correo electrónico, siendo recibida por el Centro en 18 de octubre de 2000 en formato papel.

Con fecha 13 de octubre de 2000, el Centro acusó recibo del envío de la mencionada Demanda.

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 17 de octubre de 2000, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 29 de octubre de 2000, confirmando ésta que le había llegado copia de la Demanda, de acuerdo con el Parágrafo 4.(b) del Reglamento; que los nombres de dominio objeto de controversia habían sido registrados ante ella; que el titular de dichos nombres de dominio es Fernando Labadía Pardo; que la Política Uniforme y el Reglamento se aplican a los nombres de dominio disputados, en la medida en que el Acuerdo de Servicio 5.0 está en vigor; y que actualmente tales nombres se encuentran en estado "Activo".

La demanda fue notificada al Demandado el 2 de noviembre de 2000, tanto por correo electrónico, como en formato papel por correo ordinario o urgente, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha.

En fecha de 24 de noviembre de 2000, el Centro comunicó al Demandado y al Demandante, por medio de correo electrónico, que el Demandado no había contestado la Demanda. Consecuentemente, se adoptaron las medidas procedimentales que establecen la Política Uniforme y el Reglamento en sus Parágrafos 4.c), por un lado, y 5.(e) y 15.(a), por otro, respectivamente.

Debe hacerse notar que en fecha de 12 de diciembre de 2000, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 26 de diciembre de 2000, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

Dado que la demanda ha sido redactada en castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece al el Parágrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicta la presente Decisión.

A fin de hacer una narración lógica de los hechos que han dado lugar a la presente Demanda, es preciso hacer una reseña, en primer lugar, sobre la denominación de cada una de las partes, así como de su actividad usual en el mercado.

En este sentido, la Demandante, la entidad Caixa de Girona, es una Caja de Ahorros fundada a mediados de siglo (el 20 de septiembre de 1940), que se halla debidamente inscrita en el Registro de Cajas de Ahorro de Cataluña (bajo el número 9), en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorros (en concreto, en el Folio 67, del Libro de Registro bajo el número 107), en el Registro Mercantil de Girona (al Tomo 302, folio 1, hoja GI 5887, inscripción 1ª) y también inscrita en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular del Banco de España (bajo el número 2030). La entidad demandante desarrolla una actividad económica y social legítima, de amplia y reconocida magnitud, tal y como se desprende de la documentación aportada (Anexo 5, en letras A, B, C y D, correspondientes a las Memorias de las actividades de dicha entidad, desarrolladas en los años 1991, 1993, 1996 y 1999, respectivamente), tanto en el ámbito geográfico y económico catalán, como en el del resto de España. A título de ejemplo, téngase presente que la entidad demandante gestiona recursos por valor de 351.402 millones de pesetas; que cuenta con una cifra cercana a los 30.000 millones de pesetas de recursos propios; que el número de personas en plantilla es de 717; y que el número de sus sucursales abiertas al público es de 156, refiriéndose todas estas cifras a fecha de 31 de diciembre de 1999. Asimismo, es de destacar la labor social de la entidad demandante a la que destinó la cantidad de 800 millones de pesetas durante el año 1999, promoviendo y participando en actividades tales como conferencias, seminarios, conciertos, debates, exposiciones y similares. Por último, como se deduce de la Memoria correspondiente al Año 1999 (véase página 29), así como de las afirmaciones de la propia Demandante, es patente la actividad desarrollada por ésta a través de Internet y su deseo de ampliarla y consolidarla.

El Demandado es una persona física sin que Demandante o Demandado hayan acreditado convenientemente a qué actividad se dedica; que nunca contestó a la Demanda interpuesta; con residencia en Huesca, zona geográficamente próxima a aquella en la que la Demandante desarrolla su principal actividad económica, social y financiera.

Los dominios controvertidos son <caixagirona.net> y <caixagirona.org>, los cuales fueron registrados por el Demandado, según resulta de los Anexos 1-A y 1-B aportados con la Demanda. Actualmente, constan registrados aún a nombre del Demandado.

La entidad demandante es titular de diversos derechos marcarios, así como de un nombre de dominio ".es". Específicamente, y según se deduce de los documentos obrantes a los Anexos 3 y 4, por lo que se refiere a los derechos marcarios, y al Anexo 6, respecto del nombre de dominio ".es", y que fueron aportados con la Demanda. La relación de tales derechos es como sigue:

Caixa de Ahorros de Girona es titular actual de los siguientes derechos marcarios, según consta en Anexos 3 y 4 de los aportados con la Demanda:

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 967.041 (Clase 6 N.I.), concedida en 20 de febrero de 1982.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 967.042 (Clase 16 N.I.), concedida en 20 de noviembre de 1984.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 967.049 (Clase 35 N.I.), concedida en 4 de mayo de 1982.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 1.187.774 (Clase 9 N.I.), concedida en 6 de marzo de 1989.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 1.187.775 (Clase 14 N.I.), concedida en 20 de diciembre de 1989.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 1.187.776 (Clase 22 N.I.), concedida en 5 de mayo de 1988.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 1.187.777 (Clase 25 N.I.), concedida en 5 de mayo de 1988.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 1.187.778 (Clase 36 N.I.), concedida en 4 de abril de 1988.

- "CAIXA DE GIRONA", registrada con el número 1.187.779 (Clase 41 N.I.), concedida en 16 de marzo de 1988.

- "CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA", registrada con el número 967.045 (Clase 6 N.I.), concedida en 20 de febrero de 1982.

- Según se afirma por el Demandante, también es titular de la marca española "CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA", registrada bajo el número 967.046 (Clase 16 N.I.). No obstante, en la documentación aportada en Anexo 4 (segundo documento), no consta realmente esta circunstancia, ya que lo aportado constituye una repetición de la (segunda) hoja correspondiente a la búsqueda en cuestión. De aquí lo único que se deduce es que la marca con el número referenciado se haya en vigor y que de ella es titular el Demandante, pero sin que quede acreditada la denominación de la marca en cuestión.

Todas las anteriores son marcas españolas.

La Demandante es titular actual del nombre de dominio <caixagirona.es>, según se acredita en Anexo 6 de los aportados en la Demanda.

Las marcas alegadas por la Demandante están en vigor y son objeto de explotación regular y actual, según se aprecia de los Anexos 3, 4 y 5 (letras A, B, C y D), aportados con la Demanda. En concreto, se observa, lo que es relevante a los efectos de la presente Decisión, la importancia de la actividad y extensión cognitiva de la actividad desarrollada por la Demandante.

El Demandado no alega derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio controvertidos.

La Demandante afirma:

- Que es una entidad titular de varios derechos marcarios los cuales pueden considerarse como de carácter notorio en el sector del mercado español de las entidades bancarias y de cajas de ahorro.

- Que también es titular de un nombre de dominio ".es" absolutamente idéntico a los dominios cuestionados.

- Que desarrolla una actividad mercantil en el mercado español de importancia, como se pone de manifiesto a partir de la documentación incorporada a la Demanda.

- Que es conocida en el mercado español y por los consumidores bajo el nombre "CAIXA DE GIRONA" coincidente sustancialmente con los dominios controvertidos.

- Que no sólo ofrece servicios a través de una amplia red de sucursales, sino también a través de Internet y por medio del nombre de dominio <caixagirona.es>.

- Que los nombres de dominio controvertidos coinciden absolutamente con los derechos de marca de los que la Demandante es titular, sin que a ello obste la ausencia de la partícula "DE" entre los vocablos "CAIXA" y "GIRONA".

- Que aunque algunos de los derechos marcarios de los que es titular la Demandante constituyen marcas mixtas, ello no altera la existencia de identidad entre las marcas referenciadas y los nombres de dominio cuestionados.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio objeto de la presente controversia.

- Que el Demandado registró y en la actualidad está usando los nombres de dominio mencionados de mala fe en la medida en que los Sitios Web correspondientes carecen de contenido alguno, con lo que lisa y llanamente estaríamos ante un supuesto de "ocupación cibernética" de espacios virtuales, no pudiendo desconocer el Demandado la trascendencia nacional de las marcas en juego, como se pone de manifiesto, además, por el hecho de que el Demandado ha registrado otra serie de nombres de dominio, todos ellos coincidentes con marcas y denominaciones sociales de amplio conocimiento en el mercado nacional e internacional.

- Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusión en el público respecto a las marcas de productos y servicios sobre las que la Demandante ostenta derechos, dándose los requisitos y circunstancias previstos en la Política Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org> a aquélla.

La parte Demandada no ha realizado alegación alguna, pese a que hasta fecha presente ha tenido ocasión procesal de hacerlo. Debe entenderse, pues, que ha decaído en su derecho a efectuar todas las alegaciones que a su derecho conviniese a la hora de defenderse de las alegaciones vertidas de contrario.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Queda de manifiesto, pues, que en la construcción jurídica de la decisión de este Panel, éste no ha de verse constreñido necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrán ser de aplicación nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman y D2000-0896 Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto) y, además, no conste que no residen en un mismo país o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.

En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, así como la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

- Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

- Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

Al margen de las partículas ".NET" y ".ORG", que son atributos propios de los Nombres de Dominio genéricos de Primer Nivel, se produce una sustancial coincidencia entre los elementos textuales fundamentales que conforman los derechos de marca propiedad de Demandante y los nombres de dominio en disputa. En ambos casos se trata de las palabras "CAIXAGIRONA".

Por otra parte, hay una diferencia significativa a la hora de usar los vocablos "CAIXA" y "GIRONA" de manera independiente o conjunta. En efecto, si bien podría considerarse que el uso de ambos vocablos por separado no puede reclamarse exclusivamente por nadie, ya que diversas prohibiciones vigentes en el Derecho de marcas llevarían a tal resultado, lo que es incuestionable es que la conjunción de ambos en un solo término, "CAIXAGIRONA" confiere un significado sustancial y particular a dichas palabras. Tal conjunción lleva a que la Demandante (o por mejor decir, sus productos y servicios) sea identificada en el mercado, de entre otros competidores o actores económicos, precisamente a través del uso de dicho signo distintivo, ya que, con carácter previo, fue éste el elegido por la Demandante como marca con la que distinguir sus productos y servicios.

Debe tenerse presente, por otra parte, que, a pesar de que no se produce una identidad total y absoluta entre los derechos marcarios de los que la Demandante es titular y los nombres de dominio controvertidos, al faltar en éstos la partícula "DE", ni la Política Uniforme, ni el Reglamento, ni la legislación nacional en materia de marcas y de competencia desleal, exigen que se dé una identidad de ese tipo. En primer lugar, porque, como, acertadamente señala el Demandante, dicha partícula no añade nota alguna de especificidad o de distinción respecto del conjunto de vocablos elegidos como signo distintivo. Antes bien, el carácter distintivo de las marcas del Demandante pivota sobre las palabras "CAIXA", por un lado, y "GIRONA", por otro, las cuales son, precisamente, las elegidos por el Demandado para formar los nombres de dominio controvertidos. No puede entenderse que esa elección sea una coincidencia o que no haya sido buscada de forma deliberada, sino que, por el contrario, tal elección tiene como consciente finalidad la de causar una confusión respecto del origen empresarial de la titularidad de dichos nombres de dominio. Y, en segundo término, porque otra cosa supondría validar el fraude de ley que podría derivarse de incluir en los nombres de dominio partículas sin importancia o sin peso distintivo en relación con el conjunto del nombre de dominio, en la idea de que al no coincidir totalmente los signos enfrentados, no debe admitirse la pretensión del Demandante, que, normalmente, resulta titular de intereses legítimos o de derechos de marca.

Esto se aprecia aún más desde el punto de vista de la legislación que persigue y sanciona el uso de signos distintivos ajenos en el mercado con la finalidad de producir o inducir a confusión en el público, o simplemente con la idea de explotar la reputación ajena (cfr. artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal). En este sentido, entiende este Panelista que el mero uso de un derecho de marca ajeno, válidamente registrado y en vigor, por un tercero se hace con finalidad de actuar en el mercado en la medida en que se quiere colisionar con los derechos de un tercero, y así aprovecharse indebidamente de la reputación ganada por un tercero en el mercado. O dicho de otra manera, en el ámbito que nos ocupa de los nombres de dominio, el concepto de aprovechamiento debe ser objeto de una interpretación amplia en virtud de la cual quepa no solamente el caracterizado por un propio lucro del infractor, sino también toda aquella situación que objetivamente no le reporte beneficio comercial legítimo alguno.

Asimismo, debe estimarse como indiferente el carácter mixto de los derechos de marca alegados, ya que no se trata de defender el gráfico, lo que ciertamente sería incongruente con la finalidad a que responde la Política Uniforme y el Reglamento, sino más bien los caracteres denominativos empleados por el Demandante como marca.

Así pues, de acuerdo con lo anterior, debe entenderse, fuera de toda duda, que los distintos derechos marcarios de que es titular la Demandante, "CAIXA DE GIRONA", debidamente registrados y vigentes, son sustancialmente similares, hasta el punto de causar confusión, a los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

Al Panel administrativo no le consta que los nombres de dominio en disputa coincidan en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominación de la que el Demandado sea titular.

Además, debe partirse del hecho de que, aunque el Demandado tuvo la oportunidad procesal para ello, el Demandado no contestó a la Demanda planteada. Por consiguiente, el Demandado perdió su oportunidad procesal de aportar prueba alguna acerca del interés legítimo o derecho del que creyera estar en posesión a fin de justificar el uso legítimo de los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>. O dicho de otro modo, si el Demandado hubiera tenido algún interés legítimo o derecho sobre los vocablos que conforman los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>, el Demandado debería haber adoptado una posición activa a la hora de defender tales supuestos intereses legítimos o derechos que, en su caso, hubieran podido justificar su derecho a registrar y usar pacíficamente, y sin perjuicio de derecho o interés de tercero, los mencionados nombres de dominio (lo que, por otra parte, coincide con el criterio sentado en el Parágrafo 2, in fine de la Política Uniforme). Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado suficientemente que ha registrado en España las marcas "CAIXA DE GIRONA", y alguna otra que incorpora de manera relevante y sustancialmente identificadora las palabras "CAIXAGIRONA", el Panelista debe llegar a la razonable conclusión de que el Demandado no tiene interés legítimo o derecho alguno en los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>.

Por otra parte, ha de hacerse hincapié también en el derecho que ostenta la Demandante sobre el nombre de dominio <caixagirona.es>. En este sentido, merece la pena poner de manifiesto cómo las normas por las que se autoriza el uso legítimo de los nombres de dominio ".es" (Orden de 21 de marzo de 2000) exigen que el solicitante haga valer bien un derecho de marca, debidamente registrado y reconocido ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, bien un nombre comercial o bien una denominación social a fin de recibir la oportuna autorización para el uso del nombre de dominio solicitado. El hecho de que el Demandante tenga la meritada autorización no sólo refuerza aún más su derecho e interés legítimo al uso de los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org> (Anexos 6 y 7), sino que también a contrario implica la ausencia de derecho o interés legítimo por parte del Demandado sobre los mismos.

Finalmente, no debe pasarse por alto la circunstancia de que la propia Demandante niega la existencia de acuerdo contractual de licencia, venta o cesión en virtud del cual el Demandado pudiera alegar debidamente algún tipo de derecho, licencia o interés para el uso legítimo de los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>.

Consecuentemente, el Panelista entiende que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideración, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de diversos derechos de marca sobre los vocablos "CAIXADEGIRONA", tal y como ha sido probado en los Anexos 3 y 4 de los aportados con la Demanda.

Debido al hecho de la existencia de los registros anteriormente mencionados; a la amplia y variada actividad, financiera, mercantil y social, desarrollada por la Demandante a través de sus derechos de marca (como se vio anteriormente en Punto 5 de esta Decisión); al carácter notorio y bien conocido de tales derechos de marca y de su imagen corporativa en el ámbito geográfico, mercantil y jurídico en el que conviven Demandante y Demandado, y también al hecho de que el Demandado tiene la nacionalidad española, debe entenderse como inconcebible que el Demandado no tuviese conocimiento en el momento del registro y posteriormente de los derechos marcarios y/o intereses legítimos del Demandante sobre los vocablos "CAIXAGIRONA".

Además, como ha tenido oportunidad de probar el Demandante, el Demandado ha registrado anteriormente también una larga serie de nombres de dominio coincidentes con derechos de marca, denominaciones sociales o nombres comerciales que incorporan un interés legítimo en la medida en que identifican una imagen corporativa determinada y ampliamente conocida del público en el mercado (Anexo 9). De un examen de la lista incorporada, se puede observar que la mayor parte de los nombres de dominio registrados se corresponde con entidades bancarias, financieras o similares.

Por consiguiente, de todas las anteriores circunstancias, el Panelista ha de llegar a la lógica, razonable y legítima conclusión de que el Demandado era completamente consciente de que el registro de los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org>, sobre los que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo, fue algo deliberado, no casual, y hecho con el ánimo subjetivo de querer así causar un daño y perjudicar los derechos e intereses legítimos del Demandante.

En opinión del Demandante, siguiendo otras anteriores decisiones del Centro (véase las Decisiones D2000-0222 DaimlerChrysler Corporation v. Brad Bargman y D2000-0239 J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías entre otras), el uso de mala fe se prueba por el hecho del no-uso en absoluto de los nombres de dominio, o por la ausencia de propósito serio al respecto (según consta en Anexo 8).

En efecto, el Panelista coincide con ese criterio sentado en Resoluciones anteriores del Centro, en virtud del cual el mero hecho de no estar usando los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado implica un uso de mala fe en la medida en que, sin la cobertura de un derecho o interés legítimo, el Demandado está impidiendo con su actitud y voluntad pasivas el acceso legítimo del Demandante a los nombres de dominio en cuestión. Tal uso no puede estimarse de otro modo sino objetivamente hecho de mala fe.

Por consiguiente, el Panelista entiende que los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org> fueron registrados y están siendo usados de mala fe por parte del Demandado.

De acuerdo con los Parágrafos 4.(i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, así como en consonancia con las disposiciones correspondientes y señaladas en esta Decisión de la legislación española sobre protección de marcas y de competencia desleal, la Demandante ha probado que los nombres de dominio disputados son idénticos a derechos de marca de su titularidad, así como con el nombre de dominio ".es" del que también es titular; que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso de los nombres en cuestión, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legítimos sobre dichos nombres; que el Demandado está usando y ha registrado de mala fe tales nombres. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, el Panelista requiere que los registros de los nombres de dominio <caixagirona.net> y <caixagirona.org> sean transferidos a la Demandante, de acuerdo con los remedios jurídicos por ella solicitados.

Panelista Único

Fecha: 26 de diciembre de 2000