Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

1.1. Demandante: Comunidad Autónoma de Galicia, con domicilio social en Edificio Administrativo San Caetano nº 3 E 15771 Santiago de Compostela, España, representada Dº Sergi Moreu Soler, Nominalia Internet S.L., con domicilio Passeig Lluís Companys, 23, E-08010 Barcelona, España.

1.2. Demandado: Sait, S.L. con domicilio social en Ronda de Outeiro nº 1 bajo, E-15009 A Coruña, España.

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xunta.net>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados Unidos de América.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada por correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 27 de octubre de 2000. La copia de la demanda fue recibida el 31 de octubre de 2000.

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora el 2 de noviembre de 2000 solicitando su verificación. El registrador comunicó la verificación de la demanda el 7 de noviembre de 2000.

3.3. Una copia de la demanda también fue enviada el 21 de noviembre de 2000 al demandado a los domicilios y direcciones señaladas en los datos del nombre de dominio (Documento 6). Consta que las notificaciones no pudieron ser entregadas al demandado a pesar de los reiterados intentos que se hicieron especialmente para la entrega por el servicio DHL de una copia de la demanda figurando que tal entrega no fue posible porque la dirección era incompleta o incorrecta. Asimismo, consta que la demanda también fue intentada transmitirse por fax y por correo electrónico a los números y dirección señalados por su titular en el nombre de dominio sin que tampoco tal notificación fuera posible.

En consecuencia, el demandado no contestó a ninguna de las notificaciones, ni por tanto, a la demanda.

3.4. Con fecha 12 de enero de 2001, de acuerdo con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciéndole llegar posteriormente copia completa de la documentación.

3.5. Siendo la entidad demandante una entidad de derecho público español, donde la lengua oficial es ese idioma, siendo el panelista también de nacionalidad española, y siendo también esa la nacionalidad de la sociedad demandada rebelde haciéndose uso de la facultad conferida en el artículo 11.b) de la "Política Uniforme", se considera como lengua del procedimiento a la española, y en ella se dicta la presente resolución.

4.1. El demandante, es una Comunidad Autónoma que forma parte de la organización territorial del Estado Español de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española. La Comunidad Autónoma de Galicia se reconoce y rige por el Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado por Ley Orgánica 1/1981 de 6 de Abril (BOE 101, de 28 de Abril de 1981).

Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia es titular de diversas marcas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclator Internacional. Estas marcas están formadas por la denominación Xunta de Galicia dispuesta en una forma peculiar a las que se acompaña un gráfico que constituye el escudo propio de Galicia. A continuación se reproduce el distintivo de estas marcas:

4.2. El demandado Sait, S.L., es una Sociedad mercantil de nacionalidad española.

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- Que la titularidad en favor de la Comunidad Autónoma de Galicia de las marcas españolas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que reivindican la denominación XUNTA DE GALICIA en donde, ciertamente, el término XUNTA es el principal, le otorga un monopolio sobre esta denominación que, además, goza de gran renombre y notoriedad entre el público por serle de sobra conocida.

- Que "XUNTA" es la traducción al gallego de "JUNTA", nombre por la que se conoce a la XUNTA DE GALICIA/JUNTA DE GALICIA que es el nombre oficial que designa al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia según se reconoce en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia, añadiendo que la denominación XUNTA/JUNTA se reconoce en el propio art. 13 y otros del Estatuto.

- Que la denominación "XUNTA" es muy conocida ya que de esta forma se designa al Gobierno de Galicia tanto en la prensa como en campañas institucionales por lo que, realmente, el público en general reconoce claramente que con la denominación XUNTA se designa al Gobierno de Galicia.

- Que el nombre de dominio <xunta.net> es idéntico en la parte fundamental (xunta) a las marcas XUNTA DE GALICIA que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Que Sait, S.L. no tiene ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio "xunta.net" respondiendo este registro y uso a una actitud de mala fe por parte del solicitante que no puede desconocer los legítimos derechos e intereses que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene sobre la denominación XUNTA.

- Que Sait, S.L. ha registrado otros nombres de dominio que se corresponden con marcas famosas de otras empresas como <ondacero.com> lo cual es un dato relevante de mala fe.

- Que el 30 de marzo de 2000 envió a Sait, S.L. un requerimiento notarial solicitando que transfiriese los nombres de dominio al legítimo titular.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio <xunta.net>.

5.2. Demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a) de "el Reglamento" a todas las direcciones de contacto, por DHL, correo electrónico y fax, que habían sido proporcionadas y constan en los datos del nombre de dominio <xunta.net> sin que conste que el demandado haya recibido la notificación por lo que no ha contestado.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

El panel quiere, antes de entrar a conocer en el fondo del asunto, hacer una referencia a la circunstancia que se aprecia en el expediente y que se deriva de la imposibilidad de haber hecho llegar al demandado copia de la demanda. De ahí, se podría deducir que la adopción de una resolución en el presente caso podría ser emitida con indefensión del demandado pues éste podría alegar que no ha tenido "oportunidad" de responder.

Pues bien, analizando los documentos obrantes en el presente expediente, el panel es de la convicción de que se han respetado las exigencias impuestas por el art. 2 de "el Reglamento" de tal manera que se han puesto todos los medios necesarios para que la demanda fuese notificada al demandado para que éste pudiese, en consecuencia, recibirla y articular sus medios de defensa. En efecto, consta que la demanda se ha notificado a los domicilios de correo y direcciones de correo electrónico y número de fax señalados por el demandado en el nombre de dominio.

Si se admitiera que al haber sido imposible entregar la demanda al demandado el procedimiento administrativo podría seguir se estarían, de alguna manera, posibilitando actuaciones fraudulentas por parte de aquellas personas que registran nombres de dominio de terceros y, para no verse sometidos a este procedimiento administrativo, establecen nombres y direcciones falsos, inexistentes o de gran dificultad para la notificación de estas demandas o se niegan a recibirlas.

Por eso, el panel entiende que al haberse realizado de manera correcta la notificación y haberse puesto todos los medios necesarios para que esta notificación llegase al demandado, se debe entrar a conocer el fondo del asunto.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El demandante alega la titularidad de diversas marcas aportando fotocopias de la publicación de las solicitudes de las mismas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial que es una publicación oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Este panel ha comprobado -a través de un pequeño muestreo- la situación registral de alguna estas marcas pudiendo afirmarse que los expedientes comprobados se encuentran en vigor. Tales expedientes concretamente han sido los siguientes:

Marca española 1.298.130 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 16, concedida el 5 de Febrero de 1991.

Marca española 1.298.152 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 38, concedida el 3 de Septiembre de 1990.

Marca española 1.298.155 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 41, concedida el 3 de Septiembre de 1990.

Marca española 1.298.156 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 42, concedida el 16 de Mayo de 1991.

Una comparación entre el distintivo que forma las marcas registradas y el nombre de dominio impugnado pone de manifiesto que entre ellos existe identidad en relación con el vocablo XUNTA. Este panel entiende que, precisamente, es la denominación XUNTA la principal de las marcas registradas por la Comunidad Autónoma de Galicia, entre otras razones, porque si apreciamos el distintivo registrado como marca podemos comprobar que, precisamente, el término XUNTA es el preponderante ya que es el que destaca con sustantividad propia.

Las denominaciones XUNTA y XUNTA DE GALICIA son utilizadas indistintamente para referirse al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este reconocimiento es incluso oficial según se desprende de diversos apartados y preceptos del Estatuto de Autonomía de Galicia de 6 de abril de 1981. Particularmente, y en su versión gallega que también es oficial pues el idioma gallego también es oficial en la Comunidad Autónoma de Galicia, , el art. 9 del Estatuto señala que la "XUNTA" es uno de los Organismos a través de los cuales se ejercen los poderes de la Comunidad Autónoma. Además, el Capítulo Segundo del Título Primero se refiere, concretamente, a la "XUNTA" y su Presidente. Capítulo que es desarrollado a través de los arts. 15 a 18 donde, particularmente, en los arts. 15, 16 y 17 se menciona en varias ocasiones a la "XUNTA".

Además, tanto en los correspondientes medios de comunicación como en el uso ordinario que la gente realiza cuando se refieren al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, se le denomina "XUNTA". En este sentido, incluso cabría afirmar que la denominación XUNTA –precisamente, por estar redactada en gallego- no tiene parangón ni equivalencia con el nombre de otros Gobiernos de otras Comunidades Autónomas españolas que también se denominan JUNTA como, por ejemplo, la de CASTILLA LEON, ANDALUCIA etc.

En definitiva, y acreditada la circunstancia de que XUNTA es la parte relevante de las marcas registradas por la Comunidad Autónoma de Galicia y que el común de la población identifica a la XUNTA con el Gobierno de Galicia claramente se puede sacar como conclusión que el nombre de dominio "xunta" es claramente confundible con las marcas registradas XUNTA DE GALICIA invocadas por el demandante.

La ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado no permite conocer su versión acerca de las razones, derechos e intereses legítimos que le llevaron a adoptar el dominio <xunta.net>.

El panel considera que esa ausencia de contestación supone una aceptación implícita de carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado. Además, quiere también reiterar que –como se dijo en el apartado 6.2- no se puede alegar indefensión por la mera circunstancia de no haber recibido la notificación de esta demanda ya que –como se dijo- se han puesto todos los medios necesarios para que esa notificación se produjese. Y, producida esa notificación, si el demandado hubiera tenido derechos o intereses legítimos que acreditasen a su favor derechos sobre el dominio "xunta.net" de forma explícita los podría señalar en este escrito de contestación a la demanda.

Además, para el panel parece muy claro que ni el demandado en particular ni nadie en general podría acreditar la existencia de unos derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio XUNTA por cuanto, como se dijo en el apartado 6.3.1, este nombre se corresponde con la denominación oficial de uno de los Organos a través de los cuales se ejerce el poder de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por eso –y como ya afirmamos en nuestra resolución de 29 de noviembre de 2000 referida a los nombres de dominio "xuntadegalicia.net" y "xuntadegalicia.org"- el nombre XUNTA DE GALICIA y/o XUNTA pertenece por Ley a la Comunidad Autónoma de Galicia. Incluso si un tercero pretendiese registrar -por ejemplo, bajo una modalidad de signo distintivo- la denominación XUNTA DE GALICIA y/o XUNTA tal registro sería invalidado por no respetar el principio de legalidad. De ahi se puede concluir que el demandado ni ostenta ni ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación XUNTA y, por tanto, sobre el dominio <xunta.net>.

Una de las cuestiones que ha suscitado mayor controversia a la hora de decidir un procedimiento iniciado al amparo de la Política Uniforme es la concurrencia o no de dos requisitos independientes pero íntimamente conectados, que son:

- registro del dominio de mala fe, y

- uso del dominio de mala fe.

Para un perfecto entendimiento del alcance de tales requisitos y, especialmente, su carácter conexo conviene recordar lo establecido en la Decisión del caso número D2000-0239 donde se señaló lo siguiente: "lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la política uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relación importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero".

Pues bien, sobre la base de las consideraciones realizadas en esta decisión vamos a analizar si en el presente caso concurren los dos requisitos exigidos por el apartado 4.a último párrafo de la Política Uniforme.

El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qué finalidad adoptó el dominio controvertido, si ha llevado a cabo alguna actividad comercial con la denominación XUNTA o si dispone de algún derecho sobre la misma.

Por otra parte, ha quedado acreditado que el nombre XUNTA es un nombre que se corresponde con la denominación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia que, además, constituye un nombre conocido y que el público lo identifica inexorablemente con un Organismo Oficial de la Comunidad Gallega. Es obvio que el demandado (que incluso tiene su aparente domicilio en Galicia) no puede alegar desconocimiento de tal nombre ya que aparece cotidianamente en los medios de comunicación, es utilizado por los ciudadanos e, incluso también queda reflejado en cuantas campañas institucionales o promocionales realiza la propia XUNTA DE GALICIA o, porque no decirlo, la XUNTA.

En definitiva, se debe concluir afirmando que no es plausible una creación independiente por el demandado del dominio XUNTA por lo que el panel está convencido de que el demandado ha actuado de mala fe al pretender inscribir a su nombre el dominio <xunta.net> concurriendo, por tanto, el requisito del registro de mala fe.

Ha quedado acreditado que el nombre de dominio no está siendo usado de tal manera que podría pensarse que al no haber actividad alguna en relación con este nombre de dominio el mismo no se usa y, por tanto, ello supondría que tampoco puede haber uso de mala fe.

Como ya hemos señalado en nuestra resolución de 29 de noviembre de 2000 en los casos <xuntadegalicia.org> y <xuntadegalicia.net> (Caso No. 2000-1017, Comunidad Autónoma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz), recordando lo manifestado por la resolución de 26 de mayo de 2000 (Caso No. D 2000-239, J. García Carrión, S.A. vs Mª José Catalán Frías) entendemos que este planteamiento no puede aceptarse ya que llevado a sus últimas consecuencias podría traer resultados insostenibles puesto que bastaría con registrar un nombre de dominio idéntico a una marca ajena y no usarlo para imposibilitar que el titular de la marca registrada pueda recuperarlo a través de este procedimiento arbitral. Se podría afirmar que esta actuación implica un fraude de ley cuya regulación en el Derecho español está prevista en el artículo 6.4 del Código Civil que cataloga como tal los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él.

Este panel considera que sería un fraude de ley aprovecharse de la posibilidad de poder registrar nombres de dominio con el objeto de impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca como también se puede considerar que puede constituir un uso de mala fe la mera detentación del nombre de dominio para no utilizarlo; especialmente en aquellos casos en que el titular del dominio no puede utilizarlo pues su uso sería considerado ilícito.

Pues bien, este panel considera que cualquier utilización futura de un nombre de dominio XUNTA que no fuera realizado por el Organo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia puede ser considerado un uso de mala fe por cuanto ha quedado probado que el único Organismo que tiene derecho a ese nombre es la propia XUNTA DE GALICIA.

A mayor abundamiento se puede afirmar que un uso por el demandado del dominio <xunta.net> sería ilícito desde el momento que se hace un uso injustificado de una denominación, marca o distintivo de una Institución Oficial generando confusión y engaño en los usuarios de INTERNET. Nos parece evidente, y por ello es presumible asegurar que cualquier usuario que accediera a un nombre de dominio denominado XUNTA estaría convencido de que está contactando con un Organo Oficial de la Comunidad Gallega de tal manera que se puede afirmar que si un tercero sin autorización de la JUNTA DE GALICIA/ XUNTA DE GALICIA pudiese utilizar el nombre XUNTA lo haría de mala fe y en clara contravención de la Ley que expresamente otorga el derecho exclusivo a usar la denominación XUNTA DE GALICIA y/o XUNTA a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Concurre, por tanto, a juicio de este panel, el requisito de mala fe en el uso de los dominios controvertidos.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio <xunta.net> sea transferido al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista único

24 de Enero de 2001