Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

El Demandante es la Caja de Ahorro Española, CAIXA DE GIRONA, sociedad mercantil de nacionalidad española con domicilio en la Avenida Sant Francesc, 34-36, 17001 Girona, España (en adelante el "Demandante"). Actúa en representación del Demandante D. Carlos Navarro, abogado de CUATRECASAS ABOGADOS, con domicilio en Paseo de Gracia, 111; 08008 Barcelona, España (en adelante el "Representante").

El Demandado es el Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez, con domicilio en Camino Novo, 31 baixo, Porto Do Son, A Coruña 15970, España (en adelante el "Demandado").

El nombre de dominio en disputa es <caixagirona.com>. El registrador es Network Solutions, Inc. (en adelante el "Registrador") de Herndon, Virginia, USA.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 10 de noviembre de 2000 por correo electrónico y el 14 de noviembre de 2000 en copia firmada en papel. El 17 de noviembre de 2000, el Centro notificó al Demandante acerca de las consecuencias procesales de su presentación de la demanda en un idioma diferente al usado por el contrato de registro del Registrador y envió al Registrador un requerimiento de verificación de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 21 de noviembre de 2000 mediante su Network Solution’s Verification Response (en adelante el "Informe del Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio está en estado "activo".

En el ínterin, el Demandado había recibido por correo electrónico copia de la Demanda y se había puesto en contacto directo por correo electrónico con el Demandante, copiando al Centro, los días 11 y 13 de noviembre de 2000. Entre diversas consideraciones, en sus mensajes el Demandante impugnaba formalmente la Demanda por no haber sido redactada en idioma inglés.

El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos y notificado el 22 de noviembre sobre la existencia de Deficiencias en la Demanda (falta de firma ológrafa en la copia dura) ratificó al Centro por correo electrónico su decisión de expresar la Demanda en idioma español y remitió original en papel debidamente firmado, que fue recibido por el Centro el 27 de noviembre de 2000.

Conocedor de las alternativas precedentemente reseñadas por haber recibido copias electrónicas de los documentos respectivos, el 23 de noviembre de 2000 el demandado envió al Centro un mensaje de correo electrónico -con copia para el Demandante- manifestando, entre otras consideraciones que escapan al plano de lo jurídico, su decisión de "no someterse al UDRP" con respecto al presente Caso y no contestar la demanda. Tales consideraciones y decisión fueron ampliadas y confirmadas al día siguiente por nuevo mensaje de correo electrónico, que es el postrer material aportado por el Demandado que el Centro envió al Panelista entre los antecedentes del caso.

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el día 24 de octubre de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales"), el 29 de noviembre de 2000 el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.

El Demandado no contestó la Demanda, por lo que el centro le envió notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda" con fecha 19 de diciembre de 2000.

El 17 de enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.

El Demandante presentó la Demanda en idioma español "al ser ambas partes de nacionalidad y residencia española". El Demandado utilizó el mismo idioma en las numerosas y extensas comunicaciones que envió a su contraparte y al Centro durante las etapas preparatorias del proceso. Las alegaciones del Demandado en sus mensajes de correo electrónico (expresamente despojados por su remitente de toda función procesal) proponen la consideración de una supuesta nulidad procesal por motivos formales: de acuerdo a los principios generales del Derecho (Nota 1) no puede admitirse nulidad por la nulidad en si misma, ya que los instrumentos procesales responden al objetivo de establecer un juego balanceado, imparcial y previsible de las partes, en orden a asegurar justicia en lo substancial. Habiéndose expresado larga y fluidamente en idioma español en su correspondencia incorporada a la documentación del Caso, el Demandado estuvo en todo momento en condiciones de ejercitar su derecho de defensa (incluso respondiendo a la Demanda en idioma inglés y requiriendo traducción a ese idioma de la misma). No habiendo hecho uso de tal derecho, el Demandado carece de todo interés jurídico en la cuestión referente al idioma del proceso y no puede ser escuchado por el Panelista que no ha sido llamado como fiscal de un entretenimiento de formalidades sino para resolver equitativamente una disputa sobre una base jurídica (Nota 2)

Conforme el párrafo 11 de las Reglas:

Teniendo en cuenta lo peticionado por la única parte que compareció ante el Panel, haber utilizado el idioma español la otra parte en sus comunicaciones extra-procesales y tener ambas partes su domicilio en territorio de España, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo será el español y dictar la presente decisión en dicho idioma.

La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es CAIXA DE GIRONA, que el Demandante tiene registrada en España bajo los siguientes números, en las clases en cada caso indicadas:

- Nº 967.041, concedida el 20 de febrero de 1982, para distinguir productos de la clase 6 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 967.042, concedida el 20 de noviembre de 1984 para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 967.049, concedida en fecha 4 de mayo de 1982 para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 1.187.774, concedida en fecha 6 de marzo de 1989 para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 1.187.775, concedida en fecha 20 de diciembre de 1989, para distinguir productos de la clase 14 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 1.187.776, concedida en fecha 5 de mayo de 1988 para distinguir productos de la clase 22 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 1.187.777, concedida en fecha 5 de mayo de 1988, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 1.187.778, concedida en fecha 4 de abril de 1988 para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

- Nº 1.187.779, concedida en fecha 16 de marzo de 1988 para distinguir servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

Además, el Demandante tiene registradas otras dos marcas españolas conteniendo los vocablos CAIXA y GIRONA: Nº 967.045 "CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA" en clase 6 del Nomenclátor Internacional; y Nº 967.046 "CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA" en clase 16 del Nomenclátor Internacional.

Las marcas mencionadas resultan coincidentes con la denominación social del Demandante, quien afirma que la "CAIXA DE GIRONA se fundó en el año 1940 y desde entonces desarrolla su actividad como Caja de Ahorros, encontrándose a tales efectos debidamente inscrita en el Registro de Cajas Ahorro". La revisión de la documentación acompañada y la visita al sitio del Demandante persuaden al Panelista tanto acerca de la importante actividad financiera y de bien público de la Caja de Ahorros demandante en este caso cuanto respecto de su renombre en el mercado español.

El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún sitio Web activo, exhibiendo el instrumento de navegación un mensaje de "La página Web solicitada no está disponible en este momento. Puede que el sitio Web tenga problemas técnicos o que necesite ajustar la configuración de su explorador".

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) Las marcas CAIXA DE GIRONA y el dominio <caixagirona.com> "ofrecen, eliminadas de la comparación la partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico ("com"), una absoluta identidad".

b) El Demandado no es titular de ningún registro de marca ni de nombre comercial con la denominación "CAIXA GIRONA" que pudiera legitimar su actuación. Agrega que de acuerdo al derecho interno español, el demandado está legalmente obstado de identificarse como una Caja de Ahorros.

c) El nombre de dominio objeto de la Demanda fue registrado por el demandado de mala fe "con la única intención de venderlo, alquilarlo o cederlo al demandante o un tercero, o bien, simplemente, impedir al demandante su utilización y ello porque, tal y como ha quedado expuesto anteriormente, el demandado en ningún caso podrá utilizar el referido nombre de dominio en el mercado sin infringir la legislación española anteriormente mencionada".

d) La tenencia pasiva del nombre de dominio, constituye un uso de mala fe, ya que impide "que el demandante pueda utilizarlo libremente y en cualquier caso está a la expectativa de que el titular de las marcas le haga una oferta para la compra del nombre de dominio".

e) Invoca como antecedentes que lo favorecen las resoluciones dictadas en los Casos Nº D2000-0003 Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmalows y N° D2000-0239 J. García Carrión, S.A. v José Catalán Frías en el sentido de que el "uso pasivo" configurado por la mera reserva de un nombre de dominio es constitutiva de mala fe.

El Demandado no contestó la demanda, por lo que no existen argumentos de su parte a considerar.

La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

Dado que no tiene significación la presencia o ausencia del artículo "de"entre los vocablos "Caixa" y "Girona" y siendo la extensión ".com" atributo del respectivo gTDL, común a todos los nombres de dominio bajo dichos TLD, no puede discutirse que la Marca de Comercio CAIXA DE GIRONA es idéntica al nombre de dominio <caixagirona.com>. En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.

De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominación "Caixa de Girona" identifica desde hace más de medio siglo al Demandante como entidad financiera activa en el ramo de Cajas de Ahorro. Ausente el Demandado del presente proceso, nada en el mismo indica que los vocablos "caixagirona", "caixa" o "girona" integren alguna marca de comercio del Demandado o tengan relación con el nombre del Demandado o con empresa o negocio de su propiedad, o hayan sido usados por el Demandado con algún propósito no comercial. Nada en la correspondencia enviada por el Demandado al Demandante o al Centro hace suponer por su parte algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parráfos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del parráfo 4(a)(ii) de la Política. En particular:

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios".

Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera que fuera su intención o propósito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso del nombre de dominio <caixagirona.com>. En consecuencia, el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mérito de que:

a) Ha sido alegado por el Demandante que las marcas del Demandante se hallaban registradas desde la década de los años 80’, para identificar comercialmente una actividad iniciada finalizando la primera mitad del siglo pasado. Esto lleva al Panelista a considerar que el Demandado registró deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse de una denominación social y marca prestigiosa en el mercado español, de propiedad de un tercero.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma éste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Así lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones del Demandante acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro párrafos del artículo 4.(b) de la Política:

Las alegaciones y pruebas presentadas no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante". Las alegaciones en tal sentido del demandante no se respaldan en hecho alguno y el Demandado lo niega enfáticamente en su correspondencia extra-procesal.

Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algún sitio activo en la Web estaría realizando una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verían llevados a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio creado por el Demandado "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".

El absoluto silencio acerca de la cuestión en la correspondencia extra-procesal y la ausencia de contestación a la Demanda no proporciona al Panelista elemento alguno para presumir que el Demandado pueda hacer en el futuro algún uso legítimo del nombre de dominio en disputa, de modo que el mismo pase a cumplir su destino único y natural como valioso recurso técnico de Internet de acuerdo a la Política y sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca que coincide con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco descarta la ausencia de contestación la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio en disputa se causara confusión a los usuarios de Internet que buscaran el sitio del Demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio que contiene su denominación social y marca comercial. En opinión del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la denominación como nombre de dominio implica alguna clase de participación del Demandante en los documentos o servicios que el Demandado ofreciera en la dirección identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 4.(b)(iv) de la Política se verifica en el Caso.

La conclusión anterior se extrae sobre la única base de las Políticas y sin tomar en cuenta la alegada ilegalidad del uso de la denominación "caixa" o "caja" por una persona o entidad que no cumpla los recaudos de la legislación española sobre Cajas de Ahorro, dado que el gTDL ".com" es global y por tanto su configuración textual independiente de las normativas nacionales acerca de uso de denominaciones especiales.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio <caixagirona.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del Párrafo a(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <caixagirona.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millé
Panelista Unico

Fechado: 29 de enero de 2001

Notas:

1. Tales principios son aplicables al Caso por imperio del art. 15 de las Reglas según cuyo inciso a), "El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables".

2. De esta manera, cumplirá el grupo de expertos con el mandato del art. 10, inciso b) de las Reglas: "En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso". Es obvio que tal "ocasión justa" incluye (siendo ello posible) el uso de la lengua materna para expresarse. El Panelista (que ha dictado numerosas Resoluciones en idioma inglés) se complace de que las partes en estos conflictos no se vean inhibidos de usar el idioma español, que es uno de los oficiales de las Naciones Unidas y de su organismos especializado la OMPI.