Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La demandante es Bodegas y Viñedos López S.A., una sociedad anónima constituida conforme a las leyes argentinas con sede en Godoy Cruz 2000, C1414CYP Buenos Aires, Argentina ("la Demandante"), representada en este procedimiento por los abogados Sra. Andrea Barreiro Vázquez y Sr. Miguel B. O´Farrell, de Marval, O´Farrell & Mairal, de Buenos Aires, Argentina.

El demandado es el señor Raúl Didier, con dirección en Almirante Brown 5319, Santa Fe, 3000 Santa Fe, Argentina (el "Demandado"), representado en este procedimiento por el Dr. Mario Alfredo Pica, de Bell Ville, Córdoba, Argentina.

El nombre de dominio en disputa es <bodegaslopez.com>, registrado ante Domaininfo.com de la compañía Domaininfo AB, Lilla Bommen 1, SE-41104, Gotemburgo, Suecia.

3. Iter Procedimental

El 22 de diciembre de 2000 se presentó la demanda en forma electrónica, y el 27 de diciembre de 2000 la demanda se presentó en copia papel. El 28 de diciembre el Centro acusó recibo de la misma. El 4 de enero de 2001 el Centro solicitó al registrador verificación de datos del registro. El mismo día el registrador Domaininfo.com confirmó los datos de registro.

El 8 de enero de 2001 el Centro notificó la demanda y el inicio del procedimiento administrativo al Demandado.

El 26 de enero de 2001 el Demandado envió al Centro la contestación de demanda en forma electrónica; el 31 de enero de 2001 lo hizo mediante documento en papel.

El 5 de febrero de 2001, después de recibir la correspondiente Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designó para actuar como miembro único del grupo de expertos (el "Panel" en lo sucesivo). La fecha límite para dictar la decisión se fijó para el 18 de febrero de 2001.

En forma independiente, el Panel concuerda con el Centro en que la demanda se presentó de conformidad con el Reglamento y Reglamento Adicional. El Centro ha realizado correctamente las notificaciones conforme al Reglamento, Parágrafo 2(a).

El acuerdo de registro del nombre de dominio está en inglés. Sin embargo las partes hicieron sus respectivas presentaciones - sin comentarios ni cuestionamientos al respecto - en idioma español. Asimismo, la correspondencia entre las partes previa a este procedimiento se efectuó en español. Algunos anexos proporcionados por la Demandante están en idioma inglés, sin traducción, pero sin observaciones por el Demandado; el Panel no requerirá traducción de dichos documentos, por comprender dicho idioma. El Panel, de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 11, decide que el procedimiento continúe en español.

No se dictaron órdenes de procedimiento ni se decidieron prórrogas.

Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante es una empresa argentina fundada en 1898 por el señor José Gregorio López Rivas y dedicada a la producción y venta de vinos. Conforme se acredita con abundante y pertinente documentación aportada por la Demandante, se trata de una empresa muy conocida en la Argentina. Según el ranking de empresas publicado el 28 de mayo de 2000 por el periódico CLARIN de la ciudad de Buenos Aires, la BODEGA LOPEZ figura entre las "100 empresas más admiradas de la Argentina". El Panel considera que la condición de reconocimiento general de la empresa no requeriría, por otra parte, de mayor prueba en la Argentina.

Conforme se acredita con el título de marca Registro N° 1.676.636 expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, la Demandante es la titular de la marca denominativa "BODEGAS LOPEZ", concedida para proteger todos los productos de la clase 33 del Nomenclador Internacional. Dicha clase, como es sabido, comprende "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)", y por lo tanto, los vinos. La marca fue solicitada por Acta N° 2.077.446 en abril de 1997 y se concedió el 27 de julio de 1998. Las marcas en la Argentina, conforme a la ley 22.362 a la que ambas partes se han referido, se conceden por diez años, renovables por periodos de igual duración. La marca está, en consecuencia, vigente.

La Demandante posee derechos sobre el nombre de dominio <bodegaslopez.com.ar>, registrado el 11 de diciembre de 1997 ante NIC-ARGENTINA.

Como se desprende de varias publicaciones periodísticas y anuncios publicitarios acompañados por la Demandante, esta es muy conocida por la expresión "BODEGAS LOPEZ", con lo que está acreditado que también es titular de dicha designación o nombre comercial.

El Demandado Sr. Didier registró el nombre de dominio <bodegaslopez.com> el 29 de febrero de 2000 ante el registrador Domaininfo.

A. La Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio es idéntico a la marca BODEGAS LOPEZ. Afirma que en julio de 2000 el nombre de dominio en disputa estaba registrado a nombre del señor Didier, registro que se hizo sin autorización de la demandante y en violación del art. 4 de la ley de marcas 22.362. Agrega que la Demandante entonces le solicitó telefónicamente al señor Didier la transferencia gratuita del dominio. Este se negó a ello y exigió en cambio una suma - en concepto de alquiler del dominio - de US$ 1.700 mensuales y vitalicios. Esa oferta no fue aceptada y se llegó a esta instancia. Prosiguió la correspondencia entre las partes, sin acuerdo en cuanto a la transferencia o el alquiler. Es difícil aceptar que quien inscribe a su nombre el nombre social, designación, enseña o marca ajena sin consentimiento obre de buena fe o sin propósito ilegal. No es posible aceptar que el señor Didier ignorara la existencia de la marca notoria, designación comercial y los vinos de Bodegas López "por todos conocidos en la Argentina en principio". No se conoce uso legítimo del dominio en disputa. La página web es inaccesible. El comportamiento del demandado, típico de un cybersquatter, es claramente ilícito. La mala fe del señor Didier es manifiesta al registrar como dominio una marca notoria, antigua, por todos conocida, para lucrar ilícitamente con ella. Cita en su apoyo art. 4 de la ley 22.362 de marcas, art. 953 Código Civil argentino, art. 10bis del Convenio de París, Anexo ADPIC al tratado de la OMC, art. 159 Código Penal y acuerdo de registro y Política Uniforme. Cita asimismo los casos resueltos por tribunales federales argentinos: "Heladerías Freddo S.A c/Spot Network", "Pugliese" y "F Hoffmann La Roche c/SAF S.A.". El registro en disputa impide al demandante la inscripción de la marca como nombre de dominio y su utilización en Internet.

B. El Demandado

El Demandado básicamente alega que el nombre de dominio no es idéntico ni similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos sobre la que el demandante tiene derechos. Los dominios bajo ".com" no están regulados por la legislación argentina. "LOPEZ" es un apellido común en los países hispanohablantes. "BODEGA" en español significa varias cosas, entre otras "depósito", y no se refiere únicamente a explotación vitivinícola. Además, existe en España la empresa "BODEGAS LOPEZ HERMANOS S.A.", anterior a la de la Demandante. No existe ningún vino de la Demandante cuya marca sea "BODEGAS LOPEZ". El demandado tiene plenos derechos e intereses legítimos sobre el dominio de su propiedad. El nombre del dominio no ha sido registrado de mala fe, ni se utiliza en este sentido y su propiedad ha sido pacífica. Con referencia al párrafo 4(a)(ii) de la Política el demandado no está incurso en el mismo, nunca fueron ofrecidos al demandante ni a ningún competidor del mismo, por lo tanto, sí tiene derecho sobre el dominio. Para nada se le impide al demandante que refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, ya que Bodegas y Viñedos López S. A. I. C., tiene su sitio en Internet denominado www.bodegaslopez.com.ar y el Demandado aún no ha desarrollado el dominio. Otras alegaciones del Demandado se mencionan en el punto 6 infra.

La Demandante es titular de la marca argentina vigente BODEGAS LOPEZ, solicitada 7 meses antes de la fecha de registro del nombre de dominio. Asimismo, la marca refleja literalmente la realidad del negocio principal a que se dedica la Demandante: producción y venta de vinos.

Del cotejo resulta que el nombre de dominio es prácticamente idéntico letra por letra a la marca de la Demandante. Si se tiene en cuenta la supresión del espacio entre "bodegas" y "lopez", y la adición del gTLD ".com" (ambas circunstancias irrelevantes en el resultado del cotejo entre nombres de dominio y marcas) el nombre de dominio es por lo menos similar hasta el punto de llevar a la confusión con la marca, con lo que la Demandante ha probado el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

La Demandante niega en general que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Corresponde entonces al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean favorables, por ejemplo - aunque sin limitarse a ellas - una cualquiera de las mencionadas en la Política, Parágrafo 4(c). Sin embargo, en la contestación de demanda se afirma que el Demandado "fue encargado por el Sr. J. López, poseedor de bodegas "depósitos" en nuestro país, quien recurrió a nuestro representado para desarrollar su propio sitio con su nombre en Internet ya que este se adaptaba perfectamente a su metièr [sic]."

De este modo el Demandado reconoce que no tiene derechos ni intereses propios sobre el nombre de dominio, el que habría sido registrado en favor de un tercero, un "señor J. López". Esa afirmación no favorece al Demandado. En primer lugar, a pesar de los denodados esfuerzos etimológicos del representante del Demandado, en el uso habitual de la lengua española tal como se la habla en la Argentina la palabra "bodega" refiere sin duda a establecimientos de producción de vinos o a espacios internos de un buque. Es muy poco probable que un argentino llame "bodega" a una instalación para depósito, y que si el mentado señor López tiene "depósitos" quiera publicitarlos en la Red como "bodegas". Por otra parte, el propio Demandado cita en su escrito la existencia de empresas españolas dedicadas a la industria vitivinícola, y denominadas "bodegas", de lo que resulta que también en España "bodega" refiere a lo vitivinícola. En segundo lugar, no se indica ni el nombre completo del señor López, ni su domicilio ni detalle alguno sobre sus actividades que, si se refieren a "depósitos", razonablemente deberían contar con alguna ubicación en el espacio.

Al respecto cabe mencionar el caso OMPI D2000-0162 Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, 2 de mayo de 2000, respecto del nombre de dominio <pedrodelhierro.com>. Allí el demandado había alegado que el nombre de dominio había sido registrado por su compañía siguiendo instrucciones de su cliente, el señor "Pedro Hierro". Este panelista consideró entonces que ni el demandado apoyó esa alegación con prueba de instrucciones de dicho "señor Hierro" para el registro del dominio, ni probó la existencia del señor Hierro, ni sus alegadas actividades en el campo de la aviación. El panelista consideró que el demandado en ese procedimiento era "The Gallery Group" y no el señor "Pedro Hierro".

De acuerdo al Reglamento, Parágrafo 1 ("Definiciones"), "[s]e entenderá por parte al demandante o al demandado. (...) Se entenderá por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda." Es decir que la decisión del Panel sólo alcanza a las partes y no a terceros. El demandado es quien ha registrado el nombre de dominio y no alguna otra entidad o persona que, de existir, sería un tercero que no se ha presentado en este procedimiento.

En ausencia de toda prueba de que el señor "J. López" existe, y de que es el verdadero titular del nombre de dominio, quien es parte en este procedimiento por haber registrado a su propio nombre el nombre de dominio es el señor Didier. Es él quien tiene que probar que tiene algún derecho o algún interés legítimo respecto del nombre de dominio, y como se verá a continuación, no lo hace.

El Demandado afirma que "el demandante y el demandado no compiten entre sí", y que "[...] la actora se dedica a la producción de vinos y el demandado desarrolla dominios en Internet, aparte de su profesión de médico ginecólogo, y jamás perturbó la actividad comercial del demandante". Es decir, el Demandado demuestra no creer lo que él mismo ha alegado pocas líneas antes, a saber que el dominio pertenecería a un tercero ("J. López"), que poseería "bodegas" que deben entenderse como "depósitos", con lo que ahora el "señor López" ha pasado al olvido. Esas afirmaciones auto-contradictorias en un mismo escrito llevan al Panel a inferir que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos propios respecto del nombre de dominio, que son los únicos que cuentan aquí.

Por otra parte, el Demandado, intentando probar que las de la Demandante no son las únicas "BODEGAS LOPEZ" que existen, alega la existencia de una empresa española con ese mismo nombre y también dedicada a vinos. Sin embargo el Demandado olvida que aquí no se trata de probar si hay alguna otra persona que posee "mejores derechos" que la Demandante al nombre de dominio, sino que quien posee siquiera algún derecho o interés legítimo es el propio Demandado. En todo caso, aún si hipotéticamente la bodega española tuviera mejor derecho que la Demandante, también lo tendría respecto del Demandado.

Más aún, el Demandado afirma que además de ser médico ginecólogo "desarrolla dominios en Internet", lo que ciertamente nada tiene que ver con la actividad de "bodegas que son en realidad depósitos" o de "bodegas" en el sentido de la industria vitivinícola. Es posible que el Demandado sea conocido como "Raúl Didier" o como "Gold Rock S.A. - Desarrollos Digitales", y no como "BODEGAS LOPEZ" o con un nombre equivalente. En todo caso el Demandado declara expresamente no ser conocido corrientemente por el nombre del dominio. Con ello reconoce que no le es aplicable la circunstancia de la Política, Parágrafo 4(c)(ii).

Asimismo, el Demandado declara expresamente: a) no haber utilizado el nombre de dominio, b) no haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, y c) no haber utilizado un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. De este modo el propio Demandado descarta la aplicabilidad de la Política, Parágrafo 4(c)(i).

Tampoco menciona el Demandado la circunstancia del Parágrafo 4(c)(iii) (uso leal o no comercial), ni ninguna otra en su favor, aunque niega haber hecho uso desleal alguno.

El Panel concluye que la Demandante ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(ii).

Las tratativas previas pueden revelar si en el titular del dominio existió o no un propósito del tipo enunciado en la Política, Parágrafo 4(b)(i):

" Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio".

Como ese propósito raramente resultará de un reconocimiento abierto de un demandado en este tipo de procedimientos, es razonable inferirlo a partir de circunstancias relevantes.

Las partes mantuvieron conversaciones y correspondencia con relación a la cesión de derechos sobre el nombre de dominio. La Demandante afirma que fue ella, telefónicamente y por intermedio de la abogada Lucila King, la primera en tomar contacto con el Demandado. Afirma además que en ese contacto le requirió al Demandado la transferencia gratuita y amistosa del dominio a la Demandante. Agrega que el señor Didier rechazó ese pedido y que pidió un alquiler vitalicio por US$ 1.700 mensuales de por vida. El Panel nota que el alquiler pretendido tiene un valor presente enormemente superior a los costos presumiblemente incurridos para registrar el nombre de dominio.

Por su parte el Demandado afirma que el contacto fue iniciado por el representante de la Demandante, y agrega que el Demandante le propuso una transferencia onerosa, con lo que niega el carácter gratuito alegado por la Demandante.

Hasta allí las declaraciones de las partes parecerían inútiles para dilucidar el caso, por ser alegaciones contrapuestas con relación a un mismo hecho. Sin embargo, más adelante en su escrito el Dr. Pica relata que posteriormente el señor Didier se desplazó a las oficinas del representante de la Demandante para conciliar la transferencia onerosa con el Sr. Alberto Martedi, representante de la bodega, y que se sintió sorprendido cuando se encontró con la Dra. King y el Dr. O´Donnell, quienes le requirieron la cesión gratuita del nombre de dominio. No existe documentación alguna proveniente de la Demandante de la que surja que aceptó o propuso una transferencia onerosa. Tampoco existe prueba alguna de que la bodega directamente contactada por el Demandado haya consentido en que la transferencia fuera a ser otra cosa que gratuita. Las cartas-documento transcriptas en la demanda no contradicen y más bien refuerzan lo afirmado por la Demandante. Por otra parte, la versión de la Demandante de que ella inició los contactos con miras a una transferencia gratuita, no es contradicha y más bien es confirmada por el relato del Demandado de que en el contacto personal posterior se le requirió una cesión gratuita. El Demandado tampoco niega que la transferencia de derechos por él pretendida lo fuese por el importe mencionado. De todo ello el Panel infiere que la cesión pretendida por la Demandante tuvo siempre carácter gratuito y que la oferta de transferencia onerosa de derechos provino del Demandado, y fue del importe alegado en la demanda.

Como no ha habido ningún uso del nombre de dominio, ni preparativos demostrables de uso, ni se acreditó inversión o gasto alguno en el mismo (salvo lo que se haya pagado por registrarlo), y como no se han acreditado ni derechos ni intereses legítimos (ni del propio Demandado ni del fantasmal señor "J. López"), la única conclusión razonable para este Panel es que el registro no se hizo para usarlo en forma regular sino fundamentalmente con el fin de transferir al titular marcario derechos sobre el nombre de dominio con un beneficio ilegítimo. Por no haberse ni siquiera intentado probar el relato referente al señor "J. López", y de la conducta efectiva del Demandado durante las negociaciones con la otra parte, se infiere que no hubo ningún otro propósito al registrar el nombre de dominio que no fuera el de lucrar ilegítimamente a costa de la Demandante.

El Panel considera que la Demandante ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(iii) de registro de mala fe del nombre de dominio.

La falta de un sitio web activo bajo el nombre de dominio, reconocida por el Demandado, no impide a este Panel arribar a la conclusión de que el nombre de dominio se usa, y por añadidura, se usa de mala fe. Como se dijo en el caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 18 de febrero de 2000:

"[...] En suma, no hay una acción positiva que el Demandado lleve a cabo en relación al nombre de dominio". [...] Este hecho, sin embargo, no resuelve la cuestión [...]. El concepto de "uso de un nombre de dominio de mala fe" no está limitado a una acción positiva, la inacción está comprendida. Es decir, es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad del Demandado equivalga a que el nombre de dominio se use de mala fe". (Traducción no oficial de este panelista).

En el presente caso el Panel considera relevantes las siguientes circunstancias:

(a) El registro del nombre de dominio importa bloquear a la Demandante el acceso con su marca BODEGAS LOPEZ en Internet. No importa si la Demandante ya tiene registrados nombres de dominio bajo ".com.ar". No hay duda que el espacio ".com" es particularmente preciado para un desarrollo comercial, como lo demuestra el hecho que la mayor parte de los procedimientos ICANN involucran a dominios bajo ".com". Si la disponibilidad de nombres de dominio bajo códigos de país fuera un argumento aceptable, entonces no tendrían razón de ser estos procedimientos. Por otra parte nadie está obligado a seguir pauta de conveniencia alguna en materia de registros. Tampoco existe deber alguno de limitar el número de nombres de dominio ni de reducir los registros al espacio de los ccTLD.

(b) La marca de la Demandante refiere de manera inmediata a la denominación social abreviada y al nombre comercial, así como a algunos de los vinos de la Bodega López, pero aún sin recurrir a ese rasgo de la marca, la ley de marcas 22.362 es una norma de insoslayable relevancia en este procedimiento en que ambas partes tienen domicilio en la Argentina, conforme al criterio generalmente aceptado a partir del caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation v. Michael Bosman, que considera que cuando ambas partes tienen domicilio en el mismo país, sus leyes y sentencias judiciales son un criterio ilustrativo al que puede recurrir un panel. La ley 22.362 es federal y otorga sobre las marcas registradas derechos de uso exclusivo en todo el territorio argentino, inclusive en la provincia de Santa Fe, donde reside el Demandado. Como bien lo apunta la Demandante, en la Argentina los tribunales federales - aun sin necesidad de probar la mala fe de un demandado - pacíficamente otorgan, como medida cautelar innominada o como medida cautelar innovativa, la transferencia de nombres de dominio bajo ".ar" idénticos o similares a las marcas de la parte actora, como bien se puntualiza en la demanda con los casos que cita.

(c) La inactividad del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa puede provocar que el público en Internet piense que la demandante carece de un sitio web, o concluya que no es técnicamente capaz de mantener un sitio web. Quien como el Demandado afirma dedicarse al desarrollo de sitios web no puede razonablemente ignorar esa circunstancia.

(d) A diferencia de Telstra, en este caso hubo además por parte del Demandado, sin derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, una exigencia económica abusiva por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio. Además de revelar el propósito de lucro ilegitimo que evidencia un registro de mala fe, la oferta de venta por el demandado constituye un uso, y por añadidura, un uso de mala fe del nombre de dominio. Ver el caso OMPI D99-0001 citado supra, donde el ilustrado panelista consideró que una oferta de venta era un uso del nombre de dominio, y a partir de ese precedente y del caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, de febrero de 2000, numerosas otras decisiones de la OMPI en igual sentido.

El Panel considera que la Demandante también ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(iii), que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.

El Panel determina que el nombre de dominio <bodegaslopez.com> es prácticamente idéntico o por lo menos similar de un modo que lleva a la confusión con la marca BODEGAS LOPEZ de la Demandante. Asimismo el Panel determina que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que este ha sido registrado y se usa de mala fe. En consecuencia, de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(i) y el Reglamento, Parágrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <bodegaslopez.com> sea transferido a la Demandante BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista único

Febrero 16 de 2001