Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

1.1. Demandante: CASA TARRADELLAS, S.A. y D. JOSE TARRADELLAS ARCARONS, con domicilio en carretera de Puigcerda, Km.70, Gurb, 08503 Barcelona, (España)

1.2. Demandado: INDICES DE GESTION, S.L., con domicilio en c/ García Barbón, nº 120, Vigo, Pontevedra 36201, (España)

2.1 El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < casatarradellas.com> .

2.2 El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Networks Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

- Con fecha 26 de Enero de 2001 se presentó por correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Política Uniforme"), aprobada por la ICANN

el día 24 de Octubre de 1999.

- La demanda original en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el posterior día 29 de Enero de 2001.

- Tras la verificación registral correspondiente, recibida del registrador Networks Solutions, Inc. por correo electrónico con fecha 8 de Febrero de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 13 de Febrero de 2001, estableciendo un plazo para recibir la contestación a la misma, del 4 de Marzo de 2001.

- El 7 de Marzo de 2001, y ante la ausencia de contestación a la demanda presentada, el demandado fue notificado respecto de su falta de personación y de la ausencia de contestación a la demanda.

- El 19 de Marzo de 2001 el demandado envió al Centro un correo electrónico con su contestación.

- Mediante comunicación de 26 de Marzo de 2001 se dio traslado a

D. Alberto de Elzaburu, Panelista único, del expediente completo relativo a este procedimiento.

Los demandantes no han solicitado expresamente que la decisión que resuelva este procedimiento sea dictada en español, aunque sí han justificado la presentación de su escrito de demanda en ese idioma, por la común nacionalidad y residencia española de ambas partes, y por la existencia de comunicaciones previas entre las partes en español.

Ninguna mención acerca de este extremo hace el demandado en su escrito.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento así como de las partes intervinientes, el Panel ha decido dictar la presente decisión en español.

5.1 Los demandantes, Casa Tarradellas, S.A. y D. José Tarradellas Arcarons ostentan la titularidad de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS en diferentes versiones y jurisdicciones, repartidas entre ambos titulares, así como en la modalidad de marca comunitaria, aunque en este caso sólo a favor de D. José Tarradellas Arcarons, según se acredita con los anexos 4, 5, y 6 del escrito de demanda.

5.2 La firma demandada, Indice de Gestión, S.L. es de nacionalidad española.

5.3 Son también, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuación se relacionan:

- El dominio objeto del procedimiento, <casatarradellas.com> fue registrado

el 3 de Noviembre de 1998.

- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que la demandada haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.

- Se han producido diversos contactos entre la representación de los demandantes y D. Oscar López Carreiras, representante de la demandada, quien en su propio escrito de 18 de Marzo de 2001 se reconoce como administrador de la misma, sin haber sido posible alcanzar acuerdo alguno.

Los demandantes establecen en su escrito de demanda:

- Que son titulares de diversos registros de marca CASA TARRADELLAS y nombre comercial CASA TARRADELLAS, S.A., así como registros de marca comunitaria y en otras jurisdicciones distintas de la española, todos ellos para la denominación CASA TARRADELLAS.

- Que la marca CASA TARRADELLAS es notoria en España, en el sector alimenticio, en el que mantiene una oferta actual de hasta veinte productos distintos, todos ellos comercializados con esa denominación marcaria.

- Que uno de los demandantes, Casa Tarradellas, S.A., es además titular de los nombres de dominio <casatarradellas.org>, <casatarradellas.net> y <casatarradellas.es>.

- Que existe identidad entre el dominio controvertido y los registros de marca de los demandantes.

- Que el demandado no es titular de derecho alguno que le legitime para el registro y uso del dominio controvertido, puesto que no es titular de ningún derecho registral sobre la denominación "CASA TARRADELLAS", ni goza de ninguna autorización o licencia del demandante para usarla.

- Que el dominio controvertido se registró de mala fe, con la única intención de venderlo, alquilarlo o cederlo a los demandantes o a un tercero, y que el demandado no es conocido bajo el dominio controvertido.

- Que la representación legal del demandante intentó contactar con

D. Oscar López Carreiras, que es la persona que consta como contacto administrativo del dominio controvertido, quien negó el fundamento de las reclamaciones efectuadas para acordar la transferencia del dominio a los demandantes.

- Que el demandado es titular de numerosos nombres de dominio, distintos del controvertido, que no están siendo usados en su mayoría, lo que acredita que el registro de dominios es una constante en la actividad mercantil del demandado y que su verdadera intención es venderlos o impedir que sus legítimos titulares hagan uso de ellos.

- Que alguno de los nombres de dominio registrados sobresale por su similitud con marcas registradas notorias, acreditando todo ello que el dominio controvertido se registró de mala fe.

- Que el dominio controvertido no ha sido ni está siendo usado, de lo que se deduce una tenencia pasiva del mismo por el demandado, considerada como causa justificativa de un uso de mala fe en diversas decisiones emanadas del Centro.

- Que del no uso del dominio controvertido se infiere igualmente una manifiesta intención de evitar que los demandantes puedan registrarlo y usarlo libremente en la red.

Como consecuencia de todo ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a los demandantes y, más concretamente, a Casa Tarradellas, S.A.

El demandado, Indices de Gestión, S.L., ha contestado a las alegaciones del demandante fuera del plazo marcado por el Centro. No obstante, haciendo uso de las facultades que se le confieren en los párrafos 10 d) y 14 b) del Reglamento, el Panel tendrá en consideración las alegaciones vertidas en su escrito de

18 de Marzo de 2001.

Indices de Gestión, S.L. ha señalado en su contestación diversas cuestiones no relacionadas con el fondo del asunto que serán objeto de análisis más adelante. Estas cuestión son:

- Voluntad expresa de no someterse a la decisión del Panel, por considerar la jurisdicción civil ordinaria como la única competente para pronunciarse sobre la titularidad del dominio controvertido.

- Nulidad de pleno derecho de la constitución del Panel, por deberse ésta siempre llevar a cabo mediante acuerdo previo entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en diferentes convenios internacionales sobre Arbitraje Comercial, y no por mera imposición del Organismo registrador.

En cuanto a las cuestiones de fondo que pueden considerarse relevantes a efectos de este procedimiento, el demandado señala en su escrito:

- Que deben tenerse en cuenta los Artículos 32 y 33 de la vigente Ley Española de Marcas que ampara, según su criterio, el uso de buena fe de un nombre ajeno si no es a título de marca.

- Que deben tenerse en cuenta los Artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

- Que el registro del nombre de dominio controvertido no supone la práctica de competencia desleal alguna, por haber procedido el demandante a registrar el dominio <casa-tarradellas.com> sin prestar interés al dominio que constituye el objeto de este procedimiento.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

El Panel resolverá las cuestiones anteriormente enumeradas antes de entrar a considerar si los requisitos recogidos en el Artículo 4 a) de la "Política Uniforme" se cumplen en el presente supuesto.

En relación a esta primera cuestión conviene recordar al demandado que su sometimiento a la resolución de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio <casatarradellas.com>, de acuerdo con las reglas de la "Política Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de haber suscrito el acuerdo de registro con Networks Solutions, Inc.

En la verificación registral enviada por dicha entidad al Centro con fecha 8 de Febrero de 2001 se señala en su punto lo siguiente:

"Networks Solutions'4 Service Agreement is in effect".

En ese acuerdo nº 4 puede verificarse que en su apartado c), se señala lo siguiente:

En base a todo ello, es evidente que no puede aceptarse ahora esa pretendida ausencia de sometimiento.

La justificación de la inclusión de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra además su razón de ser con mucha anterioridad.

En concreto, en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de dominio (30/Abril/1999) se señala en el párrafo 158 que:

"Cada solicitante del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",

para continuar diciendo:

"... ya que aquellas personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros, difícilmente elegirían someterse al procedimiento (que es más económico y rápido que el recurso de los Tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".

No acepta, por consiguiente, este Panel esa incompetencia pretendida por el demandado, quien además tiene la posibilidad contemplada en la propia "Política Uniforme", de acudir a los Tribunales Ordinarios si lo estimara oportuno.

Sobre esta cuestión el Panel desea, brevemente, definir la configuración jurídica del procedimiento regulado por la "Política Uniforme".

Debe partirse de la base de que su denominación técnica y ajustada es la de "procedimiento administrativo de solución de controversias".

Este procedimiento no ha sido concebido como un arbitraje propiamente dicho, ni al amparo de los principios generales que rigen o inspiran los procedimientos arbitrales a los que sí se refieren, con mayores o menores diferencias, las normativas de carácter civil vigentes en cada jurisdicción en esta materia, o aquellas que aúnen o integren esos principios en jurisdicciones más amplias como pueda ser la comunitaria.

Véase que en el propio texto de la política uniforme se llevan a cabo afirmaciones de las que claramente se deduce la naturaleza de este procedimiento, siendo el propio arbitraje, como institución jurídica distinta, objeto de una mención expresa de la que indubitadamente se deduce la no inclusión de este procedimiento en esa categoría.

En el punto 3 se contempla la cancelación, cesión o cambio respecto de cualquier nombre de dominio si se da, entre otras, la siguiente circunstancia:

"b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente por la que se exija la adopción de dichas medidas".

Por su parte, el punto 5 relativo a "otros tipos de controversias y litigios" señala expresamente que "las demás controversias entre Vd. y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio, que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio, se resolverán entre Vd. y dicha parte mediante una acción ante los Tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

Queda, por tanto, constancia de que es la propia "Política Uniforme" la que excluye expresamente la posibilidad de incardinar el procedimiento administrativo que regula dentro de la categoría del arbitraje a la que se refieren las disposiciones invocadas por el demandado.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad absoluta entre el dominio <casatarradellas.com> y las marcas CASA TARRADELLAS de las que los demandantes son titulares acreditados.

Obviamente, la partícula identificativa del nivel superior del dominio en cuestión, no entra en juego en la comparación a efectuar.

Hay tres factores que este Panel desea, en relación con esta cuestión, destacar:

- Ausencia de cualquier mención por el demandado de la razón o motivo que le llevara a adoptar el dominio <casatarradellas.com>.

- Ausencia de cualquier prueba aportada por el demandado que permita deducir que haya sido en algún momento identificado o conocido bajo esa denominación.

- Consideración de "marca notoria", que ha de otorgarse a la denominación CASA TARRADELLAS; notoriedad probada documentalmente por los demandantes, y reconocida por este Panel.

Aunque la concurrencia de los tres factores descritos determinan indubitadamente la inexistencia de un interés legítimo del demandado en la adopción del dominio controvertido, sí invoca éste en defensa de su derecho el contenido del Artículo 33 de la vigente Ley Española de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988 que señala, tal y como transcribe literalmente el demandado en su escrito, que:

"Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado:

a) su nombre completo y domicilio".

En la misma línea, invoca igualmente el Artículo 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que señala en su inciso 1 que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba el uso, en el tráfico económico:

"a) de su nombre y dirección".

No es misión ni tiene intención este Panel de analizar el supuesto que plantea el demandado, al invocar también los Artículos 32 y 7 respectivamente de las disposiciones mencionadas, relativos a un pretendido agotamiento del derecho de marca (que en todo caso debiera partir, tanto en España como en la Comunidad Europea, de una efectiva comercialización de productos por el demandado, que no se ha producido), pero sí debe matizarse respecto de los dos preceptos transcritos, que lo que permiten, en realidad, es el uso de buena fe del nombre completo (y domicilio) de "los terceros", si estos coincidieran con una marca registrada; y no del que identifique al titular de la marca.

A este respecto es claro que la utilización de un nombre ajeno sin consentimiento de su titular, aún cuando no sea a título de marca, es contrario a los principios rectores tanto de la legislación española como comunitaria, en materia de propiedad industrial.

De hecho la Ley de Marcas dispone exactamente lo contrario, señalando en su artículo 13 b) que "no podrán registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante".

El Panel determina, por consiguiente, que ha quedado cumplimentado el segundo requisito exigido por el Artículo 4 a) de la "Política Uniforme".

En cuanto al análisis de este último requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar, para determinar que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.

Efectivamente, dicho párrafo señala que existirá mala fe en el uso y registro de un dominio, si éste fue adoptado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello constituya un patrón de conducta en la actuación del demandado.

En el presente caso, el Panel considera que:

- La adopción del dominio <casatarradellas.com> impide incuestionablemente a los titulares de la marca CASA TARRADELLAS reflejarla como dominio en el nivel superior genérico ".com".

- Ha sido igualmente probada documentalmente por el demandante la adopción de otros muchos nombres de dominio por el demandado, algunos de ellos correspondientes a marcas que pudieran considerarse notorias, también en el sector alimenticio en el que desempeñan sus actividades los demandantes (como pueden ser <elhostal.com> o <lacocinera.com>).

Dicha circunstancia acredita, a juicio de este Panel, que el registro del dominio <casatarradellas.com> no ha sido esporádico o fruto de una mera casualidad, sino consecuente con una línea continuada de conducta.

Este mismo criterio ha sido aplicado en otras decisiones emanadas del Centro, como la D2000-0469, o la D2000-1402.

La ausencia de todo contenido en la página web identificada por el dominio <casatarradellas.com>, hace incuestionable la conclusión de que se ha llevado a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuestión.

A este respecto debe recordarse que la mera tenencia pasiva puede constituir causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio, habiéndose ya consagrado esta interpretación en numerosas resoluciones emanadas del Centro, entre las que se encuentran la D2000-0464, D-2000-0239, D2000-1402 y D2000-0003.

Aunque el demandado no se pronuncia expresamente acerca de si conocía o no la existencia de la marca CASA TARRADELLAS, su notoriedad resulta indiscutible, no sólo en la actualidad, sino incluso en el momento en el que se llevó a cabo el registro del dominio controvertido, tal y como ha sido acreditado.

La conclusión del Panel, por tanto, no puede ser otra que la de que no ha podido darse la circunstancia de que el demandado creara independientemente la denominación CASA TARRADELLAS, o que ésta fuera fruto de su invención.

Ello constituye también, al igual que se ha señalado en otras decisiones como la D2000-0045, causa justificativa de la mala fe en el uso y registro del dominio controvertido.

Aunque todo lo expuesto anteriormente acredita, a juicio del Panel, la concurrencia de este tercer requisito, deben hacerse también dos precisiones adicionales relacionadas con las manifestaciones de ambas partes:

- puede determinarse que la intención del demandado al adoptar el dominio controvertido fuera venderlo o alquilarlo a un tercero, tal y como afirman los demandantes, ya que ninguna manifestación del demandado acerca de esos extremos se contiene en su escrito de contestación, ni del contenido de los contactos mantenidos entre las partes puede inferirse la existencia de una oferta económica cierta de venta o alquiler.

- el demandado señala en su escrito que el registro del dominio controvertido no supone la práctica de ninguna competencia desleal, por cuanto el registro anterior por parte de uno de los demandantes del dominio <casa-tarradellas.com> implicaba total desinterés en el dominio controvertido, <casatarradellas.com>

El Panel entiende que la conducta que constituye registrar el dominio controvertido, no puede verse justificada por tan peregrino argumento, pues sólo al titular de una marca le corresponde decidir de que versiones de la misma se valdrá para ejercer su actividad, lo que no guarda relación alguna con la pretendida posibilidad de terceros de valerse de versiones hipotéticamente desechadas por ese titular anterior de derechos, con los que esas supuestas versiones resultarían también confundibles.

La Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, señala de forma categórica en su Artículo 5 y como cláusula general que:

"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".

Se señala en dicho texto legal, además, en su Artículo 6, "Actos de Confusión", que:

"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestación, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".

Teniendo en cuenta que, tal y como se señaló en la decisión D2000-0018 "la presencia en la red de un dominio es, "per se", una presencia pública, resulta indiscutible que la actuación llevada a cabo por el demandando podría calificarse también como transgresora de las "exigencias de la buena fe".

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio <casatarradellas.com> siendo idénticos los registros de marca CASATARRADELLAS de los que son titulares los demandantes, que dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <casatarradellas.com> a los demandantes y, concretamente, a la firma Casa Tarradellas, S.A., tal y como expresamente solicitan estos en su escrito de demanda.

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

8 de Abril de 2001