Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Demandante: Banco de Vitoria, S.A., con domicilio en Calle Postas, 22, 01001 Vitoria – España, representada por Dña. Elena Nuevo Cuadrillero y Don Ignacio Ayala Soto, Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3, Edificio Corporativo, 28043 Madrid – España.

Demandado: D. Vicente Mota Jiménez, aparentemente de nacionalidad española, con domicilio en Paseo Río Guadiela, 15, 45007 Toledo, Toledo – España.

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <bancodevitoria.net>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es BulkRegister.com, Inc., con domicilio en 7 East Redwood St. Baltimore, MD 21202, Estados Unidos de América.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 4 de abril de 2001, por correo electrónico, confirmándose en formato papel el 6 de abril de 2001.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, la demanda fue notificada con fecha 19 de abril de 2001 al demandado, quien no procedió a darle contestación.

3.3. El 14 de mayo de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personación y contestación a la demanda que había sido presentada.

3.4. Mediante comunicación de 30 de mayo de 2001 se designa como experto a D. Alberto de Elzaburu como panelista único, a quien se da traslado del expediente completo.

4.1. La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con un logo característico. Varios de los registros incluyen además de esta marca principal expresiones genéricas o elementos accesorios. Los registros de los que es titular la demandante han quedado debidamente acreditados en el documento número 3 del escrito de demanda.

De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español número 1.288.015 BANCO DE VITORIA para distinguir "servicios de comunicaciones" en la clase 38.

Por otra parte, es de hacer notar que la marca BANCO DE VITORIA se corresponde con la propia denominación social de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A., que fue constituida el 8 de marzo de 1900, y que efectivamente es conocida por dicha denominación.

4.2. El demandado obtuvo el nombre de dominio <bancodevitoria.net> el 27 de octubre de 2000, siendo el status del nombre de dominio "registrar LOCK".

4.3. No es posible acceder a ningún sitio web www.bancodevitoria.net.

El demandante establece en su escrito:

- Que "BANCO DE VITORIA" es una marca propiedad de BANCO DE VITORIA, S.A., entidad constituida el 8 de marzo de 1900, sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.

- Que la marca "BANCO DE VITORIA" está registrada en las 42 clases del Nomenclátor Internacional.

- Que la demandante ha venido realizando un uso continuado de su marca "BANCO DE VITORIA", utilizándola además en numerosas campañas publicitarias y patrocinando eventos, lo que hace que la marca "BANCO DE VITORIA" goce de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es idéntico a la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, con el consiguiente riesgo de confusión o asociación entre dicho dominio y la demandante, por lo que el nombre de dominio infringe los derechos de la demandante como titular de las citadas marcas, invocando igualmente la especial protección que a las marcas notorias otorga el Convenio de la Unión de París, o los acuerdos ADPIC. Asimismo, añade que el registro de nombre de dominio controvertido implica un acto de competencia desleal.

- Que el demandado no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", no es creíble que la elección del mismo haya sido casual.

- Que, el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto implica una apropiación indebida de una marca notoriamente conocida.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <bancodevitoria.net>.

De acuerdo con la documentación relativa a este procedimiento, el 19 de abril de 2001 le fue notificada la demanda al demandado, quien no contestó a la misma.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad denominativa entre el nombre de dominio <bancodevitoria.net> y las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que el demandante es titular acreditado. Obviamente, la partícula <.net> no entra en juego en la comparación a efectuar.

Por otra parte, el hecho de que la mayoría de las marcas registradas de la demandante incluyan junto a la denominación "BANCO DE VITORIA" un logotipo característico no destruye la coincidencia denominativa y la consiguiente semejanza, máxime teniendo en cuenta que tales elementos gráficos no pueden ser utilizados como nombre de dominio.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado no ha contestado a la demanda por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio <bancodevitoria.net>

No obstante, este Panel entiende:

- dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" del demandante, en principio no cabe que el demandado ostente ni haya ostentado derechos o intereses que puedan calificarse como legítimos en relación con la denominación "BANCO DE VITORIA".

- en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como una asunción o reconocimiento implícito por el demandado que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Entre tales decisiones podemos citar los casos OMPI No. D2000-0045 o OMPI No. D2000-1402.

- teniendo en cuenta la específica legislación y los especiales requisitos para operar en España como entidad bancaria, es impensable que el demandado haya operado en la práctica legítimamente bajo la denominación BANCO DE VITORIA, existiendo ya además una entidad bancaria con dicho nombre.

De las circunstancias acreditadas en el procedimiento no se desprende la existencia de ninguna de las posibles circunstancias acreditativas de derechos o intereses legítimos a favor del demandado, establecidas en el párrafo 4.c de la Política Uniforme.

Por todo ello, el Panel considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Política Uniforme.

El Panel desea comenzar por señalar su conclusión sobre la concurrencia de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.

Tal afirmación proviene de la consideración de tres aspectos:

- hay que subsumir directamente la actuación del demandado en el supuesto tipificado en el párrafo 4.B ii) de la Política Uniforme.

- la consideración de notoria que este Panel reconoce a la denominación "BANCO DE VITORIA".

- actitud o tenencia pasiva del demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

(i) Aplicabilidad del párrafo 4 b ii) de la Política Uniforme

Dicho párrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si se adoptó por el demandado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello pueda constituir un patrón de conducta en la actuación de aquél.

En el presente caso la adopción del nombre de dominio <bancodevitoria.net> por el demandado impide incuestionablemente que el titular de la marca "BANCO DE VITORIA" pueda adoptarla como nombre de dominio en el correspondiente nivel superior .NET.

En este sentido, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, al registrar el nombre de dominio <bancodevitoria.net> el demandado era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopción de dicho nombre de dominio resulta susceptible de inducir a los consumidores a la errónea creencia de que se trata de un dominio identificativo de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.

Como se señaló en la resolución del caso OMPI No. D2000-0018, en el caso de marcas de alto renombre, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, -o, como en este caso, no puede cabalmente negarse-, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

(ii) La denominación BANCO DE VITORIA constituye además una marca notoria.

Como se ha señalado repetidamente, es indiscutible la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", aunque la ausencia de contestación a la demanda no permite conocer si el demandado habría reconocido la existencia de esa notoriedad al adoptar el nombre de dominio controvertido.

Sin embargo, teniendo en cuenta tal notoriedad de las circunstancias no cabe prever que exista una explicación plausible por la que el demandado decidiera adoptar como nombre de dominio dicha denominación, como no fuera precisamente por la perspectiva potencial de obtener algún tipo de beneficio o de impedir el uso de la denominación por su legítimo propietario.

En este sentido, procede además destacar que el proyecto de nueva Ley de Marcas española, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de España de 9 de marzo de 2001, permite en su artículo 35 al titular de una marca registrada prohibir a un tercero la utilización del signo como nombre de dominio.

(iii) Tenencia pasiva

La falta de todo uso del nombre de dominio controvertido, hace inevitable llegar a la conclusión de que se ha producido por el demandado una tenencia pasiva del nombre de dominio.

La tenencia pasiva constituye, según interpretación consagrada por numerosas decisiones emanadas también del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestión (Decisiones OMPI No.D2000-0464, OMPI No.D2000-0003, OMPI No.D2000-0239 y OMPI No. D2000-1402, entre otras), sobre todo en casos como el presente, en el que el demandado es consciente, dada la notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo para que el legítimo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio.

El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el párrafo 4 a) de la Política Uniforme también concurre en el presente supuesto.

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <bancodevitoria.net> es idéntico a las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que es titular el demandante; que dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <bancodevitoria.net> al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

12 Junio de 2001