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ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Électricité de France Service National (EDF) c. Serge Pastor

Case No. D2002-0967

Le requérant est Électricité de France Service National (EDF), Établissement public local à caractère industriel et commercial de droit français, dont le siège est à Paris (France).

Le mandataire autorisé par le requérant est e-lex Conseil, Conseils en propriété industrielle, demeurant à Paris (France).

Le défendeur est Monsieur Serge Pastor, citoyen français, demeurant à Narbonne (France).

Le mandataire autorisé par le défendeur est Madame Marie Romieux, demeurant également à Narbonne (France).

Le nom de domaine concerné est <vivrelec.com>.

Il a été enregistré le 10 août 1999.

L’unité d’enregistrement est Nordnet, 111, rue Croix, Château de la Bonneterie, 59510 Hem, France.

Le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (ci-après le "Centre") a reçu le 18 octobre 2002, par courrier électronique et le 22 octobre 2002, par courrier postal une plainte d’Électricité de France Service National (ci-après dénommée "EDF") contre Monsieur Serge Pastor. Cette plainte désigne e-lex Conseil, Conseils en propriété industrielle, en qualité de mandataire autorisé. Dans la plainte ci-dessus, il est précisé que les taxes requises ont été payées par prélèvement.

Le 21 octobre 2002, le Centre accuse réception de la plainte par e-mail.

Le même jour, le Centre sollicite auprès de l’unité d’enregistrement les vérifications nécessaires en relation avec le litige. Le 4 novembre 2002, la réponse de l’unité d’enregistrement est transmise au Centre.

Le 8 novembre 2002, le Centre vérifie sur sa checklist que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles") approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999, et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 8 novembre 2002, le Centre notifie la plainte au défendeur, ainsi que l’ouverture de la procédure administrative. Cette notification est envoyée à l’ensemble des parties concernées conformément aux Règles. Une copie papier de la notification et de la plainte est adressée le même jour par courrier au défendeur.

Le 28 novembre 2002, une réponse à la plainte est envoyée par le défendeur au Centre par courrier électronique. Elle a été suivie d’une copie papier. En raison d’une défaillance informatique de l’OMPI, la réponse électronique a été enregistrée à la fois le 28 et le 29 novembre 2002. Ce fait qui n’est pas imputable au défendeur ne porte pas atteinte à la régularité de la procédure. Dans la journée du 29 novembre 2002, le Centre accuse réception de cette réponse et annonce qu’il va procéder à la nomination de la Commission administrative.

Le 3 décembre 2002, le Centre invite par e-mail Jean-Claude Combaldieu à servir comme expert dans ce litige. Le même jour, une déclaration d’acceptation, d’impartialité et d’indépendance est adressée au Centre par télécopie.

Le 5 décembre 2002, le Centre notifie aux deux parties la nomination de la Commission administrative composée de Jean-Claude Combaldieu comme expert unique.

Simultanément, un dossier de communication du dossier est envoyé par courrier spécial à la Commission administrative.

Il apparaît donc que toute la procédure est parfaitement régulière en application des Principes directeurs, des Règles et des Règles supplémentaires.

La présente décision est rédigée en français en application du paragraphe 11a des Règles compte-tenu notamment du fait que les deux parties sont de nationalité française et ont communiqué en français. De surcroît, il se trouve que l’unité d’enregistrement est également française.

La plainte est basée sur les éléments suivants :

EDF, premier producteur et opérateur français d’électricité, est titulaire des marques suivantes :

- Marque française VIVRELEC n° 96620196 enregistrée le 10 avril 1996, couvrant les classes 9, 11 et 39;

- Marque française VIVRELEC semi-figurative n° 97658805 enregistrée le 13 janvier 1997, couvrant les classes 9, 11 et 39;

- Marque française VIVRELEC semi-figurative n° 97688088 enregistrée le 21 juillet 1997, couvrant les classes 6, 17, 19, 35, 37 et 39;

- Marque française VIVRELEC n° 3053297 enregistrée le 22 septembre 2000, couvrant les classes 16, 27, 39 et 42;

- Marque communautaire VIVRELEC n° 002279586 déposée le 27 juin 2001, couvrant les classes 9, 11, 38 et 39. Elle a été enregistrée le 25 juillet 2002.

Par ailleurs, il est rappelé que, selon le WHOIS, le nom de domaine litigieux <vivrelec.com> a été enregistré le 10 août 1999.

Le requérant expose qu’il est le premier groupe producteur et opérateur d’électricité dans le monde et qu’il sert en France environ 31 millions de clients.

Il expose ensuite qu’il détient plusieurs marques "VIVRELEC" françaises et une marque communautaire (voir supra) et que le 10 août 1999, le défendeur Serge Pastor a enregistré à son nom le nom de domaine <vivrelec.com>.

L’extension ".com" ne pouvant être prise en considération, le requérant conclut que ses marques ont été purement et simplement reproduites par le défendeur.

Le requérant explique ensuite que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache. Il avance les arguments suivants :

- Le défendeur n’est pas connu sous le nom "VIVRELEC".

- Le défendeur n’a aucune licence, ni tout autre type d’autorisation d’utiliser ce mot.

- Mis en demeure par le requérant, le défendeur, dans une lettre du 17 janvier 2002, ne revendique aucun droit et se borne à contester ceux du requérant. Selon toute vraisemblance, la page web correspondant à ce nom de domaine n’existait pas à l’époque.

- EDF possède le nom de domaine <vivrelec.fr> et exploite le site web rattaché, ainsi que les noms de domaine <vivrelec.biz> et <vivrelec.info>. Il a également déposé <vivrélec.com>, <vivrélec.org> et <vivrélec.net>.

La raison donnée est que VIVRELEC est une marque très importante pour EDF. Elle désigne des solutions globales de confort électrique qu’elle a développées avec des professionnels de la filière électricité. De nombreuses campagnes publicitaires ont été menées en 1997, 1998 et 1999 (affichage, télévision, publication dans des revues grand public).

Le défendeur étant de nationalité française ne pouvait ignorer ces campagnes du groupe EDF qui ont donné à ce mot "VIVRELEC" une notoriété réelle en France (voir affaire D2001-1202 Heineken España, SA v. Domingo Gonzales Ruiz).

- Enfin, le défendeur a mis en place récemment une page web sous le titre "VIVRE la LECTURE". Ce pseudo site est composé d’une seule page comprenant des résumés de livres rédigés par des enfants. Le seul élément actif est un lien hypertexte. Or, "Vivre la lecture" ne correspond pas à l’abréviation "vivrelec". De plus, il est de jurisprudence constante qu’une seule page web, qui est en l’espèce un site de façade, ne saurait justifier la détention d’un nom de domaine. Cette pseudo utilisation est même un élément de mauvaise foi.

- En résumé, le défendeur de nationalité française n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux et ne jouit d’aucune autorisation. Il n’exerce aucune activité sous ce nom qui a une certaine renommée en France. De plus, c’est sans intérêt légitime qu’il a enregistré ce nom de domaine.

Enfin, EDF expose que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Les arguments sont les suivants :

- Il existe, comme déjà vu, un faisceau d’indices démontrant la mauvaise foi. Le fait que la marque du requérant soit très connue, que le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de cette marque, que le nom litigieux n’est pas un terme générique et qu’aucune preuve n’a été donnée de l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime sont autant d’éléments qui montrent la mauvaise foi. Mais, il y a en l’espèce d’autres arguments.

- Le défendeur, qui a enregistré le nom de domaine litigieux et l’a renouvelé, n’a pas pris la peine de faire une recherche d’antériorité. N’importe quel moteur de recherche lui aurait révélé l’existence des marques VIVRELEC d’EDF. Il a ainsi violé l’article 3.2 du contrat d’enregistrement qui précise que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ne doivent pas enfreindre les droits d’un tiers ou une réglementation applicable, notamment en matière de protection des marques ou autres droits de propriété intellectuelle.

- L’enregistrement est trompeur pour les particuliers. En effet, si tout naturellement, on va sur le site <vivrelec.com>, on trouve un site sans rapport avec les offres VIVRELEC d’EDF. Cette confusion recherchée avec le détenteur de la marque est un élément de mauvaise foi retenu par de nombreuses décisions.

- Un autre élément est que le défendeur, étant de nationalité française, ne pouvait ignorer l’existence de la marque VIVRELEC. La création d’un semblant de site sur la lecture après une lettre de mise en demeure conforte l’hypothèse d’un enregistrement et d’un usage de mauvaise foi. Il y a aussi de nombreuses décisions sur l’usage passif comme élément de mauvaise foi.

- Enfin, ce nom de domaine litigieux empêche le requérant de l’utiliser pour lui-même alors que l’extension ".com" est extrêmement utilisée par tous les internautes.

Concluant à un cas manifeste de cybersquattage, le requérant demande le transfert à son profit du nom de domaine <vivrelec.com>.

Dans sa réponse, le défendeur avance les arguments suivants :

- Le nom de domaine <vivrelec.com> a été enregistré le 10 août 1999, pour créer un site pédagogique sur le thème de la lecture. Or, il existe une différence avec les marques EDF car celles-ci s’écrivent en minuscule avec un "é" (avec l’accent) au lieu du "e" dans le nom de domaine. Il n’y a donc aucun risque de confusion.

Au demeurant, les marques EDF n’ont pas été déposées dans la classe 38 pour les services de télécommunication par réseaux internet ou intranet. Or, la règle de la spécialité des marques fait qu’elles ne confèrent aucune protection pour les services de la classe 38. A noter que la seule marque EDF déposée dans cette classe, soit la marque communautaire n° 002279586, a été déposée le 27 juin 2001, soit pratiquement deux ans après l’enregistrement du nom de domaine <vivrelec.com> par le défendeur. C’est donc ce dernier qui détient l’antériorité.

- Le défendeur a recherché, selon les usages, un mot court et mémorisable qui est une contraction de "vivre la lecture". En application du principe "premier arrivé, premier servi", Monsieur Serge Pastor avait le droit de réserver ce terme.

- Dans la mesure où EDF n’avait pas déposé de marque dans la classe 38, le défendeur n’avait aucune autorisation à demander au requérant.

- Contrairement à ce que dit le requérant, le site créé n’est pas statique. Il est mis à jour régulièrement.

- La notoriété de Vivrelec n’est pas réelle. Le défendeur l’ignorait. Une enquête menée par le Groupe de Particuliers à Particuliers montre que 68 % des lecteurs en situation d’achat d’un logement ne connaissent ni la marque "Vivrelec", ni les produits et services qu’elle désigne.

- Il résulte de ce qui précède que la bonne foi du défendeur ne saurait être mise en cause. Les recherches sur les différents sites internet <vivrelec> démontrent qu’il n’existait aucun site sous ce nom avant l’enregistrement par le défendeur en 1999.

Le caractère trompeur ne saurait exister car les activités d’EDF n’ont aucun rapport avec les activités de lecture.

Contrairement à ce que dit le requérant, le site du défendeur existait bien avant la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2002. Le site <vivrelec.com> était accessible aux internautes dès août 2001.

Enfin, EDF ne saurait monopoliser Vivrelec dans toutes les zones de nommage. D’ailleurs, EDF a ultérieurement déposé "Vivrélec" dans toutes les zones de nommage.

En conclusion, le défendeur n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi et son site est à but non lucratif. En revanche, la bonne foi d’EDF est plus relative. En conséquence, il est demandé à la Commission administrative de "constater qu’il y a tentative de recapture illicite du nom de domaine du défendeur par le requérant".

Le paragraphe 15(a) des Règles indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et les Règles d’application ainsi que toutes règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points suivants :

(1) le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

(2) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni intérêt légitime qui s’y attache,

(3) le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Le déposant oppose au défendeur les cinq marques VIVRELEC ou VIVRÉLEC qu’il a déposées. Les trois premières citées par le déposant sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <vivrelec.com> par le défendeur.

La première marque française du 10 avril 1996, est une marque verbale VIVRELEC sans accent sur le premier E, du moins sur les documents annexés par le requérant où la marque est mentionnée en majuscules. Les deuxième et troisième sont des marques semi-figuratives déposées en 1997 avec un accent aigu sur le E.

Il est évident et constant dans le règlement des litiges selon la procédure UDRP qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des extensions TLD du type ".com", ".org", etc… pour comparer les marques et les noms de domaine. Ce n’est d’ailleurs pas un argument du défendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’il y a identité entre la première marque (du moins telle que nous la trouvons à l’annexe F de la plainte) et une similitude quasi-totale avec les autres marques puisque la seule différence est l’accent aigu sur le premier E. A supposer que la première marque, écrite en majuscules, ait un accent sur le E la conclusion est la même : il y aurait quasi similitude prêtant à confusion. . Le défendeur lui-même dit pratiquement la même chose par un raisonnement a contrario lorsqu’il expose que "EDF ne peut prétendre à l’identité complète de ses marques au nom de domaine de Monsieur PASTOR…". D’ailleurs, la prononciation orale de Vivrelec et de VIVRÉLEC est pratiquement identique dans le langage courant.

Reste l’argument du défendeur selon lequel les marques n’ont pas été déposées dans la classe 38, notamment pour les services de télécommunication par réseaux internet et intranet (sauf pour la marque communautaire du 27 juin 2001, mais qui est postérieure à l’enregistrement du nom de domaine litigieux).

La Commission constate que l’article 4a(i) des Principes directeurs n’exige pas de prendre en considération les classes dans lesquelles les marques ont été déposées. Cet argument du défendeur est étranger à la procédure UDRP. Il existe, au demeurant, de nombreuses décisions dans ce sens (cas D2001-1404 Altadis c/ Marketing World on Line, cas D2001-1104 Freixeret c/ L et T, cas D2000-0239 J. Garcia Carrion c/ José Catalàn Frias, et bien d’autres encore).

En conclusion, nous estimons que la condition d’identité, ou à tout le moins de similitude prêtant à confusion, est totalement établie.

Divers éléments sont à prendre en considération :

- En premier lieu, il est exact que le défendeur n’avait aucune autorisation de la part du requérant d’utiliser le mot "Vivrelec".

L’argument en défense selon lequel il n’y avait pas besoin d’autorisation parce que les marques n’étaient pas déposées dans la classe 38 est, comme déjà vu, inopérant.

- Le défendeur expose qu’il ignorait l’existence de la marque VIVRELEC comme d’ailleurs 68 % des consommateurs en situation d’achat d’un logement. La Commission administrative ne saurait affirmer que la marque VIVRELEC est notoire au sens du droit des marques. Mais elle a été largement exploitée si on considère les campagnes publicitaires qui ont été menées. Il n’est pas nécessaire qu’une marque soit notoire pour l’opposer à un nom de domaine postérieur. Il suffit qu’elle existe. Or, de nos jours, notamment sur internet, il est très facile de faire une recherche d’antériorité de marques françaises, surtout à l’identique, en particulier afin de s’assurer qu’il n’existe pas de droits antérieurs.

- Le défendeur expose qu’il avait conçu le vocable à partir des mots "vivre" et "lecture" pour créer un site relatif à la lecture à vocation pédagogique pour les enfants, qu’il a utilisé ce site avant la mise en demeure du requérant du 9 janvier 2002 et de plus que ce site n’est pas passif puisque ce sont les enfants qui sont amenés eux-mêmes à étoffer ce site.

Même à supposer que le site était en ligne avant la mise en demeure de requérant, nous devons constater que le défendeur n’apporte pas la preuve que cette page d’accueil du site a effectivement évolué depuis sa création. Le 16 juillet 2002, le requérant a imprimé une page où on peut lire "Lecture de novembre 2001 – Harry Potter". Elle n’a pas changé depuis : le 12 décembre 2002, la page était toujours la même.

La Commission administrative, au vu des pièces du dossier, pense qu’il s’agit d’un site statique, créé pour la circonstance, et d’un intérêt pédagogique incertain puisqu’il n’évolue pas dans le temps. Il n’y a pas réellement une exploitation réelle et effective du site.

Dans ces conditions, nous estimons que l’absence de droits et intérêts légitimes est établie.

L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi nous paraissent établis par les éléments suivants :

- Selon le défendeur, "vivrelec" serait une contraction de "vivre" et "lecture". Le moins que l’on puisse dire est que "vivrelec" n’évoque pas vraiment la lecture. Intuitivement, ce mot, lorsqu’on le regarde ou on le prononce, fait plutôt penser à l’électricité, d’autant plus que la marque "Vivrelec" n’est pas totalement inconnue du fait qu’elle est largement utilisée, même si nous pensons qu’elle ne peut pas revendiquer le statut de notoire.

Comme nous l’avons vu, il est très facile de faire en France des recherches d’antériorité sur les marques antérieures identiques afin de s’assurer de ses droits. Il aurait été aussi très facile de choisir un nom de domaine beaucoup plus évocateur comme <vivre.lecture>. C’est pourquoi la Commission administrative pense que le choix du site <vivrelec.com> est un élément qui, en combinaison avec les autres éléments ci-après, peut relever de la mauvaise foi.

- Le site n’est pas réellement exploité. Une page d’accueil inchangée depuis plus d’un an (lecture de novembre 2001) avec un seul élément actif qui renvoit à une adresse e-mail n’est pas une exploitation sérieuse et effective. Or, il est de jurisprudence constante dans les décision UDRP que la non-exploitation peut être un élément de mauvaise foi. Le fait de mettre sur le web une page fictive ne fait que renforcer cette appréciation.

- Une personne qui recherche les services d’EDF sur internet peut très bien rechercher parmi les différentes extensions usuelles telles que ".com", ".fr", ".org", etc… La coexistence du nom de domaine litigieux avec une marque d’un organisme français de prestige, provoquée par un défendeur, lui-même de nationalité française, est une situation de nuisance pour le requérant dont on peut douter qu’elle relève d’une simple coïncidence. Au demeurant, même après la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2002, le défendeur a persisté dans ses prétentions.

Dans ces conditions, ce faisceau d’éléments emporte la conviction de la Commission administrative selon laquelle le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles,

La Commission administrative décide :

(a) que le nom de domaine <vivrelec.com> enregistré par le défendeur Monsieur Serge Pastor est identique ou du moins similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le requérant Électricité de France Service National (France),

(b) que le défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes à disposer du nom de domaine <vivrelec.com>,

(c) que ce nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <vivrelec.com> soit transféré au requérant.