Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Tiendas de Conveniencia, S.A. vs. Opencor, S.A. y José Socorregut Doménech

Case No. D2002-1026

El Demandante es Tiendas de Conveniencia, S.A., con domicilio en calle Hermosilla, nº 112, 28009-Madrid, España (en adelante, "el Demandante").

El representante autorizado en este procedimiento es D. Miguel Angel Conde Moreno, con domicilio en Travesía de Costa Brava, nº 4, 28034-Madrid, España.

Los Demandados son Opencor, S.A. y José Socorregut Doménech, con domicilio en Plaça Josep Tarradellas, n º 37-41, Local 1, Vilassar de Mar, 08340-Barcelona, España (en adelante, "los Demandados").

El representante autorizado en este procedimiento es D. Julio Pardo de Atin Santano (UBILIBET, S.C.) con domicilio en Passeig de Sant Joan, nº 72, pral. 1ª, 08009-Barcelona, España.

Los nombres de dominio controvertidos, objeto de la presente demanda, son:

<opencor.org>
<opencor.net>
<e-opencor.com>
<e-opencor.net>
<e-opencor.org>
<e-opencor.info>
<e-opencor.biz>
<opencordeportes.com>
<opencordeportes.net>
<opencordeportes.org>
<opencordeportes.biz>
<opencordeportes.info>
<opencormultimedia.com>
<opencormultimedia.net>
<opencormultimedia.org>
<opencormultimedia.info>
<opencormultimedia.biz>
<opencor.tv>

Las Entidades Registradoras de los citados nombres de dominio son:

(i) Todos los dominios, excepto <opencor.tv>, han sido registrados en CORE INTERNET COUNCIL OF REGISTRARS con domicilio en World Trade Center II, nº 29, calle de Pré-Bois Ch-1215 Ginebra-Suiza, teléfono: +41 22 9295744, fax : +41 22 929 57 45 e e-mail: domain.disputes@corenic.org, Registrador miembro de CORE en España: NOMINALIA INTERNET, S.L., Pg. Lluis Companys, 23. 08010 Barcelona (ESPAÑA), teléfono +34935074360, fax:  +34933102360 e e-mail: legal@nominalia.com.

(ii) El nombre de dominio controvertido <opencor.tv> ha sido registrado directamente en THE TV CORPORATION, con domicilio en 10 Universal City Plaza, Piso 10, 91608 Universal City-California, teléfono +1.818.308.2300.

A resultas de la información que consta en el expediente, la reiterada dirección es a la que debe estarse para la ubicación de los Demandados.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 7 de noviembrede 2002, por correo electrónico, y el 5 de noviembre de 2002, en formato papel y por correo urgente, una demanda presentada por el Demandante (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante, la "Política Uniforme"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet el día 24 de octubre de 1999.

El Centro verificó el cumplimiento en la Demanda de los requisitos formales de la Política Uniforme, el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio de la OMPI (en adelante, el "Reglamento Adicional").

Tras la verificación registral correspondiente, recibida de las Entidades Registradoras los días 11 y 12 de noviembre de 2002, la Demanda fue notificada con fecha 14 de noviembre de 2002, al Demandado, dándose por iniciado el procedimiento.

El Centro recibió el 3 de diciembre de 2002, el escrito de contestación presentado por el Demandado.

El día 12 de diciembre de 2002, se notificó a las partes el nombramiento de Dª. Paz Soler Masota, Panelista único.

El Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, constituidas por la denominación "OPENCOR", las cuales se encuentran en vigor:

- "OPENCOR" nº 2.279.643, marca denominativa, en clase 39 del nomemclator internacional, concedida en fecha 5 de diciembre de 2000.

- "OPENCOR" nº 2.279.629, marca denominativa, en clase 25 del nomemclator internacional, concedida en fecha 5 de junio de 2000.

- "OPENCOR" nº 2.279.620, marca denominativa, en clase 16 del nomemclator internacional, concedida en fecha 5 de diciembre de 2000.

- "OPENCOR" nº 2.279.639, marca denominativa, en clase 35 del nomemclator internacional, concedida en fecha 5 de diciembre de 2000.

- "OPENCOR" nº 2.279.642, marca denominativa, en clase 38 del nomemclator internacional, concedida en fecha 5 de diciembre de 2000.

- "OPENCOR" nº 2.279.613, marca denominativa, en clase 9 del nomemclator internacional, concedida en fecha 20 de diciembre de 2000.

A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:

- Que los nombres de dominio controvertidos han sido registrados a nombre de la sociedad Opencor, S.A. siendo el Sr. José Socorregut Doménech el contacto administrativo designado en el momento del registro.

- Que el Demandante tiene en el territorio español 60 establecimientos comerciales dedicados a la comercialización de una gran variedad de productos y que se mantienen abiertos durante todos los días del año.

- Que los Demandados, ya en una anterior ocasión, se han visto obligado a transferir un nombre de dominio que había sido registrado y que, asimismo, era idéntico o semejante a las marcas registradas por el Demandante con las que producían confusión (caso OMPI DINFO2001-01207-0001).

- Que, en dos ocasiones, los Demandados solicitaron el registro de la denominación OPENCOR ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en ambas sin éxito en ninguna de ellas debido a las marcas anteriores del Demandante.

El Demandante afirma en su Demanda:

- Que es titular de las marcas españolas anteriormente indicadas y que todas ellas protegen la denominación "OPENCOR".

- Que la denominación protegida por las referidas marcas ("OPENCOR") es idéntica o cuasi idéntica a los elementos identificativos de los nombres de dominio objeto de controversia, de lo que se extrae la confusión entre aquéllas y éstos.

- Que los Demandados carecen de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio controvertidos, en tanto que no poseen derecho alguno de propiedad industrial sobre la denominación "OPENCOR", no siendo Opencor, S.A. una sociedad legalmente inscrita en el Registro Mercantil Central de España ni correspondiendo su C.I.F. a ninguna persona jurídica legalmente constituida en España.

Que los Demandados ya han sido parte demandada en otro procedimiento conocido y resuelto por el Centro tras el correspondiente procedimiento iniciado por el Demandante, siendo el nombre de dominio objeto de la referida controversia transferido finalmente al Demandante.

- Que los nombres de dominio objeto de la controversia se registraron de mala fe puesto que el referido registro de los dominios controvertidos se realizó con la finalidad de atraer a los usuarios a los sitios web que se encuentran bajo dichos dominios, en los que los Demandados comercializan productos similares a los ofertados por el Demandante en sus establecimientos OPENCOR.

Que los Demandados, a través de una llamada telefónica de su legal representante, solicitaron cerca de 3.600.000 Euros por la transferencia de los dominios controvertidos.

Que los sitios web accesibles a través de los nombres de dominio controvertidos imitan los diseños y colores de las marcas OPENCOR.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el Demandante solicita la transferencia de los dominios controvertidos a su favor.

El Demandado afirma en su contestación a la Demanda:

- Que el titular de los nombres de dominio objeto de la controversia es la sociedad española Opencor, S.A. y no el Sr. José Socorregut Doménech.

- Que la sociedad española Opencor, S.A. es un establecimiento permanente de la sociedad de nacionalidad británica Opencor, S.A. y que, por tanto, no requiere inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

- Que Opencor, S.A. ostenta diversos puntos de venta físicos en el territorio español en los que comercializa una variedad de productos.

- Que la cesión OMPI DINFO2001-01207-0001 no resulta de aplicación en este supuesto por cuanto hace referencia a un domino ".info" sometido a un sistema de disputas diferente ("Afilias Sunrise Registration Challenge Policy").

- Que ostenta intereses legítimos por cuanto los dominios coinciden con la denominación social de Opencor, S.A. no siendo necesaria la existencia de marcas registradas.

- Que los productos comercializados en los sitios web bajo los dominios controvertidos difieren sustancialmente de los productos comercializados en los establecimientos del Demandante.

- Que no existe similitud entre el diseño y el colorido de los sitios web bajo los dominios controvertidos y el de los establecimientos del Demandante.

- Que el Demandante carece de prueba alguna sobre la hipotética solicitud de una cantidad económica por parte de los Demandados por la transferencia de los dominios controvertidos.

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en Madrid y Barcelona del Demandante y los Demandados, respectivamente, son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Es indiscutible que existe un parecido significativo, rayano en la identidad, entre los dominios controvertidos y las marcas registradas titularidad del Demandante ("OPENCOR"), descontando los espacios entre las palabras, los sufijos "net"y "com" y el "e", carentes de capacidad distintiva dentro del ámbito comercial on line [como se ha declarado en decisiones precedentes del Panel: OMPI D2002-0638 (Septiembre 9, 2002), D2002-0782 (Octubre 4, 2002) y D2002-0108 (Abril 3, 2002)].

Cierto es que algunos de los nombres de dominio controvertidos incorporan los términos "DEPORTES" y "MULTIMEDIA". Sin embargo, la adición de tales términos no desvirtúa, en ningún caso, la semejanza entre las marcas del Demandante y los nombres de dominio controvertidos. Antes al contrario, conviene destacar la identidad existente entre el elemento esencial de los dominios controvertidos y el elemento nuclear de la denominación de las marcas del Demandante ("OPENCOR") haciendo que la impresión general de los nombres de dominio controvertidos sea muy similar a la de las marcas del Demandante.

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

En ningún momento queda acreditado que ninguno de los Demandados haya obtenido la autorización de la Demandante para la utilización de sus marcas, circunstancia ésta que fue tenida en cuenta por el Panel, entre otras, en sus decisiones en los casos OMPI D2000-0003 (Febrero 18, 2000), D2000-0022 (Marzo 3, 2002), D2000-0464 (Julio 27, 2000), D2001-0017 (Marzo 4, 2001), D2001-0024 (Febrero 20, 2001), D2001-0905 (Octubre 2, 2001), D2001-1104 (Diciembre 5, 2001) y D2001-0491 (Junio 12, 2001).

A mayor abundamiento, procede constatar que en ningún momento ha quedado demostrado, ni a este Panel le consta por notoriedad, que los Demandados sean conocidos por los dominios registrados o por cualquier otra denominación similar a éstos. Bajo este aspecto, este Panel entiende oportuno advertir que la tantas veces citada por el Demandado Sociedad Anónima "Opencor, S.A." no es una sociedad legalmente inscrita en el Registro Mercantil Central español, requisito éste que es imprescindible para su constitución como tal sociedad anónima española (artículo 7 Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). Por supuesto, el recurso al expediente de registrar (eventualmente, dar simplemente de alta) en territorio extranjero (en el caso, en las Islas Vírgenes Británicas) una entidad con una denominación que incluya las siglas "S.A." no atribuye a la misma la condición tipológica ni, por ello, el estatuto propio de una sociedad anónima (española), de lo que se sigue que ésta sea, al cabo, una mera denominación de fantasía; circunstancias todas ellas de las que parece factible presumir que, en el presente caso, se ha recurrido a la "constitución" en el extranjero de una sociedad instrumental o virtual, en cobertura del desarrollo de estrategias comerciales obstaculizadoras de los legítimos intereses del Demandante (y todo ello, además, en el supuesto de que, efectivamente, el expediente de la "incorporation" que aquí rige tenga por efecto propiamente el de constituir una sociedad, y no se limitara a convalidar para el territorio de referencia una entidad constituida con carácter previo en otro territorio, pues si fuera éste el caso, la "incorporation" carecería de validez). Demostrativo de la intención de los Demandados de utilizar con propósito desleal tal denominación es, según ha podido constatar el Panel accediendo a los diversos sitios distinguidos por los dominios controvertidos (siendo dominios actualmente operativos <opencor.net>, <opencordeportes.com> y <opencormultimedia.com>) el hecho de que en los mismos, la denominación "Opencor, S.A." encabeza, a modo de signo distintivo, las respectivas páginas principales o de acceso, generando en el usuario ubicado en territorio español la indiscutible impresión de que la empresa titular del sitio es, efectivamente, una empresa española, la sociedad "Opencor, S.A.".

Los esfuerzos que realizan los Demandados para probar la existencia de un supuesto establecimiento permanente de una sociedad británica a la par denominada Opencor, S.A., no han logrado, pues, convencer a este Panel de la existencia de un derecho legítimo sobre la denominación "OPENCOR" por parte de los Demandados. Más aún cuando, a la vista de la documentación aportada por el Demandante y de la observancia del mercado, la marca "OPENCOR" goza de notoriedad, en tanto que un consumidor medio la asocia inmediatamente con una red de establecimientos comerciales, abiertos en toda España, los cuales se caracterizan por estar abiertos todos los días del año y por comercializar una gran variedad de productos. Tratándose, por lo demás, de una red fuertemente implantada en todo el territorio español, resulta insostenible que los Demandados desconozcan esta circunstancia.

Y, en consecuencia, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) ii) de la Política Uniforme.

Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante permiten argüir que concurren las evidencias de mala fe previstas en el apartado artículo 4 b) ii) de la Política Uniforme.

Del modo que se indicó en el apartado 6.2.2. precedente , que el domicilio de ambas Partes se encuentre situado en España es circunstancia que facilita al máximo la constatación de que los Demandados registraron los dominios objeto de controversia siendo plenamente conscientes de estar perjudicando los derechos del Demandante, y siendo, además, consciente de que la adopción del dominio podría ser susceptible de inducción a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del dominio.

En este sentido, debe repararse que los Demandados no podían en absoluto desconocer, por su evidente notoriedad, las actividades del Demandante, desarrolladas bajo las marcas "OPENCOR" (la atención al domicilio del Demandado es criterio relevante a estos efectos para el Panel, como se demuestra de la lectura de sus decisiones en los casos OMPI D2001-0017 (Marzo 4, 2001), D2000-0239 (Mayo 26, 2000), D2001-0437 (Agosto 11, 2000), D2001-0438 (Junio 18, 2001), D2001-0497 ( Junio 12, 2001), D2001-0801 (Agosto 27, 2001) y D2001-1104 (Diciembre 5, 2001), entre otras).

De otra parte, el look & feel de los sitios web bajo los dominios controvertidos evoca claramente a los establecimientos "OPENCOR" del Demandante. Asimismo, la inclusión de la denominación Opencor, S.A. junto a la imagen de un reloj en el que aparece la mención "24h" pueden provocar una derecha identificación con el tipo de prestaciones y servicios ofrecidos por los establecimientos OPENCOR del Demandante, los cuales se caracterizan esencialmente por un extremadamente amplio horario comercial cercano a las veinticuatro (24) horas.

Conforme con la doctrina mantenida por el Panel en anteriores ocasiones [entre otras, con motivo de las decisiones OMPI D2000-0239 (Mayo 26, 2000), D2000-1354 (Dciembre 21, 2000), D2001-0397 (Junio 8, 2001), D2001-0773 (Julio 31, 2002), D2001-0780 (Octubre 25, 2001) y D2001-1104 (Diciembre 5, 2001)]cabe presumir que, en buena lógica, quien registró el dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo usará probablemente también de mala fe.

En el caso en ciernes, la mala fe demuestra una doble vertiente. En efecto, de un lado se ha comprobado que en todos los dominios que están operativos (<opencor.net>, <opencordeportes.com> y <opencormultimedia.com>), se ofrece la contratación de ciertos bienes y servicios análogos, entre otros, a los comercializados en los establecimientos del Demandante. De esta circunstancia puede deducirse la intención de los Demandados de atraer ilegítimamente para sí la potencial demanda de los servicios de la Demandante en el ámbito de Internet.

De otro lado, la tenencia puramente pasiva, con falta de toda actividad en el sitio web, ha sido reputada por numerosas decisiones del Panel causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso. Como quedó dicho, del análisis de todas las circunstancias concurrentes en la conducta de los Demandados, cabe inferir que la inactividad equivale, por sus efectos, a una acción positiva de mala fe, consistente en este caso en impedir al Demandante el registro de dominios coincidentes con las marcas "OPENCOR" de las que es titular [entre muchas otras, decisiones dictadas en los casos D2000-0001 (Febrero 17, 2000), D2000-0003 (febrero 18, 2000), D2000-0022 (Marzo 3, 2002), D2000-0098 (Marzo 22, 2000), D2000-0464 (Julio 27, 2000), D2000-0239 (Mayo 26, 2000), D2000-1401 (Diciembre 11, 2000), D2000-1402 (Diciembre 20, 2000), D2001-0003 (Febrero 15, 2001), D2001-0007 (Marzo 13, 2001), D2001-0128 (Marzo 30, 2001), D2001-0173 (Abril 2, 2001), D2001-0438 (Junio 18, 2001), D2001-0496 (Junio 12, 2001) y D2001-0801 (Agosto 27, 2001)]. Por todo lo anterior, ningún indicio permite al Panel presumir que los Demandados puedan hacer en el futuro un uso legítimo de los dominios controvertidos sin dañar los derechos marcarios del Demandante.

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.

El Panel, considerando probado que los nombres de dominio <opencor.org>, <opencor.net>, <e-opencor.com>, <e-opencor.net>, <e-opencor.org>, <e-opencor.info>, <e-opencor.biz>, <opencordeportes.com>, <opencordeportes.net>, <opencordeportes.org>, <opencordeportes.biz>, <opencordeportes.info>, <opencormultimedia.com>, <opencormultimedia.net>, <opencormultimedia.org>, <opencormultimedia.info>, <opencormultimedia.biz> y <opencor.tv> son idénticos y/o cuasi idénticos a las marcas del Demandante, que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio y que estos fueron registrados y se usan de mala fe, resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro de los nombres de dominio se transfiera al Demandante.