Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

CINE CRAFT LIMITED v. Jimmy Garrido

Caso No: D2002-1151

El Demandante es la compañía mercantil española CINE CRAFT LIMITED, con domicilio en 3, Bell Lane, Gibraltar, Gran Bretaña (en adelante el "Demandante"). Actúan en representación del Demandante D. Paz Martín, de HERRERO & ASOCIADOS, con domicilio en c/ Alcalá 35, 28014 Madrid, España.

El Demandado es el Sr. Jimmy Garrido con domicilio en c/ Colombia 28, Madrid, España (en adelante el "Demandado").

El nombre de dominio en disputa es <privatecastings.com>. El registrador es STARGATE COMMUNICATIONS, INC. (en adelante el "Registrador") de Oak Brook, Illinois, USA.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 19 de diciembre de 2002, por correo electrónico y en copia firmada en papel. El 20 de diciembre de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda al Demandante y el mismo día envió al Registrador un requerimiento de verificación de los datos de registro, que fue contestado también el mismo día por el Registrador confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio está en estado "activo".

Habiendo verificado que el Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos y que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio" (en adelante la "Política") y del Reglamento de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante el "Reglamento") aprobados por la ICANN el día 26 de agosto de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante el "Reglamento Adicional"), el 15 de enero de 2003, el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) del Reglamento, acompañando copias de la Demanda.

El Demandado no contestó la Demanda, por lo que el centro le envió notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda" con fecha 5 de febrero de 2003.

El 13 de febrero de 2003, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.

El Caso quedó así en condiciones de ser resuelto el día de la fecha de esta Decisión.

El Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, alegando que "el titular del nombre de dominio está domiciliado en una ciudad española". Por su parte, presentó la Demanda en idioma español y mantuvo su correspondencia con el Centro en dicho idioma, que a su vez fue el utilizado por el Centro en sus comunicaciones al Panelista.

Conforme el párrafo 11(a) del Reglamento:

No obstante que los contratos del Registrador se expresan únicamente en lengua inglesa, teniendo en cuenta la elección de idioma realizada por el Demandante, su acogimiento prima facie por el Centro, la verificación de que el sitio Web ubicado en la URL a la que se accede con el nombre de dominio en disputa mantiene contenidos únicamente en lengua española, el domicilio del Demandado en España y la ausencia de oposición por parte del mismo, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo será el español y dictar la presente decisión en dicho idioma.

Las Marcas de Comercio sobre las que se basa la Demanda son:

· Marca comunitaria num. 873.125 PRIVATE (mixta) en clases 9, 10, 16, 25 y 41. Esta marca incluye la representación gráfica "PRIVATE" con tipografía distintiva que recuerda las letras pintadas con uso de patrones.

· Marca comunitaria num. 997.916 PRIVATE en clases 9, 16 y 38.

· Marca comunitaria num. 997.973 PRIVATE COLLECTION en clases 3, 10 y 16.

· Marca comunitaria num. 1.014.380 PRIVATE SHOP (mixta) en clases 35, 38 y 41.

· Marca comunitaria num. 1.293.869 PRIVATE STYLE en clases 9, 16 y 35.

· Marca comunitaria num. 1.293.893 PRIVATE LIFE en clases 9, 16 y 35.

El Demandante prueba la propiedad de dichas marcas mediante copias de certificados que agrega a la demanda e invoca además –sin probarlo con documento alguno- que "la marca PRIVATE se encuentra protegida además de en la Unión Europea, en países de todo el mundo como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Argentina, Venezuela, México, Benelux, Canadá, Panamá, Brasil, Suráfrica, Colombia, entre otros muchos".

El Panelista verificó que a la fecha de prepararse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet produjo acceso al sitio Web activo bajo el nombre de dominio <jimmygarrido.com>, en cuya página de inicio se despliega el título "The Public Private Oficial Website" sobre la expresión "PRIVATE" escrita en caracteres destacados que ocupan todo el ancho de pantalla usando la tipografía registrada como parte de la marca mixta PRIVATE antes relacionada. En páginas posteriores, se despliegan asimismo imágenes de carátulas de revistas tituladas PRIVATE y aparece dicha marca de comercio en distintas formas. El examen del código fuente de las páginas mediante la funcionalidad adecuada del navegador MS-Explorer permitió detectar hipervínculos destinados a aparecer dentro de "marcos" desde el sitio Web examinado a la dirección <www.private.com> que corresponde al Demandante, como por ejemplo:

· href="http://www.private.com/" style='width:177pt;height:78pt' fillcolor="#a603ab">

· href="http://www.private.com/"></map><img border=0 width=228 height=89

· href="http://www.privateworldgroup.com/"

El Panelista comprobó asimismo que se desplegaba en el sitio Web del Demandado la fotografía de un edificio aparentemente situado en una esquina, exhibiendo en una de sus fachadas un letrero que dice "PRIVATE". Ningún elemento de autos permite al Panelista determinar si esa fotografía corresponde o no a algún edificio realmente existente ni, obviamente, tampoco si se trata o no de un edificio donde tenga su sede el Demandante.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) "CINE CRAFT LTD. forma parte del grupo PRIVATE, líder en el sector de los servicios de entretenimiento para adultos .. desarrolla una importante parte de su actividad en Internet a través de páginas web como "private.com", siendo la única compañía de su sector que cotiza en la Bolsa de Nueva York."

b) "la demandante no sólo protege su marca PRIVATE sino que utiliza y protege dicha denominación acompañada con otros términos de carácter genérico: ‘collection’, ‘shop’, ‘style’ o ‘life’".

c) "el hecho de que el demandado haya registrado el dominio <privatecastings.com>, es decir, con la marca PRIVATE más un término de carácter genérico, hace que estemos ante un signo "confusamente similar" a las marcas PRIVATE y ante una denominación utilizada por la demandante."

d) "El demandado carece de derechos registrales sobre la denominación "PRIVATE CASTINGS". No tiene ningún signo distintivo ni ninguna sociedad con dicha denominación. Tampoco consta en ninguna parte que desarrolle una actividad bajo dicho nombre".

e) "En la propia página web que el titular del dominio ha colgado, se utiliza la tipografía de mi representada e incluso se realiza un redireccionamiento no autorizado a la página de PRIVATE, produciéndose el "framing" a partir de los contenidos de mi representada pero bajo el dominio del demandado .. al pinchar en quién es el titular de la página web del demandado, aparece la fotografía del edificio de mi representada lo cual supone una evidente suplantación de la personalidad y la actividad de CINE CRAFT".

f) Es una evidencia de mala fe en la conducta del Demandado: "1) Aprovecharse de la notoriedad de la que goza PRIVATE en la red. 2) Crear confusión a los visitantes de su página web que por la tipografía y la apariencia, simula pertenecer a PRIVATE, realizando incluso un "framing" que genera error a los visitantes. 3) Situando una fotografía de las oficinas de PRIVATE (Cine Craft) en España induciendo a error sobre el origen empresarial de los servicios que ofrece la citada página web".

g) El Demandante sostiene también la notoriedad de su marca e invoca que "la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI mantiene (casos núms. D2000-0018, D2000-0140 y D2000-0162) que en el caso de marcas notoriamente conocidas el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca es constitutivo de mala fe".

El Demandado no contestó la demanda, por lo que no existen argumentos de su parte a considerar.

La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

Repetidamente se ha establecido que la partícula ".com" no ha de tomarse en cuenta a los efectos de la comparación, de modo que en este análisis prescindirá el Panelista de dicho elemento.

Pasando a los elementos significantes que contiene el nombre de dominio en disputa, hallamos que la Marca de Comercio PRIVATE es idéntica al elemento significante inicial del nombre de dominio <privatecastings.com>. Dicho elemento es una palabra genérica en lengua inglesa que en su traducción al español -"privado"- define el diccionario de la RAE en segunda acepción como lo "particular y personal de cada uno". El elemento inicial va unido sin interrupción con el vocablo también en lengua inglesa "casting", de más difícil traducción puesto que la vida ha querido que se use en su versión original en lengua española: de cualquier manera se trata de un término igualmente genérico que alude a la elección de actores o modelos para interpretar un rol determinado en una producción dramática o audiovisual.

El Panelista confiesa que ha debido reflexionar acerca de si la combinación de una expresión genérica con una marca que a su vez incluye una palabra genérica es realmente susceptible de "causar confusión" al público, condición que se requiere a la "similaridad" entre marca y nombre de dominio por el artículo 4 de la Política, ya que si hubiere identidad o similaridad sin posibilidad de confusión no existiría uso abusivo de la marca. Analizadas las circunstancias del caso, concluye el Panelista que en el supuesto bajo examen se produce una similaridad susceptible de causar confusión, sobre todo porque la expresión complementaria "casting" evoca para el público a modelos y fotografías. La conclusión se refuerza considerando que a todo evento dicha confusión con la marca del Demandante es el propósito ostensible del Demandado, quien ha adoptado toda clase de estratagemas para simular participación en o vinculación con el Demandante.

En casos similares anteriores, las decisiónes de los paneles adoptaron igual tesitura que la del Panelista en esta Decisión. Cito por ejemplo:

"The term ‘exchange’ can be associated with a kind of platform, where goods are traded by third parties (like a stock exchange). But <porscheexchange.com> can also be understood as the domain name of an official Porsche dealer. Given the worldwide reputation of Complainant, the trademark component ‘Porsche’ clearly dominates the disputed domain name. Although it is possible that some members of the public, in viewing the disputed domain name, will conclude that the website is used by third parties to sell and buy used cars, there is nevertheless a likelihood that the public will draw the conclusion that Complainant is the enterprise that is undertaking to provide the subject products. The domain name causes confusion about the source of the products or sponsorship of the activities. To avoid this confusion terms like "Second Hand" or "Used" should have been used (see Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG v. Gary Charles Brown, a k a Gary Brown, a k a Charlie Brown, a k a Gary Charlie Brown, WIPO Case No. D2001-0919, Paragraph 6). In WIPO Case No. D2001-0331, Paragraph 6 (GA Modefine S.A. v Namezero.Com), it was also ascertained that a domain name which includes a world-wide known trade mark (Armani) and the word "exchange" is confusingly similar to the trademark used by the Complainant". (Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG v. "Porsche AG" Case No. D2002-0103).

"The disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s registered trademark PLAYBOY, being a combination of the well-known trademark PLAYBOY with a generic term which makes explicit reference to the a field of activity (photography) in which the Complainant has gained renown". (Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a John Smith, a.k.a. Orf3vsa Case No. D2001-0745).

"In each of Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty Ltd, Case No. D2001-0110 (WIPO Arbitration and Mediation Center, April 2, 2001) in respect of the domain name <ansellcondoms.com>; Christie’s Inc. v. Tiffany’s Jewelry Auction Inc., Case No. D2001-0075 (WIPO Arbitration and Mediation Center, March 6, 2001) in respect of the domain name <christiesauction.com>; and Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo, Case No. D2001-0020 (WIPO Arbitration and Mediation Center, March 22, 2001) in respect of the domain name <guinessbeer.com>, the second element of each domain name represented the goods or services in respect of which each Complainant’s trade mark had been registered, and those goods or services which the general public would associate with that trade mark. Rather than removing or reducing the risk of confusing similarity from the domain names when compared with the trade marks in question, in such situations confusing similarity was regarded as inevitable. (Harrods Limited v. Peter Pierre Case No. D2001-0456).

"Respondent’s domain names are comprised of Complainant's mark followed by the country names Britain, Canada, England, Germany and France. The addition of the country name does not avoid confusion, especially here where Complainant has well-established trademark rights in those. Thus, persons encountering Respondent's domain names are likely to believe incorrectly that the domain names refer to Complainant's magazine in the particular country designated. Confusing similarity has been found by other Panels in similar circumstances. See, e.g., Advance Magazine Publishers Inc. v. Marcellod Russo, WIPO Case No. D2001-1049 (WIPO November 22, 2001), (finding the domain name <vogueaustralia.com> confusingly similar to Complainant’s VOGUE mark); Yahoo! Inc. v. Microbiz, Inc., WIPO Case No. D2000-1050 (Advance Magazine Publishers, Inc. v. Models USA Inc. Case No. D2002-0907).

El propio Panelista ha decidido sobre esta cuestión en caso anterior:

"The Domain Name on dispute comprises three elements: a) the expression ‘maxim’, which is the Complainant’s registered trademark; b) the word ‘magazine’, a generic term that describes the Complainant’s class of products; and c) the particle ‘com’, which is an attribute of the gTLD ‘.com’ and therefore also a generic term. The Panelist find that the addition of a generic term that univocally describe the kind of publication that the Complainant name with the trademark MAXIM induce the Internet users to confusion and make the Domain Name <maximmagazine.com> confusingly similar with this trademark. Such cause of similarity was recognized by previous decisions of the Center:

"Complainant’s ‘Wal-Mart’ mark is well known. Its use in a domain name with the common descriptive term ‘super’ is likely to cause consumers to associate the combination ‘superwal-mart.com’ with Complainant as the source of products on or sponsor of a website identified by that name. Complainant uses the term ‘super’ to identify certain of its own retail establishments, i.e., ‘Supercenters’ (Complaint, Annex D), thereby increasing the prospect that consumers would draw a connection between it and the disputed domain name. Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews Case No. D2000-0580.

"Respondent's addition of ‘-games’ to its domain name does nothing to reduce its confusing similarity with Nintendo's POKEMON® marks. Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks & Walmarket Puerto Rico, No. D2000-0477 (WIPO July 20, 2000) ("The addition of a common or generic term following a trademark does not create a new or different mark in which Respondent has rights."); Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., No. D2000-0022 (WIPO March 3, 2000,) (finding that four domain names that added the descriptive words ‘fashion’ or ‘cosmetics’ after the trademark were confusingly similar to the trademark); Chernow Communs., Inc. v. Kimball, No. D2000-0119 (WIPO May 18, 2000,) (‘the use or absence of punctuation marks, such as hyphens, does not alter the fact that a name is identical to a mark’)". Nintendo of America, Inc. v. Gray West International, WIPO Case No. D2000-1219. (Dennis Publishing, Inc. v. Arjun, Case No. D2002-0997)."

En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.

Ausente el Demandado del presente proceso, nada en el mismo indica que dicha expresión constituya o forme parte de alguna marca de comercio del Demandado o tengan relación con el nombre del Demandado o con empresa o negocio de su propiedad, o hayan sido usados por el Demandado con algún propósito comercial o no comercial.

Por lo demás, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parráfos (i) a (iii) del artículo 4(c) de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del parráfo 4(a)(ii) de la Política. En particular:

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios". Todo da a entender al Panelista que, por el contrario, el nombre de dominio en disputa siempre ha sido usado por el Demandado en la engañosa manera comprobada durante su navegación por el Panelista, según antes se hizo mérito.

Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera que fuera su intención o propósito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso del nombre de dominio <privatecastings.com>. En consecuencia, el requisito del párrafo (a)(ii) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.

Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia de mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mérito de que ha sido alegado y probado por el Demandante que la marca PRIVATE se hallaba registrada a su nombre desde julio de 1998, es decir cuatro años antes del registro del nombre de dominio en disputa (el 24 de julio de 2002) por el Demandado. Esto lleva al Panelista a considerar que el Demandado registró deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse del uso como identificador en Internet de una marca de propiedad de un tercero. Refuerza esta consideración el hecho alegado por el Demandante y verificado por el Panelista mediante investigación en Internet de que la marca PRIVATE es ampliamente conocida en el sector de publicaciones al que la misma dedica sus esfuerzos y sobre todo el hecho de que el Demandado haya empleado los suyos en simular pertenencia al grupo editor de tales publicaciones o vinculación legítima con el mismo. Las circunstancias de autos llevan al Panelista a considerar inoficioso para decidir analizar si la marca PRIVATE es o no notoria, motivo por el cual no entra en tal cuestión.

La manera en la que el nombre de dominio está siendo usado actualmente, determinan al Panelista a considerar que la mala fe manifestada por el Demandado a la época del registro se mantiene al momento de su uso.

Para examinar la existencia de otras circunstancias indicativas de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberá revisarse ahora la eventual concurrencia en el caso de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro párrafos del artículo 4(b) de la Política:

La falta de contactos entre las partes en este caso obligan a desechar la consideración de que el Demandado realizó el registro y uso del nombre de dominio en disputa "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".

En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el artículo 4(b)(i) de la Política no se verifica en el Caso.

Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente". Por el contrario, el Panelista ha verificado que el Demandante mantiene activa presencia en Internet a través del sitio Web al que se accede con el nombre de dominio integrado por su propia marca PRIVATE.

Resulta cristalinamente claro que –si bien menor- el Demandado es un competidor con el Demandante en su rama de negocios y en consecuencia pudo el mismo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor". Los hipervínculos bajo "marco" a los que se hizo referencia permiten considerar razonablemente probable esta hipótesis.

El uso que el Demandado realiza del nombre de dominio, atrayendo a los navegantes de Internet a un sitio donde de diversas formas se utilizan las marcas y contenidos del Demandante en forma que da la impresión que correspondieran al Demandado por algún título legítimo, configura una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea". En caso de caer en tal atracción, sin duda que los usuarios de Internet se pueden ver llevados a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio creado por el Demandado "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".

En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 4(b)(iv) de la Política se verifica en el Caso.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio <privatecastings.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del párrafo (a)(iii) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. párrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio < privatecastings.com> se transfiera al Demandante.