La Demandante es Tesa AG, una sociedad por acciones alemana, con sede en Unnastrasse 48, 20245 Hamburgo, Alemania, representada en este procedimiento por el Dr. Volker Knies, abogado, de Buse Heberer Fromm, de la misma ciudad.

La Demandada es Telefónica, S.A., una sociedad anónima española, con sede en c/ General Perón 40, B –1ª planta, Madrid, España, representada en este procedimiento por el Sr. Juan Gragera Gallardo, con igual domicilio.

El nombre de dominio en disputa es <tesa.biz>, registrado ante INTERDOMAIN, S.A., Sor Ángela de la Cruz 10, 28020 Madrid, España.

El 25 de abril y el 6 de mayo de 2002, la Demandante presentó al Centro su demanda por vía electrónica y en formato papel, respectivamente. El 26 de mayo de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda. El 13 de mayo de 2002, el Centro envió a la entidad registradora una solicitud de verificación de datos de registro, comunicando la entidad registradora el 14 de mayo de 2002, que el nombre de dominio <tesa.biz> estaba registrado ante Interdomain S.A. a nombre de la aquí Demandada, Telefónica, S.A.

El 7 de junio de 2002, el Centro notificó a la Demandada la demanda en español y el comienzo del procedimiento administrativo.

El 24 y 25 de junio de 2002, la Demandada envió al Centro la contestación a la demanda.

El 11 de julio de 2002, después de haber recibido la correspondiente declaración de aceptación, imparcialidad e independencia, el Centro designó a Roberto A. Bianchi como miembro único del grupo administrativo de expertos ("el Panel"). Se estableció que la decisión debía ser enviada al Centro antes del 25 de julio de 2002. El Panel determina en forma independiente que ha sido correctamente constituido y designado, y que se han pagado los aranceles administrativos.

Idioma del procedimiento. El acuerdo de registro del nombre de dominio está en español, por lo que oportunamente el Centro le señaló a la Demandante que debía presentar en español la demanda que había remitido originalmente en inglés. Oportunamente la Demandante subsanó la deficiencia. La contestación de demanda también está en español. En consecuencia este procedimiento será conducido en español, conforme al Parágrafo 11(a) del Reglamento de la STOP.

El Panel no dispuso prórrogas ni dictó órdenes de procedimiento.

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

La empresa de la Demandante fue fundada a principios del siglo XX, siendo actualmente una de las más importantes empresas europeas en cuanto a la producción y distribución de productos de cola y otros productos químicos. De acuerdo a un estudio de KV Brand Equity Insights de septiembre de 2000, agregado a la Demanda como Anexo K, la empresa goza de un elevado grado de conocimiento entre la población de España, país sede de la Demandada. Un porcentaje considerable de la población española utiliza de manera regular productos fabricados y distribuidos por la Demandante, que tiene una cuota de mercado nada desdeñable en ese país.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

- Marca comercial alemana 520 622 "Tesa" con la prioridad 26 de mayo de 1939, registrada en las clases internacionales 16 y 17, según Anexo C de la demanda.

- Marca comercial alemana 631 335 "Tesa" con la prioridad 9 de marzo de 1951, registrada en las clases internacionales 1, 2, 6, 7, 16, 17 y 20, según Anexo D de la demanda.

- Marca comercial alemana 1 101 407 "Tesa" con la prioridad 28 de noviembre de 1985, registrada en las clases internacionales 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19 y 26, según Anexo E de la demanda.

- Marca comercial alemana 399 23 428 "Tesa" con la prioridad 23 de abril de 1999, registrada en la clase internacional 9, según Anexo F de la demanda.

- Marca comercial internacional IR 327 065 "Tesa" con la prioridad 21 de noviembre de 1986, registrada en las clases internacionales 16 y 17 con protección inter alia en España, según Anexo G de la demanda.

- Marca comercial internacional IR 515 673 "Tesa" con la prioridad 2 de abril de 1987, registrada en las clases internacionales 1, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24 y 26 con protección inter alia en España, según Anexo H de la demanda.

- Marca comercial internacional IR 515 673 "Tesa" con la prioridad 2 de junio de 1999, registrada en la clase internacional 9 con protección inter alia en España, según Anexo I de la demanda.

- Marca comercial UE 8979 "Tesa" con la prioridad 1 de abril de 1996, registrada en las clases internacionales 1, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21 y 26, según Anexo J de la demanda.

Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio <tesa.de> y <tesa.com>.

De acuerdo a la base de datos Whois del Registro para .BIZ, el nombre de dominio <tesa.biz > fue registrado el 27 de marzo de 2002, ante la entidad registradora Imterdomain S.A., a nombre de Telefónica, S.A., con dirección en Gran Vía, 28, Madrid, España.

El acuerdo de registro de nombre de dominio está en español y prevé la sujeción del registrante del dominio a la STOP aprobada por la ICANN.

La Demandante alega que el nombre de dominio es idéntico a una marca con respecto a la cual posee derechos, y que la Demandada no tiene intereses legítimos con relación al nombre de dominio en disputa. En particular no hubo nunca otro registro de una marca comercial nacional o internacional con el nombre "tesa" o con derivaciones de este nombre.

Que la denominación de la Demandada pueda ser abreviada como "tesa" no justifica de modo alguno un uso legítimo de esta sigla. La Demandada no ha empleado nunca la palabra "tesa" en relación con cualquier actividad comercial. Por el contrario, esa actividad comercial se lleva a cabo bajo su nombre de empresa, "Telefónica". Resulta difícil entender por qué motivo la Demandada haya adquirido el nombre de dominio en cuestión.

Afirma la Demandante que el nombre de dominio <tesa.biz> fue registrado de mala fe. La Demandante cita en su apoyo el caso OMPI No. D2002-0083 para considerar que hay mala fe si el demandado tiene conocimiento o debe haber tenido conocimiento del registro y del uso de la marca comercial antes de registrar el nombre de dominio. Las actividades comerciales de la demandante en España y la reputación de su marca llevan a la conclusión de que la demandada tenía plena conciencia de los derechos de la demandante en cuanto a las marcas comerciales "Tesa".

El nombre de dominio registrado no ha sido utilizado por la Demandada a pesar del gran alcance de sus actividades comerciales, lo que hace suponer que pretende perjudicar el negocio de la Demandante. Se le impide a la demandante hacer registrar una tarjeta de identidad sumamente importante como pilar principal de su empresa. Si la Demandada resolviera utilizar más tarde el nombre de dominio debe partirse de una creación intencionada de confusión entre los clientes de la Demandante. Resulta incomprensible que la Demandada haya optado por registrar <tesa.biz > en lugar de <telefonica.biz>.

Finalmente, la Demandante indica el caso OMPI No. DBIZ2001-00010 para considerar que por la incapacidad general del demandante de aportar pruebas en cuanto al estado mental del demandado, debe partirse de la presunción refutable de que el demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio.

La Demandada, una compañía de telecomunicaciones de alcance global (con negocios en 43 países), reconoce que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a las marcas cuya titularidad ha acreditado la Demandante. La Demandada afirma que TESA es el acrónimo de TELEFÓNICA, S.A. y de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., su denominación anterior. Agrega que "TESA viene utilizándose durante muchos años para referirse de forma abreviada a la demandada, mucho antes incluso de que se procediera a la solicitud del nombre de dominio "TESA.biz"". Telefónica no tiene interés en ser confundida con otras compañías que nada tienen que ver con ella ni en su actividad ni en los productos y servicios que ofrecen. La Demandada acompaña documentos para apoyar estas alegaciones, y refiere que ha solicitado la marca comunitaria TESA con solicitud número 2411460, afirmando que si no tuviera motivos para justificar dicha solicitud y defenderla, no la habría instado. No acompaña copia de la solicitud.

La Demandada alega que el registro y uso del nombre de dominio <tesa.biz> por parte de TELEFONICA es y ha sido en todo momento de buena fe. Es difícil por el particular sistema de adjudicación de los nombres de dominio .biz, que un registro pueda realizarse de mala fe. A TELEFONICA le ha correspondido por sorteo el nombre de dominio <tesa.biz> que solicitó en su día y ello porque reunía los requisitos correspondientes.

Agrega que aunque es evidente que demostrar la inexistencia de mala fe se convierte en una prueba diabólica, de los documentos aportados y del perfil de la compañía demandada se puede inferir que el registro del dominio <tesa.biz> jamás ha obedecido a propósitos tendenciosos que puedan enmarcarse en las conductas descritas en la Política, apartado 4, b puntos i, ii, iii y iv.

La utilización de la denominación TESA viene de antaño y puede encontrarse sobre todo en los documentos corporativos. No existe conducta maliciosa alguna cuando mucho antes de que se registraran los dominios TESA era una denominación habitual para denominar a TELEFONICA.

Al gozar de derechos o intereses legítimos el registro del dominio <tesa.biz> la intención de TELEFONICA ha sido en todo momento la de utilizar el dominio registrado para referirse a sus negocios. TELEFONICA jamás ha ofrecido el dominio <tesa.biz> ni en venta ni de ninguna otra forma porque lo ha registrado para sí y para utilizarlo.

TELEFONICA no está impidiendo con el registro de <tesa.biz> que la demandante use sus marcas como dominio. Es la propia demandante quien ha hecho ostentación de algunos de los dominios que tiene registrados: <tesa.com> y <tesa.de>, lo cual evidencia que TESA AG. está utilizando sus marcas en Internet.

Agrega la demandada que TESA AG. no compite con ella, sus productos y actividades son completamente distintos y se desarrollan en sectores técnicos que nada tienen en común por lo que difícilmente puede tener intención de perjudicar un negocio que no tiene que ver con su actividad.

Dice la Demandada que la primera interesada en diferenciarse en el mercado es ella misma. Es imposible evitar en el sistema de los nombres de dominio que dos compañías en distintas partes del mundo tengan marcas, denominaciones o nombres idénticos para actividades diversas. El usuario de Internet es un usuario cualificado y atento, conocedor de esta circunstancia y cuando teclee el dominio <tesa.biz> y aparezca la página de TELEFÓNICA; si lo que busca es TESA AG, probará con otros dominios. Lo más normal es que el primer dominio que se teclee sea el ".com" y este es el que está utilizando, entre otros, la demandante TESA AG. TESA AG puede identificarse perfectamente en Internet sin necesidad de tener la titularidad de todos los dominios que incluyan la denominación TESA.

Que TELEFONICA no está utilizando el dominio <tesa.biz> en sí mismo no es indicativo de buena o mala fe porque los nombres de dominio pueden ser activados cuando su titular lo desee. TELEFONICA está realizando los oportunos preparativos para activar el dominio pero en ningún caso puede afirmarse que la inactividad del citado dominio suponga un acto de mala fe o perjudique los intereses de la demandante.

Por último alega la Demandada que las afirmaciones sobre la mala fe de TELEFONICA son gratuitas, absurdas y carentes de fundamento, y que TESA está intentando una "ciberocupación inversa".

Como se vio en el punto 4, la Demandante ha demostrado ser titular de derechos sobre la marca TESA, lo que por otra parte ha sido reconocido por la Demandada. Además, esos derechos marcarios son previos a la registración del nombre de dominio. Un simple cotejo muestra que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca sobre la que la Demandante tiene derechos, salvo por la adición del nombre de dominio del nivel superior ".biz", lo que es irrelevante a los fines del cotejo. Por ello el Panel tiene por cumplido el requisito de la STOP, Parágrafo 4(a)(i)

La Demandante niega que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio. La Demandada afirma que le cuadra la circunstancia de la STOP, Parágrafo 4(c)(iii): "usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios", y por ende, que sí tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Para probar este punto la Demandada agrega a la contestación de demanda, entre otros, los siguientes documentos:

a) Como documento 3 se acompaña copia de la resolución de fecha 26-11-1993 dictada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de España (Delegación del Gobierno en Telefónica de España, S.A.) por la que se resuelve el reclamo de un usuario del servicio telefónico contra la aquí Demandada. En esa resolución, página 4, el funcionario proveyente menciona en tres oportunidades a "T.E.S.A." y en otra oportunidad a "TESA". En los cuatro casos la referencia es inequívoca a Telefónica de España, S.A.

b) Como documento 4 se acompaña fotocopia de un artículo del periódico de ámbito nacional español "El País" de fecha 19 de mayo de 2002, firmado por Luis Aparicio, en el que se analiza un acuerdo entre Sogecable y la aquí Demandada para la integración de Canal Satélite Digital y Vía Digital. Al final de la primera columna figura una oración que reza: "Se abren sinergias en el área administrativa y tecnológica y posibilidades de explotar sinergias con Telefónica en el futuro, como aprovechar la red ADSL de TESA, a través del proyecto Imagineo, para distribuir los contenidos de la ‘nueva plataforma’, explican en Ibersecurities." Aquí también la mención de "TESA" es inequívoca a la aquí Demandada.

c) Bajo el mismo número de anexo figura un informe, sin fecha, pero que probablemente es del año 1993, de "C.I." (probablemente se refiere la sigla a "Comité Intercentros", una entidad gremial de trabajadores de la Demandada). Allí se hace un relato del estado de negociaciones con la parte patronal (la Demandada). En dos frases distintas se menciona a "TESA", en clara referencia a la Demandada en este procedimiento.

d) Con el mismo número de anexo se agregan dos impresiones de página Web relativas a un "I Foro Internacional de Publicidad", realizado en Madrid el 18 y 19 de abril del presente año. Allí figura la referencia a varias personas integrantes del departamento de publicidad de "TESA", en el contexto de una mención a profesionales publicitarios de Telefónica.

Por más que de esos documentos no se desprende que "TESA" sea una denominación de uso tan frecuente entre el público como "Telefónica", o como la propia denominación social de la Demandada, al menos le alcanzan a la Demandada para probar que le alcanza la circunstancia del Parágrafo 4(c)(iii) de la STOP.

En opinión de este Panel, "ser corrientemente conocido" ("commonly known" en el texto original inglés de la STOP) no significa que el conocimiento deba ser único, o exclusivo, o internacional, o notorio, sino que la circunstancia se satisface con un nivel de identificación o conocimiento suficiente para producir una convicción razonable en el panel que deba decidir. A los fines de este procedimiento la Demandada ha probado que el acrónimo "TESA" o "T.E.S.A." es conocido y usado por terceros de diversos ámbitos en España (periodístico, sindical, oficial y publicitario) para referirse a Telefónica, S.A.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante no ha probado que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio (STOP, Parágrafo 4(a)(ii)). Por el contrario, basado en la evidencia, este Panel considera que la Demandada ha probado que sí tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Quien quiera triunfar en estos procedimientos debe probar cada uno de los tres extremos mencionados en el Parágrafo 4(a) de la STOP. La falta de prueba del segundo extremo por la Demandante hace innecesario examinar el extremo del registro o uso de mala fe del nombre de dominio por parte de la Demandada.

El Panel considera que el nombre de dominio <tesa.biz> es idéntico a la marca TESA de la Demandante. Sin embargo, la Demandante no ha probado que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Por ello y conforme al Parágrafo 15(a) del Reglamento de la STOP, el Panel desestima la demanda, y decide no requerir la transferencia del nombre de dominio <tesa.biz>. Además, de conformidad al Parágrafo 15(e)(ii) del Reglamento de la STOP el Panel resuelve que ninguna demanda subsiguiente será permitida en relación al nombre de dominio en disputa..

Con relación a lo afirmado al punto VI. B in fine de la contestación de demanda, y teniendo en cuenta la naturaleza de la prueba allegada en este procedimiento por la Demandada para acreditar que "TESA" es un acrónimo por el que se la conoce corrientemente en España (ver punto 6.2. supra), se puede inferir que la Demandante, con sede en Alemania, pudo haber ignorado razonablemente y de buena fe que la Demandada tenía intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Por ello, este Panel considera que la Demandante no ha intentado una "ciberocupación inversa" del nombre de dominio (Parágrafos 1 y 15(d) del Reglamento de la STOP).