La parte demandante es Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, con domicilio en 52-60, Kurfürsten Anlage, Heidelberg D-69115, Alemania, representada por Don Marcelino Curell Aguila.

La parte demandada es Insol Informática, con domicilio en C/Andrés Pan Vieiro nº 28 Esc I 3D, 15670 A Coruña, España, representada por don José Luis Delgado Domínguez.

La demanda tiene por objeto los siguientes nombres de dominio (en adelante "los dominios", "los dominios en disputa" "los dominios controvertidos"):

<heidelberg-ocasion.com>
<heidelberg-ocasion.net>
<heidelberg-ocasion.org>
<heidelbergocasion.com>
<heidelbergocasion.net>
<heidelbergocasion.org>

El registrador de los citados nombres de dominio es Gandi.

De acuerdo a la propia declaración del demandante (efectuada en su demanda) y atendido el domicilio y nacionalidad de la demandada, el idioma del presente proceso es el Español.

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de febrero de 2003. En esa misma fecha, el Centro envió a Gandi vía correo electrónico una solicitud de verificación de los registros de los nombres de dominio en cuestión.

El 10 de marzo de 2003, Gandi, envió al Centro vía correo electrónico respuesta de la verificación efectuada.

Por su parte, el Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de marzo de 2003. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de abril de 2003. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de abril de 2003.

Posteriormente, el Centro procedió a designar a, Guillermo Carey, como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de abril de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El demandante sostiene su derecho en la circunstancia de ser titular exclusivo de la marca HEIDELBERG incorporada en los nombres de dominio en disputa. Dicha marca cuenta con registros tales como Marca Internacional N° 447080, clase 7, Marca Internacional N° 495536, mixta, clase 7, Marca Comunitaria N° 1649177, entre otras, para distinguir productos de la clase 7, y en diversos países del mundo, como por ejemplo, Alemania, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Israel, México, Nueva Zelanda, Singapur, Túnez, Venezuela, etc..

Agrega el demandante que el segmento distintivo de los dominios en controvertidos es precisamente la palabra HEIDELBERG, toda vez que la expresión "OCASION" en los nombres de dominio es un término netamente genérico. Al respecto, hace presente que la incompatibilidad entre una marca previamente registrada y tal expresión ya ha sido decretada por el Centro en el caso <toyota-occassions.com> (Caso OMPI No. D2002-0002, marzo 22, 2002).

Sostiene además que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio, a diferencia del demandante que si es titular de la marca HEIDELBERG, que como se dijo, cuenta con registros en diversos países del mundo. Asimismo, el demandante alega además no haber autorizado al demandado a utilizar su marca comercial para ningún fin y menos para operar un sitio web en que se haga oferta de maquinas que se distingan con la marca HEIDELBERG. Sobre este punto, precisan los demandantes que el hecho que los demandados oferten maquinaria HEIDELBERG fabricada por la demandante no los habilita para registrar nombres de dominio con esa expresión.

Finalmente, la demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y son utilizados en mala fe. Al efecto, indica que la marca HEIDELBERG es reconocida en diversos países del mundo, destacando que los productos de la marca HEIDELBERG se comercializan en España a través del distribuidor español MAQUINARIA ARTES GRAFICA HARTMANN S.A.

Al respecto, entre otros hechos destaca el demandante que el Grupo Heidelberg emplea a más de 24.000 personas en todo el mundo, que cuenta con 17 sitios web, 250 sucursales en 170 países y que en el año fiscal 2001-2002 sus ventas fueron de unos 5 billones de Euros con un beneficio neto de unos 201 millones.

Asimismo, el demandante puntualiza que el demandando conocía la existencia de la marca HEIDELBERG al tiempo de registrar los dominios en disputa y en pleno conocimiento del titular de las marcas comerciales HEIDELBERG, toda vez que en la página web que opera se refiere a ellos como "productos con gran presencia en el mercado de las artes gráficas". Además de lo anterior, la mala fe se encontraría sustentada a juicio de la demandante en el hecho que en el sitio web de la demandada la denominación HEIDELBERG aparece a título de marca en el costado superior izquierdo.

En cuanto a las semejanzas que puedan crear confusión entre los nombres de dominio controvertidos y las marcas del demandante, el demandando afirma que dicha circunstancia no se presenta en este caso considerando que la palabra HEIDELBERG corresponde al nombre de una importante ciudad en el suroeste de Alemania y al nombre de la universidad más antigua de ese país. Además es conocida por la existencia del "hombre de HEIDELBERG", antepasado del Homo Sapiens, de manera que nadie puede apropiarse de tal palabra en forma exclusiva.

Asimismo, objeta la comparación que efectúa el demandante entre su marca y los nombres de dominio de este caso, ya que ésta responde a una desmembración de sus elementos, con resultados incoherentes, agregando que la palabra HEIDELBERG corresponde a una expresión de uso común y el elemento OCASIÓN delimita su alance u objeto, ya que aclara que la maquinaria que se ofrece en el sitio es de ocasión o de lance, sin que compita con aquella de la prestigiosa casa demandante. Todo lo anterior demostraría que no existe el riesgo de confusión al que se refiere el demandante.

En cuanto a la analogía que el demandante hace con el caso del nombre de dominio <toyota-occasions.com>, el demandado sostiene que no resulta procedente por tratarse de situaciones de hecho diversas, al no ser Toyota un término de uso común y con una raigambre histórica y geográfica como la palabra HEIDELBERG.

Respecto a los derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio disputados, el demandado alega haber cumplido legítimamente con todos los requisitos necesarios para el registro de los mismos, agregando que el demandante no puede impedir al público en general usar la palabra HEIDELBERG, expresión que data del siglo XII.

En lo que atañe a la buena o mala fe del demandado, éste declara no desconocer el prestigio e importancia de la demandante, sin embargo, precisa que ello no significa que la palabra HEIDELBERG le pertenezca en forma exclusiva, sobre todo considerando que las actividades comerciales de las partes son diversas. Al respecto, señala que el motivo para utilizar la expresión HEIDELBERG radica en el interés de representar o garantizar la fortaleza alemana, país que posee las fábricas de material de artes gráficas más conocidas y prestigiosas, lo cual no implica el ánimo de atraer a potenciales clientes de la demandante.

El demandante ha establecido con abundante documentación la titularidad sobre la marca comercial HEIDELBERG para distinguir principalmente productos de la clase 7 del clasificador, registros que comprenden una serie de países de los cinco continentes.

Que en la comparación de dicha marca con los nombres de dominio en disputa, deben ponderarse las siguientes circunstancias:

• En los nombres de dominio controvertidos es posible distinguir claramente dos elementos, la palabra HEIDELBERG y OCASION, hecho que se ve reforzado por cuanto en tres de esos nombres, ambos elementos se encuentran separados por un guión formando el conjunto "heidelberg-ocasion".

• Que de ambos elementos, resulta evidente la preeminencia de la expresión HEIDELBERG por sobre la palabra OCASION, considerando: 1) la ubicación de ambas palabras en los conjuntos analizados, ya que todos presentan como primer elemento la palabra HEIDELBERG; 2) De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (vigésimo Primera Edición), la palabra "ocasión" significa, entre otras acepciones, "oportunidad o comodidad de tiempo o lugar, que se ofrece para ejecutar o conseguir una cosa; Causa o motivo por que se hace o acaece una cosa", circunstancia que demuestra la función accesoria o complementaria que dicha palabra cumple respecto del elemento HEIDELBERG que aun considerando cualquiera de sus acepciones o connotaciones aparece destacado por la significación del segundo elemento, de acuerdo a lo indicado (criterio que comparte lo expresado en el caso del nombre de dominio <toyota-occasions.com>).

• Que sin desconocer todos los alcances y significaciones que pueda atribuirse a la palabra HEIDELBERG, resulta evidente y relevante en este punto el valor que como marca comercial para distinguir productos de impresión gráfica le ha conferido la demandante (hasta el punto de corresponder a una marca famosa y notoria), circunstancia ampliamente acreditada en este procedimiento y reconocida por el demandado.

• Que en la comparación de la marca de propiedad de la demandante con los nombres de dominio en disputa, resulta determinante como factor de confusión, considerar del rubro o actividad comercial respecto del cual cada una de las partes emplea sus respectivas expresiones, que a juicio de este Panel corresponde al mismo ámbito de operación, teniendo en cuenta que el giro de ambas compañías pertenece a la comercialización de máquinas de impresión gráfica.

Que la presencia de la marca HEIDELBERG en los nombres de dominio disputados y la concurrencia de todas las circunstancias anotadas obliga a concluir que entre éstos existe una similitud que causa confusión entre los mismos.

Que para los efectos de determinar un derecho o interés legítimo por parte del demandado para registrar los nombres de dominio en disputa, este Panel ha tenido en consideración los siguientes elementos:

• Que el sólo hecho de haber cumplido con las formalidades propias del registro de un nombre de dominio, en nada favorece al demandado para establecer derechos o intereses legítimos para el uso de un identificador en el ámbito de Internet, ya que ello sólo da cuenta de la concurrencia de requisitos externos que no dependen de la presencia o ausencia de derechos preexistentes o de la legitimidad de sus intereses para contar con un determinado registro nombre de dominio.

• Que el derecho involucrado en un conflicto de esta naturaleza, sólo podría corresponder a la propiedad sobre la denominación usada como nombre de dominio, propiedad que únicamente puede ser reconocida por la existencia de una marca comercial registrada previamente por parte del demandado u otro atributo legal que sea reconocido legalmente.

• Que no existe prueba o indicio alguno que permita establecer que el demandado posea ese tipo de derechos conforme a lo indicado.

• Que además de la ausencia de derechos preexistentes por parte del demandado, también se advierte la inexistencia de intereses legítimos para haber registrado los nombres de dominio en cuestión, toda vez que a la conexión entre los giros comerciales de las partes, debe sumarse el hecho que la expresión HEIDELBERG se encuentra destacada en la parte superior izquierda del sitio web que opera el demandado y que además contiene en forma destacada la siguiente leyenda "podrá Ud. encontrar todos los modelos de máquinas Heidelberg de antigua y nueva fabricación, así como maquinaria de otros fabricantes con gran presencia en el mercado de las artes gráficas".

Considerando que el registro de un nombre de dominio constituye una forma de hacer uso de una denominación en internet, con el objeto que terceros sean capaces de identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual, es posible establecer que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos para el registro de los nombres de dominio en disputa, toda vez que de los puntos anotados se deduce que además de carecer de derechos preexistentes, la conducta del demandado demuestra el interés de usar y destacar la expresión HEIDELBERG con el objeto de explotar una actividad comercial que no se identifica con ese nombre gracias a su prestigio y talento sino que ello, corresponde a la fama de la marca de propiedad del demandante.

A objeto de establecer el conocimiento que el demandado eventualmente tenía de la existencia de la marca de la parte demandante y la intención de registrar los nombres de dominio en controversia pretendiendo el aprovechamiento de un prestigio ajeno, este Panel ha tenido en consideración las siguientes circunstancias:

• El espectro de la propiedad marcaria acreditada por la demandante se encuentra limitado a los productos o servicios protegidos por los registros correspondientes, por lo tanto, dado el carácter de especialidad de la propiedad marcaria, no puede pretenderse un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de contar con registros de una marca comercial igual o semejante a los nombres de dominio en disputa.

• Que por su parte, el mero registro de una o más marcas comerciales no implican necesariamente el conocimiento de dichos signos por parte del demandado, aun cuando sus registros correspondan al país en que se encuentra domiciliado.

• Que la fama y notoriedad que ha acreditado la demandante respecto de la marca HEIDELBERG, sumado a la identidad o conexión entre los rubros de las partes de este conflicto, permiten establecer un claro indicio del conocimiento que el demandado pudo tener respecto de la existencia y características de la empresa demandante.

• Que a este respecto, el propio demandando ha reconocido el prestigio y reputación de la demandante en su escrito de contestación, lo cual no deja lugar a dudas respecto de los hechos que tuvo en consideración al tiempo de decidir sobre el registro de los nombres de dominio en conflicto.

• Que en estas circunstancias, la defensa esgrimida en orden a que la inclusión de la palabra HEIDELBERG dentro de los nombres de dominio controvertidos corresponde simplemente al interés de representar la fortaleza de la industria alemana en general como país destacado en la producción de maquinaria de impresión gráfica, no resulta plausible al observar el destacado uso y referencia que se hace de la marca HEIDELBERG y los productos de su titular en el sitio que opera el demandado.

• En este orden de ideas, si efectivamente se pretendía resaltar las virtudes de la industria alemana en el rubro en cuestión, por sobre cualquiera de los distintos competidores de ese mercado, no podría haberse elegido como nombre de dominio aquel que precisamente contiene la marca de quizás el más destacado de los productores de esta maquinaria, hecho que demuestra el deliberado propósito de atraer a quienes por el conocimiento de dicha marca, pudieran acceder al sitio web que opera el demandado.

• Que lo anteriormente señalado no obsta al eventual derecho del demandado para comprar, ofrecer y vender máquinas distinguidas con la marca HEIDELBERG, cuestión que no forma parte del reproche efectuado a la conducta del demandado.

Que todas las circunstancias antes anotadas permiten concluir que el demandado ha obrado de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa.

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el experto único ordena que los siguientes nombres de dominio:

<heidelberg-ocasion.com>
<heidelberg-ocasion.net>
<heidelberg-ocasion.org>
<heidelbergocasion.com>
<heidelbergocasion.net>
<heidelbergocasion.org>

sean transferidos al Demandante.